非屬抽象概念之程序與方法應具有可專利性，而MT Test 是其重要判準

而在2010年6月29日，美國聯邦最高法院就在Bilski v. Kappos案（註1）判決（下稱Bilski案）中確認CAFC的判決，表示Bilski公司並無法就其大宗商品的避險交易操作方法，即「對沖風險管理方法」申請專利。

單純的自動化，並不具有可專利性

美國聯邦最高法院乃對系爭專利請求項執行該MT Test測試，發現Bilski的商業模式發明並不能通過此檢驗，其並不能產出「具體結果」（Tangible Result），判定其僅為「抽象概念」（abstract idea），所以認定其並不具專利適格（patent ineligible）（註2）。

這是因為，這樣僅僅將人工也能進行的抽象概念（數學演算法）或自然法則（物理定理）的計算或轉換，僅藉由電腦來加速實現，是單純的自動化，並沒有技術創新，就不應該授予專利的保護。

但同時美國聯邦最高法院在該判決中，駁斥CAFC的見解，認為不應以MT Test為確認方法或程序專利標的是否具有專利適格性的唯一判斷標準，認為如此一來將增添法條所無之限制，並不適當。因為本Bilski案判決相當重要，所以詳述其意見如下。

在本Bilski案由Anthony Kennedy大法官所代表撰寫的多數意見判決書指出，美國最高法院過去判例一再提醒，不應導入國會立法時未明示的限制條件。詮釋專利法條文時，除非法規另有定義，否則應以文字的通常意思解釋。對照適格方法發明的相關判例來看，這項通則僅有一組確定之例外，即「自然法則」（Laws of nature）、「物理現象」（natural phenomena）與「抽象概念」（abstract ideas）不可授予專利。此些例外雖未寫入法條內容，但35 USC 101有明文規定，唯有「新而有用」（new and useful）的人為發明才能授予專利，而此些例外皆非人為之新而有用技術研發成果，基本符合本條條文意旨，且行之久遠，已有150年的歷史。

具有專利適格性的程序發明，必須具有特定實際應用

也就是說，美國聯邦最高法院於本案判決中認為，35 USC 101條文明文規定，凡符合新而有用要件之「程序」（process）、「機器」（machine）、「製品」（manufacture）、「物之組合」（composition of matter）四類人為發明皆具有資格可申請專利（若要獲證，還須符合其他本法所規定的條件），但過去150年來的美國法院實務判例（如本文前所述），已將自然法則、物理現象及抽象概念列為除外事項，例如「科學原理」（scientific principles）、「自然現象」（naturally occurring phenomena）、「思考過程」（mental processes）、「數學演算法則」（mathematical algorithms）等，皆列為並不具有專利適格性之客體，美國聯邦最高法院也極為贊同。

因此，該案判決多數意見認為，依據35 USC 101法條之文義解釋，「一個具有專利適格性的程序（軟體或商業方法）發明，必須具有特定實際應用」（註3）。美國聯邦最高法院對其執行MT Test，發現Bilski的商業模式發明並不能通過此檢驗，認為其並不能產出具體結果，而判定其僅為抽象概念，所以並不具可專利性。

MT Test並非方法專利適格性的唯一判斷標準

但多數意見也認為，若以MT Test為35 USC 101適格方法發明的唯一判斷標準，將違背前述之法條詮釋原則，且增添法條所無之限制，並不適當。且依同法第 100條(b)項對於「程序」的定義，第§101條規定之「程序」（process）一詞意為：程序、「技藝」（art）或「方法」（method），並包括對既知程序、機器、製品、物之組合、材料（material）等做新的利用（註4）。若依通常意思來解釋，這段話並沒有表示可授予專利的程序需要有搭配機器裝置或伴隨物品轉換的限制條件。

換言之，決定一個程序或方法發明是否符合美國專利法第101條定義時，美國聯邦最高法院先前判例雖也顯示MT Test可作為驗證的工具，並提供有用而重要的判斷線索，但它強調其並不是決定方法發明之專利適格性的唯一判斷標準。

因此，該判決再次強調，依據美國專利法第§101條規定，前述之「機器或轉換」測試（MT Test）並不是決定一個程序（軟體或商業方法）發明是否具有專利性的唯一方法。所以，即便Bilski主張的方法發明無法通過MT Test的判斷標準，亦不代表Bilski所主張的方法發明並非35 USC 101規範可授予專利的發明。

Bilski案之後的可專利性判準

通過分析前述所有的美國判決先例，於Bilski案判決做成之後，對於可專利性的判準，我們可以明確以下幾點：

• 如果一項權利要求所包括的內容，除了自然規律、物理現象或抽象概念之外，幾乎沒有其他內容，則該權利要求極有可能並不屬於可授予專利的對象。
• 對於一套數學公式，如果只是把應用範圍限制在某個特定的技術用途，則該數學公式並不會因此變成可授予專利的對象。這是因為抽象的數學公式本身並不具有專利適格性，所以無論該專利申請範圍包含了該公式的全部用途，還是申請人所限制的部分特定用途，都不能被授予專利。
• 對於一項包含數學演算法（Algorithm）的專利請求項，如果除了數學演算法之外，還包括其他獨創概念或新而有用之結構，則該請求項可能具有專利適格性。

遺憾的是，對於包含數學演算法的程序與方法權利要求（請求項），如何認定該權利要求是否屬於美國專利法第101條所規定的可授予專利對象，如Bilski案判決所述，到現在還沒有簡單直接的判斷標準。但如果一項權利要求：(1)與特定的機械或設備結合；或者(2)能將特定物件轉換成其他狀態或其他物件，亦即如果該權利要求滿足了前述的MT Test判準，則該權利要求就很有可能是屬於美國專利法第101條所規定的可授予專利對象，而具有專利適格性。

也就是說，對於程序與方法的發明，美國聯邦最高法院，在Bilski案判決上，基本上是維持其一貫的見解，也就是說「能產出有用、具體及確實結果的程序，具有可專利性」，但「抽象概念本身」與「單純的自動化」，並不具備可專利性。但是由於美國聯邦最高法院在該案判決又說，MT Test雖然可作為驗證一個程序或方法發明是否具有可專利性（專利適格）的重要工具，但它強調其並不是決定方法發明之專利適格性的唯一判斷標準。

如此一來，下級法院，尤其是CAFC，因為美國聯邦最高法院在2010年的Bilski案判決裡說MT Test並不是判斷程序與方法發明的可專利性之唯一判準，他們就又要忙著去尋找其他具體可行的判準作為替換或補充了。下面筆者以另一Alice v. CLS Bank判例，來做說明。

保付交易商業模式

澳洲Alice公司擁有四個美國專利，美國專利號分別為5,970,479、6,912,510、7,149,720、7,725,375，所請發明簡單來說，就是個中間有第三方介入的電子交易平台，交易前先由公正第三方確認買賣雙方帳戶金額與履約能力，確定沒有問題之後，再由此一第三方指示雙方完成交貨與付款，其操作概念等同傳統之「保付」（Escrow）交易模式的電子化，可降低買賣雙方交貨與付款的風險（註5）。

CLS Bank International 與 CLS Service Ltd.於2007年5月向哥倫比亞地方法院對Alice Corporation提出確認之訴，地方法院以即決判決（summary judgment）否定此四個專利的可專利性，因其為Bilski案中所確立的抽象概念，而宣布該等專利無效。

CAFC第一次CLS Bank判決

Alice公司不服地院判決而上訴，如前期文章《蘋果與谷歌專利大戰之省思－論專利損賠計算、標準基礎專利與軟體與商業模式的可專利性》所述的，於2012年7月9日，美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC），在CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd.案（註6） （以下簡稱CLS Bank案），以2-1的判決認為「以電腦實施的方法、系統與產品」（computer-implemented methods, systems and products）所取得之專利，在美國專利法（35 U.S.C. § 101）規定下，除非有「明顯證據」（Manifestly Evident）顯示其包含的是抽象概念，否則仍為有效（註7），因而推翻了地院的判決，認為因該等方法是嵌入於機器，且該電腦之於所請求發明是有技術性的實施，故系爭專利請求項並非抽象概念，而符合美國專利法第101條之要件。此判決的分歧，代表此方法或程序發明之可專利性的議題仍存有極大爭議。

「明顯證據」測試（ME Test）

多數意見還在該CLS Bank案判決裡表達了CAFC使用前述之「機器或轉換測試」（MT Test）以決定「用電腦實施之方法或程序」之抽象性（abstractness）上的困難，在研析了CAFC近期判例（註8）後，Linn法官主筆的多數意見認為，「若當此一機器被加入後，若形成一個對於保護範圍有意義的限制，而且是該方法能夠被實行的重要因素，而不是僅使某解答較快被完成，例如僅藉助電腦明顯較快之運算能力，那麼該機器前述之限制即使得該方法具有可專利性」（註9），而推翻了地院的判決，認為因該等方法是嵌入於機器，且該電腦之於所請求發明是有技術性的實施，因而認定Alice公司的專利具備專利適格而有效。

兩週後的另一CAFC判決，在Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada（註10）案上，CAFC法官除使用MT Test外，即以系爭請求項（Claim 9 of U.S. Patent No. 5,926,792）所述之電腦並非該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的「重要」因素，未能通過此一ME Test，而判決該專利請求項無效（註11）。

筆者認為對於「用電腦實施之方法或程序」，於前述的「MT Test」測試基準之外，CAFC再增加此一具有「明顯證據」，顯示「電腦為該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的重要因素」，而可證明其並非屬於單純自動化的「ME Test」測試基準，其用意就是要求該等用電腦實施之方法或程序，須證明其與一般來說並不具專利性的程序不同，「該電腦須與該發明程序整合，且使其具有以人工計算或演算該程序所不能達到的功效」（註12），才能確定其非為不具專利性之抽象概念，並非「恣意增加法令前所無之限制」。

單純的自動化，並不具備可專利性

筆者認為，該判決所謂「電腦為該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的重要因素，而不僅使某解答較快被完成」，其實是「並非單純將現有程序用電腦程式編碼（亦即編寫程式，program coding）後用電腦完成」的另一種表述方式，其實就是換個方法表示前述多則美國實務判例所認定的，「單純的自動化，並不具備專利適格」的看法。

這是因為，程式寫作者（programmer）照著某演算法（流程圖）與資料結構，去編寫程式，其所得的結果，是一個創作沒錯，但是其僅能得到著作權，對於該表達方式（程式碼）的保護。這是因為，若抽離了那個演算法與附屬的資料結構後，程式寫作者所實行的，僅僅是編輯與翻譯等行為，其中並沒有任何技術進步內涵，更不要說什麼發明創見了。

但是此案CAFC的第一次判決，多數意見以此ME Test判準，對於Alice公司系爭專利操作的結果，卻不太合理，這種常見的第三方保付交易方法，僅僅用電腦程式與系統來完成，其實就是把既有的人工程序「單純自動化」而已，這分明是最高法院多則判例所明指的抽象概念，或其單純的自動化實施行為，它怎麼會產生可專利性呢？

而且，該判決多數意見不應該先推定用電腦實施的方法或程序，具有可專利性，然後要求能找到所謂「顯著證據」，證明其為非後，才能推翻此認定，筆者認為這樣是不對的。應該是找到顯著證據，證明其為抽象概念本身，或其單純的實行行為，就可以判定其不具可專利性；而若找到顯著證據，證明其有應用抽象概念，且有新而有用的其他技術思想，並產生有用、具體與確實的結果，就可以判定其具有可專利性才是。

修正後之「明顯證據」測試（ME Test）判準：非為「單純自動化」

所以，筆者認為本判決所提出之原ME Test判準與其應用方式並不正確，該ME Test判準應進行修正，判斷用電腦實施之方法或程序，並非為單純之自動化實施行為，如下所示：

若用電腦實施之方法或程序，有明顯證據顯示其為「單純的實施自動化」（將商業方法、數學公式或演算法轉換為電腦程式），或「單純將現有程序用電腦程式編碼後用電腦完成」，而無其他新而有用的部分，則其極可能並不具備專利適格，並不能得到專利的保護。

所以，在筆者這樣的解讀下，CAFC於此案創設的ME Test判準，經過修正後其實只是重複前判例見解，強調「單純的自動化，並不具備專利適格」，它就並不是美國聯邦最高法院於Bilski案所明文駁斥CAFC的「恣意增加法令前所無之限制」，而如同MT Test一般，可以被法院或專利局用於判斷程序請求項是否具備可專利性。

CAFC第二次CLS Bank聯席判決

CLS Bank公司不服前述判決，而請求CAFC全院聯席（en banc）審理，CAFC進行重新審理後，於2013年5月10日公布本CLS Bank案10名法官的聯席重審結果，如前期文章《由CLS Bank案看35 USC 101可予專利客體爭議》所述的，這是一紙未提示撰稿人的Per Curiam法庭意見書：多數法官分析判斷該案請求項描述的只不過是傳統保付（Escrow）交易概念，並未包含多於抽象概念或自然法則的額外特徵，亦即並未增加了有意義的特徵，電腦的存在，對其實施亦非重要，而肯認該案系爭方法請求項及媒體請求項，並不符合美國專利法第101條規定，並不具專利適格而無效，而系爭系統請求項是否為美國專利法第101條所規範的可授予專利客體，正反意見各獲5票，故仍維持地院原判，系統請求項亦非美國專利法第101條所規範的可授予專利客體，也為無效。

但多數意見，還增加了要分析請求項剩餘內容，判斷是否寫入其他實質限制／特徵，以確認其專利範圍實際上並未一網打盡所述概念的所有應用，亦即應避免專利先佔（preempt）某特定概念的所有應用。這點筆者認為有點畫蛇添足，且不知所云。

筆者認為，不管該等專利請求項是否先占某抽象概念的所有應用，如果某發明，應用了自然法則／抽象概念，進行了某種轉換，而產生有用、具體與確實的結果，既非抽象概念或自然法則本身，也不僅是單純的自動化行為，則其就具有可專利性，可以得到專利的保護才是。

也就是說，對於「用電腦實施之方法或程序」，如果該發明（技術方案）所含程式能將演算法（數學公式）與某種機器設備結合，或使物件產生狀態變化或其他物件，而產生有用、具體與確實的結果，而不僅僅是用電腦加快了解答的完成，亦即通過了MT Test判準，與（經筆者修正的）ME Test判準，這發明以整體觀之，就極有可能具有符合美國專利法第101條所規定的可專利性。

Newman法官在其意見書中也特別指出，CAFC以聯席審理方式重審本案，原是為了替美國專利法（35 USC）第101條提供客觀標準、降低判斷變數，但最後不僅未達共識，更產生至少3套判斷標準，各吹各的調，則訴訟結果可能因合議庭組成陣容而有變化，專利適格性成了不提白不提的投機性訴訟攻擊標的，如此結果會使專利制度顯得更不可靠，造成廠商成本增加，而不利創新，對於其說法，筆者深以為然。

美國聯邦最高法院CLS Bank判決

這個案子還沒打完，Alice公司當然不服上述CAFC認定其所有專利請求項並不具專利適格性而無效的聯席判決，上訴美國聯邦最高法院。經過超過一年的審理後，於2014年6月19日，美國聯邦最高法院作出著名的Alice corp. v. CLS Bank案（註13）（下稱Alice Corp.案）判決，再次確認該等請求項為不具專利適格性（patent-ineligible）的抽象概念（abstract idea），並非美國專利法第101條規範之可授予專利的對象。

美國聯邦最高法院於本Alice Corp.案判決強調，以人類智慧堆砌的技術應用，如同院先前Mayo案（註14）判例所示，應該要產生某種「轉換」（transformation），才可能是可授予專利的標的，而具有專利適格性。而且，如Mayo 案所示的兩段式判斷架構（Framework），該轉換，不能僅是抽象概念的「單純自動化」實施行為，在抽離了該等抽象概念後，是否還含有其他「新而有用」的「創造概念」（inventive concept）。因此整篇判決多數在討論這個概念，是否系爭專利所主張的權利要求（請求項）能否通過MT Test，而具有可專利性。當然，其中很重要的依據就是同院2010年做出的Bilski判例，內容如本文前所詳述。

Alice corp.案判決還強調的，無論是自然法則、物理現象、抽象概念哪一類專利適格性之例外，不管屬方法、機器、製品、物之組合哪一種發明，都應以同一套標準進行審查，而且指明應以Mayo 案所示的兩段式判斷架構為準據。

對於本Alice Corp.案，美國聯邦最高法院由法官Thomas主筆的判決理由書，據此最後宣判：『本案系爭專利發明，包括方法、儲存媒體、系統類型請求項，其個別元件經獨立或順序組合後評估，都只是以非特定的一般電腦實施抽象概念發明，缺乏「創造概念」（inventive concept），不足以把並不具專利適格性的抽象概念，轉換為具專利適格性的抽象概念之應用，因此全部都不屬於美國專利法第101條所規範的可予專利客體。（註15）』

也就是說，美國聯邦最高法院於該判決再次明文指出，「僅使用一般的電腦系統來實施一抽象概念，單純的自動化，並不能使其轉化成具有可專利性的標的。（註16）」法官Sotomayor、Ginsburg、Breyer等更出具協同意見書，一致認定僅描述商業交易方法的權利要求（請求項）為抽象概念。

總之，如前文所述，含有新而有用的技術思想（創造概念）或結構，且產生有用、具體與確實的結果的電腦軟體或商業方法，具有可專利性，已經通過美國聯邦最高法院與美國CAFC多則判例釐清，並創設了MT Test與（經筆者修正後的）ME Test來判斷其是否屬於抽象概念的基準，再經過Bilski與Alice Corp.等案的反覆強調後，已獲得美國法院實務之普遍支持與認可。筆者試將其歸納於下。

可專利性的判準

如果某發明，應用了自然法則或抽象概念，進行了某種轉換，以整體觀之，若有顯著證據顯示，除該法則之外，含有新而有用的技術思想（創造概念）或結構，且產生有用、具體與確實的結果，則該發明極有可能具有可專利性；若有顯著證據顯示，其為抽象概念或自然法則本身，或其實施行為，或該轉換僅是單純的自動化行為，則其就極有可能不具有可專利性。

筆者接著介紹USPTO據此製作的關於可專利性的最新審查指引，接著下篇將簡介中國與台灣與可專利性相關的審查基準規定，提供各位讀者參考。

備註

1. Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010), http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf.
2. Nate Anderson, Supreme Court: "business method" and software patents OK, CIVILIZATION & DISCONTENTS, LAW & DISORDER, June 29 2010, 1:08am.
3. “A process claim, to be statutory under 35 U.S.C. 101, must be limited to a particular practical application”, Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010).
4. 美國專利法35 U.S.C. § 100規定：”(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.”
5. “Alice Corporation (“Alice”) is the owner of U.S. Patent Nos. 5,970,479 (“the ’479 Patent”), 6,912,510 (“the ’510 Patent”), 7,149,720 (“the ’720 Patent”), and 7,725,375 (“the ’375 Patent”). These patents cover a computerized trading platform for exchanging obligations in which a trusted third party settles obligations between a first and second party so as to eliminate “settlement risk.” Settlement risk is the risk that only one party’s obligation will be paid, leaving the other party without its principal. The trusted third party eliminates this risk by either (a) exchanging both parties’ obligations or (b) exchanging neither obligation.”, see note 26.
6. CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012), http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.pdf.
7. Fenwick & West LLP, The Federal Circuit addresses the abstract idea exception to 35 U.S.C. § 101, Lexology, August 27 2012.
8. 如Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S. Ct. 1289 (2012).
9. "Where the 'addition of a machine impose[s] a meaningful limit on the scope of a claim,' and 'play[s] a significant part in permitting the claimed method to be performed, rather than function[ing] solely as an obvious mechanism for permitting a solution to be achieved more quickly, i.e., through the utilization of a computer for performing calculations,' that machine limitation renders the method patent eligible."
10. Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada, 2012 WL 3037176 (CAFC 2012), http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1467.pdf.
11. Raymond Millien, Business Methods (and Software) are Still Patentable!, Patents & Patent Law, IPWatchdog.com, August 28, 2012 @ 7:25 am.
12. “To salvage an otherwise patent-ineligible process, a computer must be integral to the claimed invention, facilitating the process in a way that a person making calculations or computations could not…”, See note 17.
13. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, No. 13-298, 2014 BL 170103 (U.S. June 19, 2014), http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.
14. Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 566 U.S. 10-1150(2012).
15. 黃蘭閔，USPTO公告(電腦實施)抽象概念相關發明新審查指南，北美智學院，2014/6/26。
16. "We hold that the claims at issue are drawn to the abstract idea of intermediated settlement, and that merely requiring generic computer implementation fails to transform that abstract idea into a patent-eligible invention.",  http://www2.bloomberglaw.com/.

作者： 陳宜誠　律師 現任： 北美智權教育訓練處處長／首席研究員 經歷： 美商諾曼第燃料電池 技術長 英商英特維數位科技 董事長特助 台灣電腦專案事業部 負責人 東吳大學法律研究所 碩士 台灣大學電機研究所 碩士

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