相較於3D（立體）外觀設計的圖式修正，USPTO對於2D（平面）設計、電腦圖像或介面設計圖式修正的審查態度相當保守且嚴謹。本文介紹近10年的美國設計專利的電腦圖像申請案較具代表性的案例 ，說明USPTO在電腦圖像申請案圖式修正的審查基準與實務操作，希望能提供國內廠商及專利業界在美國申請圖像或介面設計專利時作為參考之用。

※本文摘錄自[解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務]

MPEP有關設計專利說明書及圖式修正的審查基準

MPEP第十五章中有關專利法第112條說明書之規定指出，在決定申請專利之揭露是否符合專利法第112條(a)款規定之揭露要件前，必須先判斷申請專利想要保護的範圍（scope of protection），是否可據以實施 。因為設計專利的申請專利範圍（claim）的制式用語為「如圖所示及說明書所述者」，圖式中的揭示與說明書中任何的窄化敘述之說明都會被併入去解釋專利權範圍，在決定申請專利所欲保護的範圍時，也要判斷該說明內容是否可據以實施。

「新事項」是在原說明書、圖式或申請專利範圍中無前提基礎（no antecedent）之設計標的。申請專利範圍的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之，在原始說明書及／或圖式中沒有前提基礎的申請專利範圍修正會導致新事項，若是新增之設計標的在原始說明書中並未記載，依專利法第112條(a)款的規定，該專利範圍應予核駁。如果修正揭露內容未影響專利範圍者，例如：設計名稱或圖式中以虛線揭露的環境，在最初申請中無前提基礎下，則必須依專利法第132條之規定，以原申請文件未能予以支持而先行核駁，並要求刪除新事項。

USPTO依據專利法第112條規定分析2D設計與3D設計適用法條之間的差異，並認可其間的區別。2D平面設計無需適用可據以實施要件（enablement requirement），而主張之設計是產品外觀的3D設計，說明書與圖式中所揭露的外觀設計必須是可據以實施的。提出申請之後，2D的平面設計不能透過修正或連續申請的方式將其中的某一部分從整體設計中分離出來。因此，申請人將圖式中的實線改為虛線或虛線修改為實線所提的修正，都會導致該修正形成一個不同的設計，而這設計是原始的說明書或圖式不支持的。

圖1 Daniels的水蛭捕捉器設計專利申請案

CAFC在Daniels案件[1]中所論述的，是可以從工業產品表面完全移除的表面裝飾設計，而不會影響水蛭捕捉器本身的設計（如圖1所示）。電腦圖像或是圖形化使用者介面設計不能類比於Daniels案件的表面裝飾，如果2D的平面設計或圖像可以做任何的修改，等於開啟一扇閘門讓原始的圖像（original image）可無止盡的任意修改。例如：圖2左側所示的是原始揭露之圖像1，經由申請人任意選擇或擷取可以任意變更為圖像2、圖像3或圖像4。如果所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理地得知修正後之圖像2、圖像3或圖像4已包含在原始圖像1之中，這些變化的圖像將被認為已導入新事項而不被允許。

圖2 USPTO解釋變化圖像導入新事項之範例

揭露且已敘述的圖式修正要件的案例
說明書可支持且充分揭露的圖式修正

2003年10月30日全錄公司（Xerox Corporation）申請一個關於「影像處理機的使用者介面」的設計專利（如圖3左側所示）。說明書記載：Fig.1是影像處理機的使用者介面之部分的透視圖；Fig.2是可選擇的視圖；Fig.3是按壓或選擇狀態；Fig.4是不可選擇的狀態，另以文字解說各個圖式的按鍵介面。USPTO的審查人員認為：Fig.1揭露的是包含3個滑動按鍵的使用者介面，Fig.2- Fig.4是滑動按鍵實施例的放大圖，所揭露的是單一滑動按鍵的介面。從說明書及圖式無法清楚得知本案所主張之設計究竟是什麼：是Fig.1的一組3個按鍵的使用者介面設計？還是如Fig.2- Fig.4的3個不同的按鍵介面設計？

全錄公司將Fig.1中央及右側以實線揭示的滑動按鍵修改為以虛線呈現，將Fig.2的說明修改為放大圖，Fig.3的說明修正為滑動按鍵第2實施例的放大圖，並將Fig.4 刪除。USPTO接受這種修正（如圖3右側所示），認為主張設計之部分已清楚且明確，已符合專利法第112條及施行細則第1.121之規定。2005年6月14日核准公告。

圖3 全錄公司的29/192,775申請案之圖式

原始圖式中可支持且充分揭露的圖式

2007年7月蘋果公司提出一個關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/282,383，簡稱383申請案），其中包含430個實施例及430張視圖，383申請案是申請序號29/281,695申請案（簡稱695申請案）的連續申請案（CA）。審查人員將383申請案的設計分為274個群組，並要求申請人選擇及分割申請。2009年3月，申請人將其中的Fig.222-Fig.224三個設計分割申請（申請序號29/362,727，簡稱727申請案），並將其標示為Fig.l至Fig.3（如圖4所示），每一圖式中介面最內層的矩形框是以虛線揭露，並要求享有695申請案的申請日利益。

圖4 29/362,727申請案及29/282,383申請案之相關圖式

核駁理由說明：依據MPEP第1504.01(a)的規定，電腦形成圖像（computer-generated icons）無論是由整個螢幕顯示的介面還是其中個別的圖像，都必須符合專利法第112條之書面說明要件。695申請案圖式中的Fig.222-Fig.224介面設計最內層的矩形框是以實線揭露（如圖5所示），而727申請案Fig.l至Fig.3與383申請案的Fig.222-Fig.224中介面最內層的矩形框是以虛線揭露。申請人將695申請案中的實線矩形框線改以虛線揭露，所屬領域中熟悉該技藝之人士由695申請案原始圖式無法合理得知727申請案之設計，不符合專利法第112條之書面說明要件，故無法享有第120條所規定的先申請案之申請日利益。

圖5 29/281,695原始圖式

申請人提出695案的Fig386-Fig.390圖式，並說明在原始圖式中其他相同配置之介面設計中最內層的矩形框是以虛線揭露（如圖6所示），已將該矩形框線從主張的介面設計中排除，所屬領域中熟悉該技藝之人士應該可由695申請案原始圖式合理得知727申請案之設計。審查人員認同經由695申請案的Fig386-Fig.390圖式之揭露，所屬領域中熟悉該技藝之人士可得知727申請案之設計，383申請案及727申請案可享有695申請之申請日利益。

圖6 申請人申覆理由中的比對圖

不主張設計之部分不能以實線方式揭露

2011年8月日本Seiko Epson公司提出「頭盔顯示器之圖形化使用者介面像」設計專利申請，申請序號29/398,765其中包含8個實施例及8張視圖。審查人員將第1-第6實施例分為1個群組，第7-第8實施例分為另1個群組，要求申請人選擇申請。申請人選擇保留第1-第6實施例的群組，刪除另1群組，並提出第一次修正圖式（如圖7左側所示）及書面說明，其中記載著「在Fig.1-Fig.F右上角的4個圖像（icons），例如3G、訊號強度、電池充電狀況及時間的圖像僅是為了圖解說明環境，並不夠成主張設計之一部分」。

核駁理由說明：在核准設計專利的說明書中記載圖式中以實線揭示不主張設計之部分，這種記載是不被允許的，並建議申請人將圖式中不主張設計之部分以虛線方式揭露。申請人依審查人員的建議修正圖式（如圖7右側所示下方），2014年1月提出第二次修正，2014年7月核准公告。

圖7 Seiko Epson公司的29/398,765申請案之相關圖式

說明書未支持且無法合理得知的修正案例
導角與陰影線與母案之原始圖式不一致

2007年6月蘋果公司提出關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/281,460，簡稱原申請案），包含194個實施例及194張視圖。審查人員將該等設計分為194個群組，並要求申請人分割申請。2009年11月分割出申請序號29/350,471的申請案，2010年6月又分割出申請序號29/364,272的申請案（如圖8中央所示，簡稱272申請案）。審查人員將272申請的Fig.1與原申請案的Fig.14一起比對並說明，如果272申請案要享有原申請案之申請日利益，其所附之Fig.1-2深色方形框底邊兩側圓弧角及陰影修飾是原始圖式無法支持的，必須將之移除，修正的圖式必須與原申請案的原始圖式Fig. 14一致。2011年11月，申請人依據審查人員的建議修正圖式，2012年5月核准公告（如圖8右側所示）。

圖8 Apple公司的D660,315申請歷程之相關圖式

虛線修改為實線的修正

2007年6月蘋果公司提出一個關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號29/281,695），其中包含401個實施例及410張視圖。USPTO的審查人員要求申請人分割申請。2009年3月，申請人提出第一次修正，只保留Fig.285、Fig.293、Fig.294、Fig.295、Fig.380及Fig.381六張視圖，將其標示為Fig.l至Fig.6（如圖9所示，每一圖式中只有四條橫線是實線揭露，其餘部分都是虛線揭露），並刪除其他的圖式。經審查人員提出7,124,360的發明專利及公開之2005/0114783申請案（如圖10中央所示，其中揭露一個矩形框圖形內有四條橫向線條圖框及圖像）的先前技藝作為核駁引證，以不符合專利法103條(a)款規定發出OA（Office Action）通知。

圖9 29/281,695申請案的第一次修正之圖式

申請人提出第二次的修正（如圖10所示），將每一視圖中矩形框兩側內側的虛線（圖10中藍色箭頭線標示之A線條）修改為實線形成一個實線的矩形框（圖10中藍色箭頭線標示之A1線條），其餘部分還是以虛線揭露。申請人主張「在發明人在主張設計中可預見的任何部分、元件或元件的組合」這段文字可支持圖式修正並未導入新事項。不過，審查人員認為這段文字的意思是「如圖所示之設計並一定是所主張之設計」，圖中任何的變化還是主張設計之一部分，這種寬廣的解釋不能作為允許變更主張設計之判斷依據。

圖10 29/281,695原始圖式與引證案及第二次修正圖式之比對

29/281,695原始圖式	審查人員核駁之引證資料	第二次修正的圖式

申請人引用MPEP第1504.04(1)的內容，主張藉由圖式中的虛線修變為實線修改設計保護的範圍，並未改變設計的表面配置。審查人員認為這個主張並不適用於2D的平面設計。通常技藝水平的設計師從原始的揭露無法合理得知在申請當時就已擁有修正後的設計，不符合說明書揭露要件。

字形、數字的大小及指針軸心框顏色的不相同

2010年7月奇異公司（General Electric Company, GE）申請關於「引擎控制系統顯示螢幕或其部分的圖形化使用者介面」設計專利（如圖11左側所示），含36個實施例及36張視圖。審查人員要求申請人分割申請。申請人將Fig.3至Fig.35刪除，選擇保留Fig.1及Fig.2及Fig.36的3個實施例，並提出替換之第一次修正圖式及書面說明（如圖11右側所示）。審查人員認為：第1及第2個實施例是一組，第3個實施例是另一個群組必須再分割，另外，修正後圖式中的字形改變、字母及數字的尺寸大小放大，耗油率規格上方的矩形小框，速度表的指針中央的黑色實心圓框變為白底黑框，這些改變是原始圖式中不曾揭露且無法支持的新事項。

圖11 GE的29/366,894申請歷程之相關圖式

2013年3月，申請人刪除第3實施例並修正圖式，將圖式中的字形、文字與數字的尺寸、圖框與指針中央修正為原始圖式所揭露的樣式（如圖12所示），2013年8月13日核准公告。

圖12 GE公司的D687,838第二次修正之圖式

介面背景的顏色色調的細微變更

2010年6月，蘋果公司從29/281,695申請案（原申請案）分割出29/363,778申請案（如圖13左側所示）。審查人員認為說明書的敘述不夠明確，不符專利法第112條之規定，建議設計說明修正為「圖式中以虛線揭露之顯示螢幕或其部分以及圖形化使用者介面內部的元素都不構成主張設計之一部分」。2014年3月，申請人依建議修正設計說明及圖式。審查人員將第一次修正之圖式與原始圖式比對，並說明修正後之圖式所揭露之黑色背景、下段之灰色區域與最下方的黑灰色長條形區域與原始圖式揭露之所選擇特定之黑色、灰色及黑灰色的色調不一致（如圖13中央所示），這些改變是原始圖式中未曾揭露的新事項。審查人員建議，申請人要將圖式修正與原始圖式Fig. 382一致才能享有原設計之申請日利益。2014年6月，申請人依據審查人員的建議修正圖式，2014年8月核准公告（如圖13右側所示）。

圖13 蘋果公司的29/363,778申請歷程與相關圖式

2012年12月我國廠商宏達國際（HTC）提出關於「電腦圖像」設計專利申請，其中包含126個實施例及126張視圖。審查人員將其分成43個群組、要求申請人選擇申請。申請人選擇保留Fig.2及Fig.45及Fig.88的3個實施例，並提出替換之第一次修正圖式及書面說明（如圖14左側所示）。審查人員將第一次修正之圖式與原圖式比對（如圖14中央所示）並說明，修正後之Fig.1所揭露的淺灰色背景與原圖式所揭露的暗灰色背景不一樣，Fig.3所揭露的斑點黑色（speckled black）背景與原圖式的純黑色（solid black）背景不一樣。申請人依審查人員之建議修正圖式（如圖14右側所示），2014年7月提出第二次修正，2015年1月核准公告。

圖14 HTC的29/440,671申請歷程之相關圖式

結語

依USPTO長久以來的申請實務來看，除非申請時已在圖式中揭露，或是在設計說明已清楚敘述，否則，申請人是不可能藉由修正圖式移除某一部分的主張設計或增加主張設計之部分。無論申請人是將圖式中的實線修改為虛線或虛線修改為實線，或是改變顏色的色調，都會導致該修正形成另一個不同的設計，而這修正後的設計是原始的說明書或圖是所不能支持的，也不被允許的。本文藉由美國的實務案例說明USPTO對於2D平面或圖像設計審查態度，特別是圖式修正的審查非常嚴格，提醒我國廠商在美國提出圖像或介面的設計專利申請時，應揭露且主張所有可能的實施例，方便將來以分割申請或連續申請作設計專利布局策略，或是必要之圖式修正都能有所依據，也能符合專利法第112條(a)款的書面說明要件以及「揭露且已敘述」的判斷原則。

備註:

1. 參照In re Daniels 144 F.3d 1452, 46USPQ2d 1788（Fed. Cir. 1998 ）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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