作者簡介：
作者Elent小姐大學主修材料化工，並取得碩士學位。畢業後曾任職富士康智權部門，後轉任專利事務所；目前為某大企業內部智權從業人員 (In-house IP)，有十餘年專利從業經驗，具中國專利代理人證照資格。歡迎關注作者博客Elent職業生涯側記。 |
如何從一開始就取得寬範圍的專利呢？這個問題涉及到專利申請時撰寫人員實際操作的問題，更多的還涉及企業經營中專利的定位問題，也即是如何獲得使企業利益最大化的專利，取得專利的目的是麼？取得專利後期待怎樣的效果？怎麼做才能取得想要的專利？經營意識應該怎樣？…… |
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繼上期「檢索培訓」的分享後，繼續跟大家分享其他的培訓心得。在近期的培訓中，國家知識產權局的祁建偉老師 (註1) 從專利對創新的副作用講起，再由專利制度的本質談到撰寫的重要性。
專利制度的實質是以公開換保護，目前的現狀是，公開是實實在在的，一國公開，全世界都知道。但是，由於專利的地域性，如果授權，只能在該國受到保護，其他國家或地區則可以免費實施。另外一個對創新的副作用是由於目前的法制環境，後面的老師也提到：像維權難、賠償低等。但是，更多的是由於專利的撰寫，由於撰寫不好，很好的發明不能得到很好的保護的例子屢見不鮮。
談到撰寫使得很好的發明得不得很好的保護，筆者最近剛巧在留意這方面的一些案例，特在此分享以支持祁老師的觀點：
好的技術卻得不到周全保護
某分析儀器製造業的研究者，發明了關於測定生物體高分子分子量試料的製作方法的技術。現有技術中，已有測試化合物分子量的裝置，只要把需要測試分子量的試料放進去就行，但是不能測試生物體高分子。因為在該裝置裡放入化合物，需要使其離子化，而放入高分子，離子化就不能順利進行，即使成功了，也不穩定，不能進行分子量測試。
發明人把矩陣應用到生物體高分子試料中。具體來說，在測試分子量的生物體高分子試料中，把用於吸收生物體高分子離子化的激光的金屬顆粒混合在裡面；於是，金屬顆粒首先會吸收激光，之後發生急速溫度上升，試料的離子化就成功了。這項發明使一向困難的微量離子測試，即分子量測試變得簡單了，為以後的基因工程學的發展做出了巨大貢獻，為此他獲得了諾貝爾獎。
但是，這項發明在日本的分析機械製造業並沒有形成產業化，實際利用這項發明的概念形成產業化的是德國的分析器械製造業。問題是，這是在日本產生的發明，在日本是有專利的，而且只有在日本有專利，所以在歐美可以自由使用，這是很容易理解。但是和這項發明有關的產品卻在日本銷售了。日本有專利，為什麼卻可以在日本銷售？理由很簡單，德國的企業使用的不是金屬顆粒，而是其他化合物。因此，擁有「使用金屬顆粒」這樣的權利範圍的日本企業，對德國企業一點都沒有形成障礙。結果，獲得諾貝爾獎的發明，也沒有從中獲取經濟價值。
馬後炮的反思
假設，在日本申請的專利權利範圍中，包括了德國分析儀器製造業產品的範圍，德國企業會怎麼做呢？恐怕會變成德國企業從日本企業那裡獲得專利授權，或者德國企業在日本開拓業務時要跟日本企業合作了。如果是這樣的話，日本企業由於合作，就會產生利益，即便自己沒有產業化，也許會產生專利使用費的利益。
由此，有了好發明，與業績無關，與競爭對手要求專利授權的機率也無關。如果不能拿到好專利，也會讓後來跟進的競爭對手很容易做出類似產品。因此，專利的經濟價值和發明的價值，有可能是完全沒有關係的。
德國企業用於產業化的化合物，不是金屬顆粒而是技術上具有同樣意義的有機化合物。金屬顆粒和有機化合物是完全不同的物質，所以德國企業在日本發展事業，不會侵害到日本的專利。
那麼，如何從一開始就取得寬範圍的專利呢？可能很多人會想到「申請專利的時候，專利的權利範圍盡可能寬，不讓其他公司輕易去使用」。這一點事後很容易想到，但是事先申請時會明白多大的範圍才合適嗎？答案恐怕是否定的。這樣的話，越早有好發明的人，由於專利的申請導致第三者輕易地模仿，損失就越慘重。因此，我們不要馬後炮，重要的是如何做才能從一開始就申請寬範圍的專利。
這個問題涉及到專利申請時撰寫人員實際操作的問題，更多的還涉及到企業經營中專利的定位問題，也即是如何獲得使企業利益最大化的專利，取得專利的目的是麼？取得專利後期待怎樣的效果？怎麼做才能取得想要的專利？經營意識應該怎樣？往後，我希望從企業專利戰略角度對這類問題進行深入探討。
公開與保留的關係
祁老師就（中國）專利法26.3公開與保留的關係，從專業角度給出了解決的「藥方」。充分公開與技術訣竅，這是專利撰寫中的技巧，需要專業的專利人員參與的有關專利平衡的遊戲規則。眾所周知，所謂公開充分，指的是清楚、完整、能夠實現。什麼樣的才是能夠實現？很多技術人員看到美國專利後，認為美國專利不能實現，因為美國專利寫的範圍都很大，例如某某組分 0.01-99%，技術人員試著做了幾個點，發現做不出來，或者產率不好，因此認為公開不充分。此時需要回到專利的核心，專利申請保護的是發明創造，是保護創新點，所謂創新點就是解決了技術問題、克服了技術缺陷。只要能做出來，就是解決了技術問題，產率高低、銷量如何，都與專利無關。專利是純技術，與效益無關，效益是很多因素決定的，而技術只是其中之一。只有效益是專利直接導致的時候才會考慮效益。因此，這樣的專利，不能認為是公開不充分。
充分公開的相對面是技術訣竅的保留，美國人的專利，沒辦法照著做出來。試想，把一個具體的方案融入若干連續的變量中，找出最佳方案，不是容易的事情。因此，有些專利即使過期，因為訣竅保留，在技術授權時，也是要給錢的，這就是技術訣竅保留的好處。在這點上，很多的企業都吃過虧，明明很好的發明，卻因為技術訣竅寫入了專利中，或者明示在專利中，導致被競爭對手抄襲，或者被競爭對手繞過專利範圍，做出改進發明，因而失去市場。
註1：祁建偉為中國國家知識產權局專利局材料工程發明審查部副部長
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