當美國專利發生紛爭的時候，除了可以選擇上法院面對訴訟一途外，還可以藉由美國專利商標局（USPTO）的領證後複審程序（Post Grant Patent Proceedings）來解決問題。負責多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 由3名專利行政法官組成，幾乎所有的專利行政法官都有相關的技術學位加上法律學位背景。

不管是選擇走法院還是走PTAB，在判定一項專利是否被侵害或是無效之前，都必須先決定專利請求項的範圍和意義，這就是所謂的專利範圍解釋 (Claim Construction)，也就是美國專利紛爭的核心所在。

值得一提的是，針對專利範圍解釋此一重要的作業，PTAB與聯邦法院的解釋標準是互相矛盾，有所衝突的。

一般來說，在USPTO的審查過程中，審查委員應當採用最寬廣合理解釋（BRI）之標準，因此 PTAB也決定採用同樣的BRI標準來解讀請求項。然而，在美國聯邦法院的訴訟中，卻是採慣常及普通含義。

依據37 C.F.R. §42.100 (b)規定，在PTAB申請範圍會根據「最寬廣合理的解釋」標準進行解釋。偉凱法律事務所（White & Case）合夥人暨訴訟律師Warren Heit指出，根據最寬廣的合理解釋，考慮一個在該發明所屬技術領域中擁有普遍技能的人在創造時的說明，而從說明中並沒有對申請範圍引入限制，申請範圍用語應被賦予最寬廣的合理解釋。而聯邦法院採用的「慣常及普通含義」亦即所謂的「菲利普標準」（Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313），意即對擁有係爭技術領域中一般專業技能的人而言，該申請範圍在創作發明時（也就是在專利申請提交生效之日時）應有之含義。

專利範圍解釋學問大　這樣子處理勝算較高

雖然從既有規定來看，大家都了解專利範圍解釋的標準，但實際操作出來卻沒那麼簡單。憑藉著20多年的訴訟經驗，及對大量專利訴訟案件的研究，Warren Heit歸納出在法院訴訟時，申請專利範圍解釋10項實用的不成文規則。雖然不是必勝絕技，但按規則做，被法官採納的機會會比較大，以下就是Warren Heit在第11屆偉凱年度春季法律研討會（11TH ANNUAL WHITE & CASE SPRING LEGAL SYMPOSIUM）中的分享。

攝影：李淑蓮

憑藉著20多年的訴訟經驗，及對大量專利訴訟案件的研究，偉凱法律事務所（White & Case）合夥人暨訴訟律師Warren Heit歸納出在法院訴訟時，申請專利範圍解釋10項實用的不成文規則：其中「簡單平凡」最重要！

Heit舉了圖1及圖2領帶專利的訴訟的例子，來輔助說明10項實用的不成文規則。

在圖1中，左邊是專利權人所申請的領帶專利，是一般的「領帶」，而被控侵權的是右邊的「領結」產品。領結也算是領帶的一種，那究竟有沒有侵權呢？此時專利爭議的核心就在於對「領帶」的定義，所以這時候專利範圍解釋就很重要。

圖1. 假設的專利請求項 － 領帶 (左)、及被控侵權的產品（右）
　
資料來源：第11屆偉凱年度春季法律研討會，Warren Heit簡報資料

圖2是 Heit的例子中，兩造的專利範圍解釋：

• 專利權人之專利範圍解釋為「一片圍著脖子的布」
• 被告之專利範圍解釋為「一片由男人圍繞脖子垂直配戴的長形布條，在前面綁起來，並在頂部有一個結」

究竟法官會採用那一個解釋呢？從Heit的10項實用的不成文規則中就可以找到答案。

圖2. 假設的專利請求項 – 領帶之專利範圍解釋

資料來源：　第11屆偉凱年度春季法律研討會，Warren Heit簡報資料

規則1：少即是多 (Less is More)

• 對一個係爭專利申請範圍提出解釋時，用語較短的幾乎永遠都會勝出。

如果以此規則來看，在圖2假設例中，當然是專利權人對「領帶」的專利範圍解釋佔優。

規則2：不使用負面詞彙 (Don't be Negative)

• 避免狹窄的詞彙或負面限制，像是「絕不」、「不」、「沒有」、「但不得」等。
• 窄化詞彙及負面限制是危險信號，該類詞彙會創造一種假定，即提出的解釋違規限制申請範圍。

Heit表示法官看到負面詞彙時，比較不會想採納。

規則3 ：不採取極端立場 (Don't be Extreme)

• 避免使用極端詞彙，例如「總是」、「僅」、「只有」、「必須」、「專屬」等等。
• 與窄化詞彙一樣，極端詞彙也是危險信號，該類詞彙也會創造一種假定，即提出的解釋違規限制申請範圍。

圖3就是極端立場的例子，專利權人用了「must be」的字眼，反觀被告用了「may be」，有更多的彈性，也提高勝算的機會。

圖 3. 極端立場的例子	圖4. 「少即是多」＋「平凡」勝出
資料來源：第11屆偉凱年度春季法律研討會，Warren Heit簡報資料

規則4 ：平凡一點 (Be Ordinary)

• 提出的解釋應當盡可能貼近係爭申請範圍用語的普通日常含義。
• 有力的法律假定是：申請範圍用語應當被賦予普通日常的含義，因此與這個標準最接近的解釋通常會勝出。
• 任何提出的解釋如果脫離了一個詞彙的日常含義，將會被法官強烈懷疑。

如果以這個規則來看領帶的例子，當然是專利權人的解釋勝出，因為他的用語就是一般日常用語，連小孩子都看得懂；反觀被告的用語則是十分「迂迴」，一般人不容易理解，如「垂直配戴」就可能很多人都會搞不清楚是什麼意思。Heit強調，如果你的解釋是連小孩都看得懂，那就是最理想的解釋，反正讓法官看得懂，感覺舒服最重要。法院的法官以及陪審團很多都是沒有技術背景的，所以越接近一般人用語越容易勝出。

規則5：KISS原則 (Keep it Simple Stupid!) (簡單一點)

原則上，這跟規則4是一致的。

• 避免在所提的解釋中使用複雜的詞彙及令人費解的表述，特別是當使用技術性詞彙時。
• 簡化。
• 解釋申請範圍的最終目的是協助陪審團理解這個申請範圍。

如果以這個規則來看領帶的例子，當然也是專利權人的解釋勝出，因為他的解釋比被告簡單許多。

規則6：別貪心！（Don't Be Greedy!）

• 一鳥在手勝過二鳥在林
• 如果對方提出一個對於系爭專利申請範圍用語更簡單、更好的解釋，而且對你是有利的，那就考慮使用他們的解釋以減輕法院的負擔，即使這個解釋並不「完美」。

Heit解釋說，即使對手提出的解釋只有90%是對你有利或是你滿意的，那就接受那90%吧。如果一直去爭那剩下的10%，很有可能會把有利的90%都輸掉。

規則7：這是個數字遊戲（It is a numbers game）

• 最好把焦點放在3到4個有「勝算」的關鍵解釋上，而不是在20多個解釋纏鬥，指望能贏其中一兩個。

規則8： 在法官面前建立可信度（Build Credibility With Judge）

• 避免重覆對多個申請範圍用語提出過度寬廣或過度狹隘的解釋，因為這可能會減損你在法官面前的可信度，導致法官可能在每一個係爭申請範圍用語上，都做出不利於你的決定。
• 提出各種不同類型的解釋，包含幾個稍為「勉強」的解釋，但絕大多數的解釋應是合理且有根據的，如此一來，才能在法官面前建立可信度，而這也可能讓法官採信一些你的「勉強」解釋。

規則9：慎選戰場（Pick Your Battles）

• 如果對造對一個係爭申請範圍用語提出一個類似或更好的解釋，則可以考慮採用對造的解釋，以減輕法院負擔。
• 法官有可能感謝雙方為減少法院負擔所採取的合理行動，而證明自己可以作出合理妥協的一方有機會在法官面前贏取寶貴的可信度 － 這可能在雙方解釋相互優勢不明顯時，有助你獲勝。

規則10：想贏就別戀戰　（Not playing is sometimes better than losing）

• 即使申請範圍的表達語言有點模糊，當語言本身不須透過專利申請範圍解釋即賦予一方清楚的依據來提出不侵權或專利無效辯護主張時，可考慮放棄對申請範圍解釋的糾纏而直接在專家報告提出辯論主張。
• 申請範圍解釋的失敗將使你完全失去主張該論點的能力，但適當的沉默則會幫助你保留該辯護主張。

圖5. 「優 vs 劣」的專利申請範圍解釋範例

資料來源：第11屆偉凱年度春季法律研討會，Warren Heit簡報資料

總結

歸納Heit提出的10項規則，不難發現「簡單平凡」是最重要的規則，從圖5眾多範例中即可了解。這是很容易理解的，因為法院的案件本來就很多，再加上許多法院法官不一定有技術背景，因此「簡單平凡」的專利申請範圍解釋比較容易讓法官接納；試想如果寫得太複雜或是抽象，連法官都看不太懂，又怎樣會採用呢？

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