近年來大陸國家知識產權局正逐年提高駁回率，台灣申請人常會遇到發明專利駁回情況，在複審時該以何種策略應對，在申請專利前又應注意哪些事項以避免被駁回，大陸資深專利代理人以實際案例，說明可能的因應之道。
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近年來大陸國家知識產權局正逐年提高駁回率，以圖一看來，複審案件逐年上升，無效案件也年年攀高。因此全國工業總會在2013年12月3日與上海專利商標事務所共同舉辦了「大陸專利商標動態發展與因應研討會」，會中資深專利代理人郭蔚以一些代表案例來回顧說明，來介紹說明台灣申請人常會遇到的發明專利駁回情況以及應對策略，並從中總結出台灣的申請人在申請前，在準備文件時應該注意的一些問題。
圖一、2010-2012年大陸知識產權局專利複審案件逐年增加
資料來源：上海專利所 製表：張瑋容
首先，大陸複審的程序是在收到駁回決定後，向複審為請求複審，在交由進行審查，並做出前置審查意見書。若堅持駁回，可組成合議組進行審查。若同意撤駁、或同意修改基礎上撤駁，則可交由原審查部門繼續審查（如圖二）。
圖二、大陸複審程序簡介
資料來源：上海專利所 製圖：張瑋容
通常審查委員駁回申請的理由有二。駁回理由之一：「法律明文規定不予授權的客體」，郭蔚列舉以下法條為依據：
1. 法5條
2. 法 25 條：
（1）科學發現
（2）智力活動規則和方法
（3）疾病的診斷和治療方法
（4）動物和植物品種
（5）用原子核變換方法獲得的物質
（6）平面印刷品的圖案、色彩或二者結合做出的主要起到標識作用的設計
而駁回理由之二：「不符合審查標準」，依據法條如下：
（1）法2.2條：客體要求
（2）法9條：一發明一專利
（3）法20.1條：保密審查
（4）法22條：三性審查
（5）法31條：單一性
（6）法33條：修改超範圍
（7）法26.3、26.4條：說明書的要求和權利要求
（8）實施細則20.2條：獨立權項的要求
（9）實施細則43.1條：分案申請
在瞭解複審程序及審查委員的駁回理由之後，郭蔚舉了一些代表案例，說明駁回的理由及爭辯思路。
創造性問題 -- 涉及不符合法22.3條的複審應對策略
郭蔚說明創造性與「三步法」判斷標準，第一步：確定最接近的現有技術，第二步：確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題，第三步：判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。
要判斷要求保護的發明對本領域技術人原來說是否顯而易見，郭蔚列舉了三種情形：
情形1：所述區別特徵為本領域的公知常識或者本領域中解決該技術問題的慣用手段
（關於公知常識，專利法中並沒有給很明確的定義）
情形2：所述區別特徵為與最接近的現有技術相關的技術手段
情形3：所述區別特徵為另一份對比文件中披露的相關技術手段
爭辯思路（一）：關於公知常識
（1）確定哪些區別特徵被認定為公知常識
（2）要求舉證
（3）確定是否是本領域而非其他技術領域公知常識
（4）爭辯公知常識和其他技術特徵的結合並非公知常識
案例介紹如下：
1. 一種節電方法，應用於電腦系統的系統晶片上，所述系統晶片包括多個控制單元，所述這些控制單元分別具有通用輸出入端口，所述通用輸出入端口對應連接到檢測結合組件，其特徵是，所述節電方法包括：當所述電腦系統開機後，檢測所有通用輸出入端口的狀態，以判斷所述檢測結合組件是否有連接到輔助設備；當所述檢測結合組件無連接所述輔助設備時，所述系統晶片關閉無連接所述輔助設備的所述控制單元；以及使基本輸入輸出系統對未關閉的控制進行初始化。
針對上述案例，複審決定如下（複審委第43892號決定）：
決定要點：如果一項權利要求所要求保護的技術方案，與作為最近的既有技術的對比文件相比，存在區別技術特徵，並且現有技術中沒有給出將上述區別技術特徵應用到該對比文件，以解決其存在的技術問題的啟示，同時沒有證據證明該區別技術特徵屬於本領域的公知常識，且該區別技術特徵的引入使該權利要求的整理技術方案，相對於現有技術而言，具有有益的技術效果，那麼該權利要求所要保護的技術方案相對於現有技術，便具備創造性。
針對創造性問題，尚有爭辯思路二：「該區別技術特徵在本發明申請日之前，不屬於本領域人員的慣用技術手段」、爭辯思路三「該區別技術特徵本身很常規，但是運用該技術手段解決相應的技術問題是非顯而易見的」、爭辯思路四「該區別技術特徵具有意想不到的技術效果」以及爭辯思路五「該區別技術特徵不能與對比文件相結合以得到本發明的技術方案」。
對申請前準備文件的建議：權利要求書、說明書、複審
對於申請之前的文件準備建議，郭蔚首先說明關於權利要求書撰寫的注意事項。在關於檢測方法、計算方法、驅動方法等申請的時候，首先請大家特別留意的方法步驟及方案相關聯，不要以純粹的數學方法或步驟的形式出現。其次，發明專利的審查過程當中，由於要克服新穎性、創造性、得不到說明書支持等等問題的需要，對權利要求書進行修改，而修改是要受專利法33條的限制，通常採用的修改是把實施例當中一些特定技術特徵，與其他技術特徵割開，再與權利要求的一般技術特徵予以組合。這種修改從表面上來看，是原來的權利要求結合了說明書中的實施例，但這顯然不屬於原說明書和權利要求書記載的範圍，所以很有可能被拒絕。建議申請人在撰寫從獨立權利要求到從屬權利要求的時候，最好採用逐步、分層的方式，把實施例中特定的技術特徵，寫入從屬權利要求中，並且在實施例當中，予以支持。
關於說明書的撰寫，郭蔚說明對於說明書而言，由於要滿足權利要求概括的支持，儘管前面介紹了權利要求的保護範圍可以概括到合理預測的等同替代方式，但這種等同替代方式是明確而且沒有爭議的，如果不是很明確、而且存在爭議，用這種方式爭辯的難度就會相對比較大，所以建議申請人在說明書當中，還是需要提供一定數量的、代表性的實施例來支持說明書本文。
此外對於半導體、通訊領域所出現的新的技術術語，有可能被審查人員認定維說明書公開不充分，雖然申請人可以在答辯的時候做出意見陳述，而不提供證據證明，但因為這種陳述，並不屬於申請公開的範圍，只是以審查員進行的一個交互意見，即使審查人員閱讀申請人的陳述之後，理解並認同技術術語的含義，也不代表這個申請可以被授權，因為在申請授權之後，本領域的技術人員無法通過閱讀說明書獲得認知，而去實施這個技術方案。所以申請人在撰寫說明輸的時候，最好對一些新的技術術語做出說明，可以提交相關的文獻證據作為佐證，以免被認定為說明書公開不充分。
面對複審案件的建議，郭蔚建議對於非常重要的複審案，可以考慮暫時不做讓步，也就是不進行任何修改，用充分理由直接陳述、並爭辯合理的觀點。對於審查委員沒有理解透徹的情況，就要針對複審通知書進行多角度的爭辯，挽回局面。
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