一、前言

美國設計專利的申請實務中，申請人經常利用延續申請案（Continuation Application, 簡稱CA），藉由將圖式中的一些實線改變為虛線的方式來擴大原始設計的請求範圍（如圖1及圖2所示）。以發明專利的請求項的概念來解釋會比較容易理解，在設計專利圖式中的虛線和實線所代表的意涵就像是發明專利「說明書」所記載的限制條件。申請人可選擇設計專利請求保護的範圍，將設計中想請求保護的標的以實線在圖式中揭露，將不想請求的部分以虛線揭露之，並在說明書描述清楚。圖式中實線揭露的部分越多，請求範圍的限制條件越多，請求保護的範圍比較小；相對地，圖式中實線揭露的部分越少，請求範圍的限制條件越少，請求保護的範圍相對地擴大。

2013年3月26日，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱CAFC）對於In re Owens案件（註1）做出決定，2013年7月15日，CAFC拒絕申請人的上訴律師Perry j. Saidman（註2）所申請的全院聯席聽證會（Rehearing and Rehearing En Banc）。雖然，Owens案件中有爭議的並不是虛線或實線的問題，而是邊界線的問題，更重要的是，這上訴案件正好也能解決USPTO在設計專利申請案一些長久且懸而未決的問題，就是在申請過程或是在延續申請案，是否可將圖式中的部分實線轉換（converted）成虛線（例如圖2中，子案將母案中的一些實線轉換成虛線），或是虛線是否可轉換成實線。

美國D446,098設計專利（母案）

圖1 Metrokane公司美國 D446,098設計專利（木塞拔除器）

美國D442,045設計專利 （延續申請的子案, CA）	美國D446,702設計專利 （延續申請的子案, CA）
圖2 Metrokane公司的木塞拔除器的延續申請案

二、In re Owens案件的事實背景

2004年12月21日，美商寶僑公司（The Procter & Gamble Company）（註3）向USPTO提出三個瓶子的設計專利申請案，序號分別是29/219,708（如圖3所示）、29/219,711、（如圖4所示）、29/219,709（如圖5所示），這三個申請案分別於2006年10月31日與11月7日核准公告。

圖3 寶僑公司美國 D531,044設計專利（瓶子）

圖4 寶僑公司美國 D531,045設計專利（瓶子）

圖5 寶僑公司美國 D531,515設計專利（瓶子）

2006年2月2日，寶僑公司提出一個延續29/219,709申請案（以下簡稱母案）的延續申請案，序號29/253,172（以下簡稱172 延續申請子案），想依據美國專利法第120條之規定享有母案的2004年12月21日之申請日利益。172 延續申請子案想請求保護之設計元素是瓶子正面的上段及側面的一部分（如圖6所示），其中特別要求保護的三項設計要素：（1）在瓶子正面和背面靠近瓶蓋附近的小月牙形區域，（2）沿著兩側瓶肩向下延伸的狹長三角形區域以及（3）瓶子正面與背面中央上段的五邊形區域。Owens用一條鏈線將瓶子正面中央五邊形面板區分上下兩區域，並說明正面中央上段區域的部分才是所請求設計的部分。

圖6 寶僑公司美國29/253,172設計專利延續申請案（瓶子）

三、申請過程歷史檔案

申請人在172 延續申請子案的瓶子正面增加一條邊界線（一點鏈線），這條鏈線定義出一個全新的梯形區域。審查人員發現沒有證據證明在Owens的母案中原本就有這一個梯形區域的存在，因此，審查人員認為這一條鏈線是新增事項(new matter)，以172 延續申請子案不符合美國專利法（以下簡稱專利法）第112條第1項之規定，不能享有母案709申請案的申請日利益，甚至依據專利法第103條(a)款之規定，因為顯而易知性而缺乏可專利性而予以核駁。Owens不服，向專利訴願暨衝突委員會（The Board of Patent Appeals and Interferences, 簡稱BPAI）提出上訴。

母案	子案（172 延續申請子案）
圖7 寶僑公司的D531,515設計專利與172 延續申請子案

圖7 的左側是母案，而右側是172 延續申請子案（亦稱為子案），子案想要圖請求母案之申請日利益。可是BPAI認為，172 延續申請子不能享有專利法第120條所規定的母案申請日利益，因為子案並沒有在母案中被完全的描述，因而沒有滿足專利法第112條 ( a)款規定的說明書揭露要件。更具體地， BPAI認為申請人在提交母案之申請時並未擁有子案中的請求設計。當母案之申請日利益被否決時，而母案的公告日早於子案的申請日已超過一年以上，母案就會成為子案取得專利之絆腳石。BPAI維持審查人員的核駁理由與決定。Owens不服，向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱CAFC）提出上訴。

四、MPEP中與邊界線有關的規定（註4）

美國專利申請案中常見的斷線（broken line）（註5）形式有下列幾種：點虛線（dotted lines）、虛線（dashed lines）、鏈線（dot-dashed lines）等（如圖8所示）。在設計專利的圖式中，斷線最普通的兩種用途（1）是用以揭示設計專利標的有關的環境（environment），而該「環境」結構（通常是用虛線表示）並非請求設計之一部分，或（2）定義請求設計的範圍（define the bounds of the claim），該邊界線（通常用一點鏈線表示）並非請求設計之一部分。雖然，環境構造並非請求設計之一部分，當需要考量請求設計所關聯的環境時，得以斷線將其表現在圖式上（註6）。還有，這種斷線的表現方式也適用於請求設計所實施（embodied in）或應用（applied to）的工業產品中任何部位，而其非請求設計之一部分者（註7）。不過，說明書必須載明：圖式中斷線所揭示之部分並不構成請求設計之一部分，其用途僅作為圖解說明請求設計所實施物品之環境結構。

如果邊界線（boundary line）並不構成請求設計之一部分，得以斷線表示之。當請求設計之邊界線實際上不存在於所實施之物品時，申請人得選擇以斷線來定義請求設計之邊界。這種作法會被解讀為請求設計會延伸至（extend）該邊界線，但不包括該邊界。如果設計專利申請案的原始申請文件中並未有邊界線之揭示，可是，設計說明書中明確的顯示請求設計的邊界線是一條虛直線連接於既有的實線的尾端，可藉以限定請求設計時，申請人得修正圖式，增加一條連接於既有實線尾端的虛直線，藉以限定請求設計。除了虛直線之外，其他任何斷線的邊界可能會構成專利法第132條及專利法施行細則第1.121(a)(6)規定中所禁止的新增事項（new matter）。

當一設計專利申請案的圖式中包含不同使用目的之斷線，在說明書中必須對於不同目的之斷線加以說明，並作出視覺上的區分，例如：緊靠陰影區域的鏈線是表示請求設計之邊界，而其他所有的斷線僅為了圖解說明之目的，而該等斷線不構成請求設計之一部分。還有，表面陰影不應被用在以斷線表示之非請求設計之部分，以避免混淆了請求設計之保護範圍。

五、CAFC的判決理由與理論依據

實質上，申請人想藉由172延續申請子案將圖式中的一些實線改變為虛線的方式，來擴大瓶子設計原本的請求範圍。本案的關鍵所在是172延續申請子案是否可享有母案的申請日利益的問題。然而，子案是否可享有母案的申請日利益的關鍵是在圖式中未請求設計保護的邊界線（由一點鏈線所構成的）。這是一個是實問題，CAFC重新審視所有的實質證據（註8），如果邊界線在母案中已被適當的揭露或解釋，那麼Owens將可能取得專利。反之，如果該邊界線在母案中並沒有被揭露或說明，Owens則不能享有母案的申請日利益，且因不符專利要件而無法取得設計專利。

1. 美國較早申請日利益相關規定與檢測

專利法第120條是關於「美國較早申請日之利益」之規定，若是基於較早在美國申請日，符合本法第112條第1項書面說明要件之規定，該同一發明人所提出之較後申請案，在較早申請案或其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案核准專利、放棄或審查確定前，且較後申請案包括或與較早申請案有特定技術關聯性者，則該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。設計專利亦適用之。

較後申請案是否得享有較早申請日利益，端視後申請案之發明或設計是否有在先申請案中充分揭露，無論是發明專利或是設計專利，說明書是否充分揭露的檢測（the test for sufficiency of the written description）都是一樣的（註9）。專利法第112條第1項規定專利說明書充分揭露（Sufficiency of disclosure）三項要件分別是，書面說明要件、能據以實施要件、最佳實施例（註10）。其中書面說明要件，申請案揭露的內容是否能合理傳達給該技藝領域具有通常知識者，讓他能瞭解申請人在申請當時所完成之發明。USPTO在審查說明書及圖式時，認為先申請案之內容並未能充分揭露，則會以違反書面說明要件為理由，使得申請人無法取得較早申請日利益。

2. Owens的抗辯主張

Owens在上訴理由中主張：172延續申請子案並沒有增加新增事項，因為部分設計中所有請求保護的部分（包括正面上段的梯形區域）在母案中都清晰可見。為支持這一論點，Owens以Daniels案件（註11）為依據予以說明。在Daniels案件中，CAFC認為延續申請的子案所請求之設計（如圖8右側所示）都已見於母案中，可享有母案（如圖9左側所示）的申請日利益。

母案	子案
圖9  Daniels的leecher設計專利申請母案與子案

以Daniels案件為依據，Owens建議：應以一個以比較寬鬆的書面說明要件檢測來檢測環境結構。Owens案件是一個容器設計的延續申請案，要享有母案有效申請日的利益，母案與延續申請案都是請求相同容器的花狀的裝飾性設計。Owens合理的解釋，一般設計師在母案中可清楚看到子案所請求的梯形區域，因此，他相信他的修正可滿足Daniels案件的檢測，因為子案所請求的梯形區域在母案的正面板中是清晰可見的。

不過，CAFC說明﹕Owens誤解Daniels案件的決定，在Daniels案件中，專利權人並沒有導入任何新的不請求（主張）的線條，他只是移除一個完整的設計元素（表面圖案）。在本案中，申請人隨他自己高興在延續申請子案中隨意將母案的設計元素加以分割，而想取得分割後的特定設計元素（梯形區域）的設計專利，這種作法無法得到Daniels案件的支持。

3. CAFC的理論依據及決定理由（註12）

CAFC說明：本案的主要爭點是172延續申請子案所導入由鏈線構成的邊界線。兩造當事人都同意母案中並沒有邊界線之揭示，不過，依據MPEP第15章第1503.02之規定，在某一特定情形下，專利權人在子案中經由修正或導入一條筆直的斷線並不構成會新增事項，就算是母案中並沒有可對應之邊界線揭示。
因為說明書中記載著「這些線條並不構成請求設計之一部分」，而且在實際的產品上根本就沒有這一線條的存在。所以，兩造當事人也同意這鏈線所構成之邊界線就是不請求之邊界線（as unclaimed boundary lines）。更確切的說，申請人經由修正或是在延續申請子案中導入一條不請求之邊界線，將被解讀為請求設計可延伸至不請求邊界線，但不包含該不請求之邊界線。

易言之，如果申請人以一條不請求的邊界線將母案中先前請求的五邊形區域分割為在延續申請子案中邊界線上方的梯形區域以及下方的五邊形區域，而請求邊界線下方的五邊形區域。專利權人利用不主張的邊界線來調整它的專利所包含及涵蓋的範圍，而這範圍與原始申請的設計只有些微但不顯著的差異，這種方式是被允許的。申請人在申請過程中所有的修正，都必須符合書面說明要件才能享有專利法第120條規定的先申請案的申請日利益。

回歸本案，BPAI核駁了172延續申請子案的申請，BPAI認為：享有先申請案申請日利益的先決條件是，Owens必須先證明在先申請的瓶子設計中已表示或暗示子案所請求的瓶子中央前面板的梯形區域，而不是正面表面的全部前面板。可是，Owens在上訴前並沒有這樣做，反而是一直攻擊這個概念。Owens堅持認為，為了請求一個新的設計元素就必須增加一條新的邊界線，而且，兩造都同意他所導入新的鏈線不構成請求設計之一部分。因此，Owens認為BPAI引用錯誤的書面說明要件檢測來檢測這個案件，其中一個錯誤是將它不請求的邊界線當作請求的部分來處理。

CAFC說明：書面說明要件的問題無關於該鏈線部分是否請求，而是在母案的揭露內容是否能讓該技藝領域的通常技術人員能清楚認知到申請人在發明當時已請求。簡言之，書面說明要件就是發明人是否在較早的申請就擁有後申請案的請求範圍。在本案中，Owens的母案所揭露的瓶子設計正面中央的是為分割的五邊形前面板，而子案請求的是正面中央前面板上段的梯形區域。書面說明目的的問題是該技藝領域的一般設計師在閱讀母案的說明書及圖式之後，是否能清楚知道瓶子正面中央的五邊形前面板可分割為頂端的梯形區域與中下段的其餘部分。

CAFC審視BPAI的事實調查結果得到的結論是：所有的實質證據顯示母案的揭露內容並未建議或以任何方式將瓶子正面前面板的五邊形區域分割為子案所請求的上段梯形區域與中下段的其餘部分。由於172延續申請子案無法符合書面說明要件，無法取得母案的較早申請日利益。因此，CAFC確認BPAI對於172延續申請子案的核駁。

六、CAFC對於延續申請案新增邊界線有不同的見解

在 Owens案件中，法庭之友（the amicus brief）（註13）指出法院的做法與USPTO過往所核准的設計專利延續申請案以及現行MPEP的審查基準之間似乎有些矛盾。例如：2007年7月3日核准公告的母案---美國D545, 954 設計專利（如圖10所示之加濕器），2007年11月13日核准公告的子案---美國D555,632 設計專利（如圖11左側所示）以及2008年5月27日核准公告的子案---美國D569, 958 設計專利（如圖11右側所示），儘管兩個加濕器的延續申請案中都有將表面區域平分（分割）且不請求（或主張）之邊界線，也都核准延續申請且取得設計專利（註14）。

美國D545,954設計專利（母案）

圖10  ResMed公司的加濕器的美國設計專利

美國D555,236設計專利 （延續申請的子案, CA）	美國D569,958設計專利 （延續申請的子案, CA）
圖11  ResMed公司美國 加濕器的延續申請案

不過，CAFC對於設計專利延續申請案中的虛線及邊界線有不同的見解。依據USPTO的設計專利申請實務，我們可將設計專利的延續申請案區分為下列三種不同的類型，以下予以分別圖解詳細說明。

1. CAFC與USPTO都同意的設計專利標準的延續申請案

CAFC認為，無論這些邊界線是否構成請求設計之一部分，如果延續申請案無法符合專利法第112條第1項所規定的書面說明要件，就無法取得專利法第120條規定的較早申請之母案的申請日利益。我們在USPTO的設計專利申請實務中，看到一些標準的延續申請的子案只是將母案中一部分的實線轉換成虛線（如圖12所示），這類得延續申請案沒有涉及邊界線的問題。CAFC已明確表示，這類的延續申請案或圖式修正不會違反專利法第112條第1項之規定（註15）。

圖12  CAFC同意的設計專利中標準的延續申請案（註16）

2.  CAFC不同意USPTO設計專利申請實務中的延續申請案

對於設計專利的圖式修正或延續申請案，USPTO在先前的設計專利申請實務中提供了一些模棱兩可的指導原則。但CAFC說明：設計專利之圖式無論是經由修正或是延續申請導入新增事項的檢視標準應該是一致的。CAFC對於USPTO的實務作法與MPEP中相關的審查基準有不同的意見。

MPEP的15章§ 1503.02規定：如果邊界線（boundary line）不構成請求設計之一部分，得以斷線表示之。當請求設計之邊界線實際上不存在於所實施之物品時，申請人得選擇以斷線來定義請求設計之邊界。如果設計專利申請案的原始申請文件中沒有邊界線之揭示，但從設計說明書中明確的顯示請求設計的邊界線是一條虛直線連接於既有實線的尾端，可藉以限定請求設計時，申請人得修正圖式，增加一條虛直線連接於既存實線的尾端，藉以限定請求設計（如圖13所示）。

圖13  USPTO在設計專利實務同意這種延續申請案

在 Owens案件中，CAFC拒絕了這種判斷原則，並註解說明：如果Owens只是簡單地在五邊形前面板最寬處放置一條邊界線（如圖13所示）， 還是會遇到目前172延續申請子案同樣的問題，就是書面說明要件是否能清楚揭露的問題。

3. CAFC與USPTO都不同意的設計專利延續申請案

CAFC在Owens案件中建立新的判斷原則，就是申請人在延續申請子案中的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案中要能完全地描述及揭露，才能符合書面說明要件，享有母案的申請日利益。換言之，當申請人在母案提出申請時，就已經擁有子案圖式中所出現的每一條線、每一個曲面和曲線。如果不是，子案就不符合專利法第112條第1項之書面說明要件（如圖14所示），不能享有第120條規定的先申請案申請日利益。

圖14  Owens案件中延續申請子案所遭遇到問題

七、結論

雖然，USPTO在過去的設計專利申請實務，允許在延續申請子案中增加是一條連接母案中既有的實線尾端的邊界線，該邊界線並不構成請求設計之一部分。2013年7月15日，CAFC拒絕Owens案件的全院聯席聽證會（en Banc），在Owens案中，CAFC很清楚表達對於USPTO現行的實務做法有不同的意見，如果沒有意外，USPTO應該很快的會在MPEP中提供更多關於書面說明要件的指導原則，尤其是，關於在設計專利圖式中不請求邊界線的部分。

那麼，將來申請人在美國申請設計專利的延續申請案要怎麼做，才能沒有風險的享有先申請案的申請日利益呢？仔細檢視CAFC在Owens案件決定中所建立新的原則，我們建議：設計專利申請人在延續申請子案中所有請求及不請求的每一條線、每一個曲面和曲線等設計元素最好都在母案中要能完全地被描述及揭露、或曾經建議過。有關設計專利的圖式修正亦應依此原則辦理。而且在口頭辯論時，USPTO的顧問律師也承諾過，將來所有的申請案會依法院的新原則進行評估。這新的原則是，無論是請求或不請求之邊界線也要符合專利法的112條第1項之書面說明要件，才能享有專利法的120條規定的先申請案的申請日利益。否則，就會像Owens案件的情況一樣，不但無法享有母案的申請日利益，可能還會被USPTO的審查人員以顯而易知（obvious）的理由予以核駁，而無法取得設計專利。

附註

1. 參照 In re Daniels, 144 F.3d 1452, 1456-57, 46 USPQ2d 1788, 1790 (Fed. Cir. 1998)。
2. 參照In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。
3. 參照William Lamarca, Associate Solicitor, United States Patent and Trademark Office, of Alexandria, Virginia, argued for appellee. With him on the brief were Raymond T. Chen, Solicitor and Lynne E. Pettigrew, Associate Solicitor. Of counsel was Scott Weidenfeller, Associate Solicitor. Tracey–Gene G. Durkin, Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, P.L.L.C., of Washington, DC, for amicus curiae. With her on the brief were David K.S. Cornwell, Jon E. Wright and Jonathan M.Strang.
4. 參照In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。
5. 參照Vas‐Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563 (Fed. Cir. 1991)。
6. 圖11-圖13參酌 “In re Owens – A Fine (but Important) Line Between Dashed Lines and Boundary Lines”, Christopher V. Carani Partner/Shareholder, McAndrews, Held & Malloy, Ltd.,January 22nd, 2013。
7. 參照In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。
8. Mr. Saidman has been a specialist in design law for the last 20 years, representing Fortune 500 and smaller companies, as well as individual designers, in obtaining and enforcing design patents. Mr. Saidman was the founder and first chair of the Industrial Designs Committee of the American Intellectual Property Law Association (AIPLA), and currently serves as vice-chair of the Industrial Designs Committee of the Intellectual Property Owners Association (IPO), co-chair of the Design Protection Section of the Industrial Designers Society of America (IDSA), and is on the Design Rights Subcommittee of the Emerging Issues Committee of the International Trademark Association (INTA). His boutique law firm, SAIDMAN DesignLaw Group, concentrates in legal issues involving designs and product configurations and is located just outside of Washington DC。
9. 美商寶僑公司（Procter & Gamble），簡稱P&G，是一家美國消費日用品生產廠商，也是目前全球最大的日用品公司之一，總部位於美國俄亥俄州辛辛那堤，全球員工近140,000人。主要產品有寵物食品、清潔劑和個人護理用品等。2012年，寶僑公司把旗下的「品客（pringles）」品牌賣給家樂氏（Kellogg）之後，就退出了食品和飲料領域。
10. 參照MPEP第15章設計專利中 § 1504.04, subsection Ⅲ。.
11. 美國設計專利中圖式所使用的斷線包含下列數種形式之斷線，點虛線（dotted line）、短折線 (dashed line) 台灣稱之為「虛線」、點折線或鏈線 (dot-dashed line)等。在美國專利的圖式中，虛線會作隱藏線使用（hidden line），一點鏈線常作邊界線或投射線（projection line）使用，兩點鏈線可作假想線（phantom line）使用。
12. 參照In re Zahn, 617 F.2d 261, 266–67 (CCPA 1980); In re Blum, 54 CCPA 1231, 374 F.2d 904, 907 (1967)。
13. 參照In re Zahn,617 F.2d 261,204 USPQ 988(CCPA1980)。
14. 參照Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed.Cir.2010) (en banc)。
15. 參照 Daniels,144 F.3d at 1456; In re Klein, 987 F.2d 1569,1571 (Fed.Cir.1993)。
16. 參照The Patent Act refers to "a written description" in 35 U.S.C. § 112, ¶ 1: The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention。

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