假設一個光碟機的利潤是30塊美金,如果對權利金的要求來者不拒,全部都付的話,光權利金就要32塊美金。所以如果權利金是全付的話,那廠商的利潤是負的,即做一台虧一台。 |
繼前期文章標準關鍵專利授權金之計算 :何謂合理?- Part I後,本期會探討台灣廠商在面對標準關鍵專利(SEP)時所遭遇的困境,及應如何面對。道法法律事務所林金榮律師在「產業標準與標準專利之互動 - 談台灣產業面對之未來標準挑戰」研討會中,分享了過去他在業界任職時的經驗,台灣廠商頻頻被國際大廠、甚至是專利蟑螂索取權利金,已嚴重的侵蝕其利潤營收,究竟要如何才能再傷害減至最低?
林金榮在進入律師事務所之前,曾在電子產業服務了8年之久,也經手過不少授權金的談判。他指出每年台灣要付出去的權利金已越來越高,早已是赤字,到了2012年已接近50億美金。他回憶說:「這個金額其實我以前在金寶任職時也貢獻不少。我之前在金寶任職時,手機還是2G/2.5G的世代,那時候我們公司有做一些手機的OEM/ODM代工,當時有很多專利權人像Motorola、Nokia、Philip……等等,都一直來向我們要權利金,那時候這些專利權人每個禮拜都來,一直接待不完。他們每一家都說要的不多,像一家要1%、另一家要0.8%。的確每一家要的都不多,但加起來就很多。如果很老實的每一家來要的都付給他們權利金的話,那根本就做不下去。」
林金榮說那時候做手機的廠商真的很辛苦,每年都要繳很多權利金,特別是Inhouse IP會被公司覺得一直都在花錢,是賠錢的單位。「我們那些要處理權利金的人都覺得很痛苦,唯有一家台灣手機大廠付權利金就付得就很阿莎力。舉例像Nokia來找我們,在第一回合的時候可能會提出要收1%權利金,我們至少會殺到5折開始談,但這家很阿莎力的手機大廠可不是這樣,他們會說:『好,如果打9折我就付』,所以每次在第一回合就有一家台灣廠商會付掉,也不跟對方談判,在這種情況下,我們這些做手機的台灣廠商就很痛苦,因為當有一家廠商打9折,以0.9%就付掉的時候,就有一個標準在,其他廠商要殺到0.4%、0.5%那是不可能的事。我們其他廠商那時候就不太高興,想看看他能付到什麼時候,但那家廠商口袋還蠻深的,付到現在還在是付,但已經越來越難付了。」
來者不拒 利潤是負數
標準專利跟權利金的關係很簡單,正因為它是「標準專利」,所以就必須要付權利金,不得不付。
林金榮指出當年他在台灣光寶工作的時候,曾經負責權利金的談判,當時光寶集團有一個子公司建興電子,是負責製造光碟機的公司,當時候因為光碟機價格掉得很厲害,所以常被人戲稱為光會跌價的機器。當時候他有稍為統計了一下:「假設一個光碟機的利潤是30塊美金,如果我權利金是來者不拒,全部都付的話,就要32塊美金了。所以如果要全付的話,利潤是負的。」
林金榮後來發現他們真的都是全部付,幾乎是來要的都付,如果沒來要的就東躲西藏,只希望能盡量少付,因為付了32塊就等如是白做了。那為什麼光碟機要付到32塊權利金呢?主要是因為光碟機的讀取頭或是一些訊號的編碼技術等等,完全都是標準,台灣廠商在這些地方有技術,但是完全沒有專利。所以到最後每個專利權人都不生產,只負責收權利金。簡單來說就是標準專利不得不付,這是一個很嚴重的問題。林金榮指出標準是無所不在的:「就一個我碰到的例子,最近在通訊界4G LTE很紅,有些國際大廠已經在放話說:『我已經在準備收錢了,只要等你做起來。』」
林金榮不禁質疑:在通訊方面有多少標準專利?台灣廠商知道嗎?不知道! 有30塊的利潤要付32塊的權利金,台灣廠商知道嗎?不知道!所以才會一直殺價,從30塊殺到25塊,再殺到20塊,可是權利金32塊會降下去嗎?不會!
除了通訊,像連接器也是一個好例子,林金榮表示連接器只要你做到USB 3.0,鴻海就會來跟你收錢。因為鴻海做連接器比較早,之前作USB 1.0、2.0的時候,很多人會去跟他要錢,所以他也學乖了,在3.0的時候就發奮圖強,鴻海那時候有參加一些SSO,申請的一些專利也有些被approve成為標準,所以在USB 3.0方面,手上握有一些標準專利,於是就對同業如法泡製,同業雖然心裡面是恨得牙癢癢,但無可奈何還是得付。
至於半導體方面,像台積電、聯電的晶圓代工業,也是很多標準,幾乎所有生產製程都包有一大堆專利,所以他們的生產設備全部都要跟有標準專利技術的廠商買,很難跟台灣本土廠商採購,因為很容易有侵權疑慮。
當標準及權利金都躲不掉的時候,最好的方法就是面對。林金榮說:「前一場演講有提到標準必備專利(stand essential patent,SEP)的問題,我覺得最可惡的是專利權人不只是授權SEP,就連Non-SEP也要一併授權。綑綁的方式包括:(1)SEP + Non-SEP、(2) SEP + 已專利產品、(3) SEPs +非專利產品。用整批打包的方式,半賣半強迫的要你接受。像100件裡面可能有5件是SEP,但其他95件卻不是,可是你沒有辦法跟授權的廠商說其他95件你不要,因為這是他們的策略,他們會告訴你這是無法拆售的。第2個SEP + 已專利產品就像是晶圓廠的例子,將標準專利與他們已獲專利的產品(像生產設備)綁在一起,非得跟他們買不可。這一種綑綁方式最近美國supreme court已經表示沒有anti-trusted議題。最後一種是將SEP與已獲專利及非專利產品綁在一起賣,雖然表面上是可以拆賣的,但拆賣並不划算的,這一種綑綁的方式就有anti-trusted的問題。」
如何面對?
為了避免SEP專利權人繼續橫行下去,美國法務部 (Department of Justice, DOJ ) 與USPTO於 2013年1月發表了政策性的公告,主要聲明:標準專利授權金必須自願遵守對F/RAND的承諾。
面對高額權利金,林金榮提出了一些應對的建議供大家參考,就是剛實行不久的IPR (有關IPR的報導,可參考北美智權報新的領證後複審程序間接提升美國專利品質、第一個美國專利多方複審案例評析、及專利法修正草案是否會改變美國法律實務?等前期文章)。林金榮指出,就IPR實施一年以來的統計,有84.5%的IPR案子是跟專利訴訟有關的,他認為IPR該是制衡不合理授權金的一個好對策。此外,FINNEGAN的合夥律師馬宗聖也指出,一個IPR案子走下來到結束粗估是10萬美元,比專利訴訟甚至是付權利金該來得便宜許多。
最後,林金榮也提出了一些把SEP作迴避設計的例子。他說一件產品的設計不可能全部是SEP,所以可以先找出那些是SEP,那些不是SEP,如果不是SEP的話,就可以迴避,那踩到的範圍少一點,權利金也可以少付一點;而針對SEP的部分,那standard的feature在那裡?像在晶圓廠的晶圓盒,上開跟前開是一個標準,但如果有一個是上開前開但是加鎖的,那這個鎖就不是標準,這個鎖的部分就可以迴避;如果試著去迴避不是標準的claim,那踩到的部分也是會比較少。另外就是一些有SEP的Patent Troll,林金榮則是建議不要強碰。
此外,一些比較主動的行動,像在要發展一個產業或是產品前,可以先從專利地圖作起,了解該產業的SEP及專利的分布如何;或是多參加一些跟國際標準相關的會議,隨時掌握領域中SEP的發展,林金榮也認為是必須的。
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