此報告所探討的7件通訊產業專利訴訟案件分別為(1) Apple v.Moto、(2) InterDigital v. Nokia、(3) Rambus v. Freescale et al、(4) HTC v. Apple、(5) CSIRO v. Acer et al、(6) Linex v. HP et al及(7) Apple v. HTC (英國) 七件案例。在訪談了相關廠商的法務部門人員與外部律師,並對該案中的訴訟攻防與策略議題進行評述後,報告對台灣廠商提出了下列建議。
(II) 權利範圍解釋是重要決戰點
美國聯邦地方法院專利訴訟程序中規定,雙方當事人必須參加法官所主持的「專利請求項範圍解釋聽證會」(亦稱「馬克曼聽證會」),兩造雙方在聽證會上,可對專利請求項中的關鍵名詞提出有利於己方的解釋,而法官則會依法主張其認為較正確的解釋。一般而言,法官在詮釋專利請求項時,首先,應檢視內部證據(intrinsic evidence),其中包括請求項文字本身、專利說明書和專利審查歷程。理由在於此些證據是確定系爭專利法定意義之最重要來源。法官亦可考慮採用外部證據(extrinsic evidence),外在證據亦即不屬於專利本身及專利審查歷程之所有外來證據,例如發明人證詞及專家證詞等。在馬克曼聽證會舉行過後,法官將各方解釋載於專利範圍解釋對照表,當中將載明兩造目前仍待詮釋之申請專利範圍。倘若經過上述努力,仍存在為數頗多之具爭議性的請求項術語需要進行詮釋,法官將可制定一相關數量之上限規定。
此外,一旦法律訴訟之發生可被合理預期時,相關證據維護責任隨即生效。如有一方違反前述維護責任(銷毀證據),法院將調查該銷毀行為是否屬於惡意(in bad faith),以及是否對於訴訟另一造構成不公平影響。倘若發現前述惡意銷毀證據情事,銷毀情形又影響兩造之間公平性,則系爭專利將因不潔之手(Unclean Hands) 而不可執行。
轉移上述所有3項權益,在程度上等同才於整個專利的讓與,否則僅構成授權(license) 事實。因此,是否為讓與的問題,並非取決於名稱上之自我認定(the name by which it calls itself),而是取決於該協議條款之實質法律效力。在檢驗專利權之「所有實質權利」時,法院必須針對專利權可能涉及之所有權利義務關係加以判斷。也就是說專利權利之讓與協議是否實質構成專利讓與或僅為專利授權,其必須檢視協議當事兩造的主觀意圖與所移轉權利之實質內容為何。若被授權方缺乏所有實質權利,將不具獨立起訴資格。如果授權方並未轉移被授權方所有實質權利,即使為專屬(排他性) 授權,專利權人必須一同列為原告,被授權方才得以對他方主張專利侵權而起訴。如果授權性質為非專屬(非排他性) 授權,被授權方就不太可能提起侵權訴訟。因此,訴訟案件任何一造,甚至審理法庭本身,皆可於訴訟程序之任何時間點,其中包括上訴階段,提出原告是否具備提訴資格之議題。
(VIII) 損害賠償的計算
專利訴訟案件中金錢的救濟手段(monetary remedy) 是基於專利權人之損失或侵權人透過侵權行為所獲價值來衡量。其中專利權人所失利益: 包括銷售額減少(lost sales)、預期利益減少(projected lost profits)、因侵害所導致產品價格下跌(price erosion)、商譽受損(injury to business reputation) 等。而侵權人所獲價值可以25%的大略法則,也就是賠償金總額(銷售該產品所得之淨利÷產品的銷售額)以不超過25%之該產品銷售額來計算。但若該專利只占產品之一部,或作為該產品之改良設計時,不應以「全部市場價值」為計算基礎。
(I) 以申請懈怠對抗專利伏擊
在InterDigital v. Nokia一案中,原告即是不斷以延續申請案、部分延續申請案等,擴大其在價值鏈上的涵蓋範圍,從元件、模組、系統到服務。待時機成熟,再根據技術規格的定義與規範,建立該項請求項範圍,作為產品侵權的舉證,對目標廠商提起侵權訴訟。
(II) 針對NPE的專利組合特性
NPE代表著未實施所持有專利之實體,按照一般意義解釋就是不製造任何產品之公司個體。該名詞基本上是一個中性而不帶任何貶抑之稱呼。被NPE控告後,無法反訴NPE,因為NPE在市場上沒有任何產品。NPE發起專利訴訟已經是美國境內最為普遍的商業活動之一,一家公司企業通常難以事先預測是否會遭致NPE控告侵權,只要在美國境內有實質獲益之公司企業,都有可能會成為NPE之下手目標。幾種常見在ITC 提起訴訟的NPE 典型包括:
攻擊型的製造商(Offensive Production Company),運用其未生產或授權的專利進行主張,如Motorola 、Technicolor,其專利部門作為類似NPE的角色,有一由防禦轉為攻擊的轉型(組織再造) 過程。這類公司累積大量的防禦用途、成本低、品質不一的專利。專利組合用來交叉授權、權利關係多半複雜。專利組合中只有一兩個是關鍵的,其他許多是抵稅目的而納入專利組合。