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三管齊下,時尚產業智財保護更完整
葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 副教授
2015.11.18

設計專利主要保護標的產品外觀設計,但是,美國法律同時可以無取得成本的著作權、或未經登記商業外觀方式對產品外觀設計提供保護。那麼,選擇以設計專利保護,對於權利人整體智慧財產權佈局有那些優點?對於時尚業有哪些誘因?

設計專利保護雖是時尚與創意產業智慧財產權佈局主要一環,但是其重要性卻時常被相關產業所忽視。然而,隨著2011年蘋果與三星智慧型手機與平板電腦專利訴訟開始在美國法院開展,蘋果以設計專利作為三星手機侵害iPhone重要主張之一,並以設計專利成功地請求以三星侵權商品的所有獲利,做為損害賠償計算方式,顛覆科技專利訴訟向來以合理權利金以及專利對產業貢獻度作為計算專利侵權損害基礎,有關設計專利保護與執行,才吸引眾人關注。

美國專利法對於設計專利計算損害賠償方式優於發明專利

蘋果與三星專利訴訟在2012年8月由北加州聯邦地方法院判決侵權成立,陪審團決定三星應賠償蘋果高達10億美金之損害[1]。在此一判決之後,本案仍持續進行上訴等相關訴訟程序,今(2015)年5月,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)作出判決[2],部分維持北加州聯邦法院判決,部分廢棄北加州地方法院之判決。本案於上訴過程中,其中一項重要爭議,即是美國專利法第289條有關設計專利損害賠償的特別規定,是否應以被控侵權產品獲利來計算損害賠償額?

依據美國專利法第289條第1項規定[3],在專利有效期間內,設計專利權人可以請求侵權人將販售應用設計專利的產品(article of manufacture)所獲得利潤數額作為賠償,且該賠償額不得少於250美元。其次,專利法289條第2項規定,權利人基於第289條第1項規定之請求,不會因此防止、降低、或減損權利人其他救濟方式,但是權利人不能重複主張侵權所得利潤。整個上訴爭議,即是專利法第289 條有關所謂「article of manufacture」應如何定義?如果是指整個產品,則損害賠償數額,係以整個被控侵權的手機與平板電腦的銷售的獲利來計算應賠償數額;反之,如果是指侵權直接相關的物件,則不應以整個商品的利潤計算。

在發明專利侵權案例中,美國聯邦上訴巡迴法院向來以侵權的單元價格作為損害賠償計算之基數,而非以整個產品售價計算損害賠償額[4]。在Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc一案中,CAFC指出,權利人計算侵權人獲利應將非專利部分對於產品貢獻之利潤區隔出來。在Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.乙案中,CAFC針對合理權利金計算專利侵權損害賠償額,計算基數之合理性應與合理權利金比率一同考慮,因此縱然可選擇產品售價作為合理權利金基數,但應確保權利金基數選擇之合理性。2012年LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.案,美國聯邦上訴法院更進一步建議以最小專利可實施單位(smallest salable patent-practicing unit )當作合理權利金計算計算,並最為合理權利金計算的第一步驟。[5]由以上可知,在發明專利損害賠償的領域,以侵害專利對於產品貢獻作為計算損害賠償數額的原則是為常態。

然而,蘋果與三星專利訴訟中,蘋果依照專利法第289條規定請求設計專利侵權賠償,並主張應該以整體產品,也就是智慧型手機與平板電腦計算所得利益。此一主張經一審判決後,隨後在2015年5月獲得CAFC確認。雖然,三星在上訴理由主張,設計專利侵權的損害賠償,應當按照由於侵權部位所獲得的利潤計算,因為只有侵權行為所得的利潤才能作為損害賠償;三星另外主張,所謂專利法第289條所謂「article of manufacture」的定義,應當限定於侵權的製品而非整個侵權產品。三星上訴對於專利法第289條定義的主張雖有27位專利法學專家支持,但仍不被上訴法院所採納,CAFC因而確認一審判決有關以全部售價之獲利作為損害賠償額之部分。三星隨後發表將向最高法法院上訴。倘若最高法院維持上訴法院見解,預期設計專利不僅對於時尚業有其重要性,未來對於科技產品外觀以設計專利保護將是趨勢。

設計專利與商品外觀保護差異

上述雖然提到設計專利損害賠償數額的計算方式較發明專利為高,但是著作權與商品外觀(trade dress)也都可以保護外觀設計的創意,這兩種智慧財產權型態無須申請就可以取得,所以並無須投入申請費用。那麼,設計專利保護對於時尚業創意保護有何吸引力?

一、設計專利保護無建立識別性限制

在Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. [6]一案,美國最高法院認為商品外觀保護有二個要件。第一要件:必須是不具功能性的特徵,因此所保護的範圍不及於衣服設計,因為服裝本身就具有功能性;第二要件,主張trade dress保護,該商品外觀必須具有識別性。而最高法院認為產品設計不具先天識別性,必須建立第二重意義才能取得識別性,換言之,產品設計只有在獲得消費者的肯定,使消費者對於商品外觀能區分其來源後,才能主張商品外觀之保護。事實上,除非是百年設計時尚名牌或經典配件,例如愛馬仕柏金包或LV的布紋,消費者對於流行物品往往很健忘,需要很長一段時間才有可能建立商品外觀的第二重意義。一般而言,新銳設計師的創新設計,往往具有引導時尚潮流,因此尚未在市場上久到足以建立第二重意義,因此難以主張trade dress來保護他們的設計。此時,主張設計專利保護為宜。

二、著作權保護商品設計之限制

受限美國著作權法第1302條規定,設計如有下列情事,則不受美國著作權保護:

  1. 無原創性;
  2. 不具有創作之高度,為通俗或一般型式,例如標準幾何外形、常見的圖形標誌,或是跟形狀花樣結構已變得標準共同流行或者平凡;
  3. 僅於無意義之細節上,或元素之變化係相關產業上所常用者,儘管設計要件不符合第(2)段排除保護的範圍,亦同;
  4. 設計於作品之呈現方式,僅為功能之實現;
  5. 設計師或所有者依本章規定之下,申請註冊保護前,已將其設計作品於美國或外國公開超過 2年的期間。[7]

因此,著作權對於商品設計保護,與商品外觀相同,僅能就不具功能性部分主張著作權保護。因此,以時尚服飾設計為例,著作權僅能保護特殊設計圖樣、布料花紋等;反之,設計專利所主張設計主體可及於為實用性物品,例如LV包包、Cross休閒鞋等。

設計專利申請的技巧

儘管設計專利對於時尚設計保護也有其限制,例如設計專利仍必須具備新穎性與非顯著性要件才能取得,而許多設計都是結合舊有設計元素所組成,因此顯著性要件有時很難克服。因此,美國在2006年就可以提出禁止設計剽竊法案(Design Piracy Prohibition Act,簡稱DPPA)[8],然而因為該法案的爭議性過大,目前仍然在國會審議中,尚未通過。因此,目前設計專利對於時尚業設計保護,仍然是主要選擇。以下說明設計專利申請若干小技巧,可以擴大設計專利保護範圍。

設計專利請求項僅有一項請求項,因此設計專利保護範圍係以圖形為主體,這些圖形可以藉著繪圖或是相片來描述欲保護設計特徵與範圍,因此繪圖和相片是解釋設計專利的保護範圍主要基礎。由於圖片與相片與專利保護範圍有關,因此如何提供最大設計專利保護範圍,以保護產品不受侵權為申請設計專利時應具有的基本概念。

申請圖示建議以設計圖而非產品照片

設計專利申請建議以基本的設計圖作為圖示,而不是用販售產品的詳細圖來申請。因為如果以設計圖作為設計專利範圍,那麼設計專利保護範圍會超過實際販售的產品,因為以設計圖作為設計專利保護範圍,設計專利主張所強調的外觀設計特徵,而非販售產品本身。

假設圖1中的Fig1到Fig6為設計專利圖示,Fig1為產品正面圖。雖然Fig1詳細描述販售產品的正面圖樣,但如果設計特徵並無強調每層有「O」的裝飾,則無需在圖示表達,因為詳細特徵的描繪將使專利範圍限縮。因此,如果將Fig1上「O」的裝飾圖像去除,則可擴大實際產品保護範圍,且保護範圍也會比Fig1為大。此時,只要產品具有上層具有一朵Fig1所描述的花、正面左邊有花的圖樣及三層抽屜,就構成侵權,而無須每層抽屜具有「O」的裝飾。

圖1:設計專利圖示例(一)

圖案來源:USPTO www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide#single

因此,越是概括或基本的設計圖,因為描述的設計特徵較少,設計專利保護專利範圍較大,可以涵蓋侵權產品也就越多,對於專利權人的保護就越多。

圖示若提供物品真實圖片其保護範圍較小

以下圖2是兩個Louis Vuitton的設計專利:左邊D046,689專利(簡稱689專利)設計專利是有意要保護一個特殊布料所做出的包包;而右邊D422,405(簡稱405專利)設計專利則是保護一般性設計,因此右邊圖示所描述的設計能涵蓋任何材質所製成的錢包,任何顏色的布料或皮革如果有相同形狀都構成侵害405專利,因為405專利是黑白線條與不明確的線條相比,能提供專利權人更好的保護。另外提供黑白照片要比彩色照片為宜,因為專利保護範圍無需受到顏色限制。

圖2:設計專利圖示例(二)

圖案來源:www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide

虛線的運用能有效擴充設計專利保護範圍

圖3中所用虛線是用來描述不屬設計特徵,但是必要存在之結構。虛線重要性在顯示所申請設計專利其使用方式。由於虛線的結構可以有不同的變化,因此如果僅是修改虛線部分,而植物圖形不改變,還是會被設計專利所保護。

圖3:設計專利圖示例(三)

圖案來源:www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide

 

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

作者: 葉雲卿
現任: 世新大學 智慧財產權研究所 副教授
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
學歷: 美國舊金山金門大學 法律博士(SJD)
美國華盛頓大學 法律碩士(LLM)
國立政治大學 法律碩士
國立台灣大學環境工程所 工程碩士
經歷: 台灣科技大學專利所 助理教授
美國舊金山 Suzan See Law Office法務
美國矽谷 Vivian Lu Law Office法務
台灣建業律師聯合事務所律師
台灣環宇律師事務所律師
產學合作計畫: 美國訴訟管理產學合作計畫
代表著作: 營業秘密刑事責任
中小企業智慧財產權管理制度建置
專利意見書在訴訟上之運用
證照: 律師、台灣專利代理人、環境工程技師、仲裁人、ISO14000管理師

 


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