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別步上Apple後塵!品牌企業最怕遇到的三大智財風險
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
2015.12.16

國際行銷與業務拓展可說是品牌企業的生命,但品牌企業往往沒有意識到,若忽略智財風險,可能會斷送品牌賴以維生的命脈。或許你會想,有這麼嚴重嗎?蘋果(Apple)的iPad曾在大陸遭遇商標權之爭,因為商標被唯冠科技(深圳)搶註,還被控告侵權進不了大陸市場,最後只能以和解手段買回自己的商標,代價是6,000萬美元!

全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 公佈「2015 年台灣國際品牌價值調查」,2015年台灣20大國際品牌之整體價值為 89.56 億美元,相較 2014年品牌總價值(87.28億美元)成長2.6%。然而隨著品牌能見度的提升、海外市場的快速拓展,台灣品牌企業也面臨更多品牌仿冒、產品抄襲,甚至商業機密外洩等智財風險,在11月底資策會科技法律研究所於和全球品牌管理協會共同舉辦「企業品牌經營攻略-全球智財佈局及策略運用」研討會中,由業界專家分享企業品牌經營管理的應用及布局。

企業在發展品牌的過程中,有可能從品牌識別品牌管理,或是品牌行銷等各個小細節,因忽略智財保護而衍生重大風險,結果讓企業付出高昂的成本,或是引發訴訟纏身。資策會科法所創意智財中心專案經理施品安在該場研討會中指出,品牌企業發展過程應首重智財風險的預警,建立品牌的初期就應該思考如何降低智財權侵權風險,並進一步研擬智財佈局策略。除了借助商標權來鞏固企業品牌外,還可利用立體商標、設計專利及著作權等不同智財權,交叉保護企業的品牌與產品。

圖一、資策會科法所創意智財中心專案經理施品安分享資策會在過去四年輔導廠商的經驗中,品牌企業最常遇到的智財風險。

吳碧娥/攝影

品牌識別風險

得獎獨特設計,卻未取得設計專利保護?
很多企業都會在國內外角逐獎項,得獎之後會公告在官網上作為行銷,其實這其中就潛藏著危機。若公司沒想到要替產品申請專利保護,常有產品得獎走紅後就被仿冒,但一旦公開了就不能去申請,為時已太晚。尤其是工業產品通常外觀都大同小異,產品要有識別性才能打造品牌,所以都會有特殊的設計,施品安提醒,若有特殊款式設計,別忘記要去申請設計專利。

品牌多角化經營,卻未完整註冊商標類別?
另一方面,就算企業知道有品牌就要去申請商標,但在拓展業務或是多角化經營時,不是「當初有申請商標」就夠了,還有註冊類別的差別,申請商標的類別總共有45類,LOGO必須指定使用的產品或服務。舉例來說,曾有製作布料的廠商申請商標,布料的商標屬於第24類,但後來這家廠商從布料往下游延伸業務到成衣,才發現當初商標申請的24類並不包括成衣,又去補註冊申請。

而另一家知名的飯店品牌,原本經營的範圍都在飯店業,申請的商標均在43類,但在近兩年將業務推展到官網販售線上商品,並以飯店品牌的LOGO當作線上商店的LOGO,同樣也會有商標類別差異的問題。

品牌管理風險

商標申請和使用不一致
我國《商標法》上有明文規定,申請樣式和實際使用不一致時,會被認為沒有實際使用商標。在台灣,若三年連續都沒有使用,商標就會被廢止,每年都有許多企業商標被廢止的案例。台灣企業也常在大陸申請商標,因為形象沒有一致被廢止商標的比例非常高。品牌管理除了建立形象很重要,使用樣式上的法規遵循也不可忽略。

像是國內一家眼鏡公司在申請商標時,是中文加英文同時申請,但後來只有實際使用英文文字,就被智財局認定沒有實際使用商標。由於中文和英文拆開申請是兩個費用,很多台商為了節省費用,會把所有LOGO元素綁在一起去申請商標,結果到國外通常只會使用英文版本的LOGO,造成品牌商標使用上的不一致。

另一個要注意的重點是商標顏色的問題,企業在發展品牌識別時,常會有主視覺顏色,以此去申請商標的話,在使用上也會有所限制。雖然在台灣或是鄰近的亞洲國家,在策略上可以用黑白色去申請商標,未來實際使用上會比較有彈性,但現在國際趨勢開始認為,註冊商標的顏色應該和日後使用的相同,可能不再接受先以黑白申請,之後再變換彩色使用。

品牌商標未評估延展
商標管理是品牌管理的重要環節,雖然我們常聽到「百年商標」,但商標是每十年就會到期一次,因此申請註冊之後,別忘記每十年就要去延展一次,避免商標未定期延展而失效。公司通常會記得在台灣申請商標和延展,比較容易忽略的是國外的部分。曾有一家做輪椅的廠商,很早就在美國佈局,但2014年因商標過期未延展而失效,這對努力經營品牌很久的企業來說,無疑是一大打擊,在空窗期間更有可能被人趁機申請。但反過來要思考的是,如果品牌隨時間會不斷轉換產品,是否需要全數延展所有商標,也可以從成本上去進一步考量。像是食品或藥品產業,每次推出新產品都會將名稱去註冊商標,一家藥商光是在台灣的商標量多達400~500件很常見,如未確切評估需求,可能會產生大量的延展成本。

經銷代理商/關係企業未進行控管
施品安也曾遇過,有一家工具機廠商在土耳其經營得很好,但卻被在當地委託的代理商搶註商標了。目前資策會經手的搶註商標案件中,平均十件案子就有四到五件是代理商或經銷商搶註。若要有效管理海外代理商,最好是在合約中就明文規定,避免商標或是網域被對方所搶註。甚至還有台商被大陸的關係企業外洩技術資訊、定價策略和客戶名單,都是品牌管理需要注意的重大智財風險。

品牌行銷風險

委外設計未約定權利
行銷的智財風險是不分大小企業都會遇到的問題。有一家食品公司在委外製作廣告時,沒發現簽署的合約內容未取得「著作權」,僅取得「使用權」且只有兩年,兩年過後就失去播放這支廣告的權利。另外一家米香公司請設計公司製作特殊的包裝設計,本以為雙方沒簽合約,應無使用上的限制,後來才發現當時設計公司提供的訂單下面,有註明「著作權及設計專利均歸設計公司所有」,造成米香公司後續使用上的障礙。

品牌行銷國際未進行相應佈局
蘋果的iPad曾在大陸市場遭遇商標權之爭,唯冠科技(深圳)起訴蘋果產品商標侵權,並在上海等地對法院申請禁售有蘋果iPad商標的產品,蘋果在一審時敗訴,不但在大陸的銷售受到封殺,若二審沒有改變一審的判決,蘋果可能還會面臨最高超過人民幣300億元的工商罰款。iPad在大陸的商標侵權之爭,適逢蘋果推出iPad3之際,不但影響了iPad3在大陸上市的進度,一度甚至必須被迫更名,最後蘋果與向深圳唯冠公司支付6,000萬美元才達成和解。

台灣廠商不只要在台灣申請專利,要拓展國際市場,國際的商標和專利佈局更是重要,先申請商標的成本相對起來極低,不用擔心之後還要鉅額買回自己的商標;若不幸商標被搶註,面對仿冒恐將束手無策,還會弱化的品牌識別度。施品安表示,商標若在國外先被搶註,即使一進入當地市場就已使用,還是很難拿得回來,通常最後都是私下和解買回,遠大於當初申請註冊的成本。因此,企業在推展海外市場時,務必事先進行國際商標佈局,避免不肖廠商搶先註冊商標。

表一、品牌企業常遇到的智財風險與保護策略

類別

風險項目

保護策略

品牌識別

  • 品牌產品設計未進行專利申請
  • 品牌logo未進行商標申請
  • 品牌名稱的商標註冊類別不全
  • 智財保護:商標、設計專利檢索、申請註冊
  • 多角化經營-註冊類別完整

品牌管理

  • 未定期盤點智財權漏未延展/交年費
  • 經銷代理商不當使用商標/廣宣/洩密
  • 關係企業不當使用/登記不同名下
  • 智財管理:智財權盤點管理、經銷代理/關係企業管理

品牌行銷

  • 品牌拓展國際未進行商標/專利國際佈局
  • 委外設計權利歸屬不清、侵害他人智財權
  • 智財佈局運用:商標、設計專利檢索、國際佈局
  • 委外設計權利歸屬和不侵權保證

資料來源:資策會科法所創意智財中心

圖二、企業如何透過智財強化品牌保護
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圖片來源:資策會科法所創意智財中心

台灣產業的轉型危機

全球品牌管理協會董事長陳春山則建議品牌企業,應確實擬定品牌智財戰略,建立品牌智財管理規章、流程,定期向董事會報告每年品牌的價值有多少,也可仿效渣打銀行於董事會設立「品牌與企業價值」委員會,或是在總經理下設置「品牌智財辦公室」,在研發行銷或法務部成立品牌智財專責部門或人員,落實企業的品牌智財保護。

圖三、全球品牌管理協會董事長陳春山於此次研討會分享企業品牌經營管理的訣竅。

吳碧娥/攝影

陳春山認為,台灣出口有極高比率集中在組裝代工和零組件銷售,但是只有品牌商才具備產品訂價和議價的能力,這點是台灣廠商需要培養的。目前與我們鄰近的南韓、大陸都在積極發展品牌,「品牌」產品已成了南韓的出口大宗;而大陸的聯想、華為、TCL等品牌皆已打入歐美市場,雖儘管發展品牌絕非一蹴可幾,需要持續不懈進行投資、併購與人才培養,但台灣廠商只要一日不投入,只能眼看著市場被他人所佔據。

 

作者: 吳碧娥
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學新聞研究所
經歷: 驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃

 


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