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一場關於生命與財富的專利戰爭
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
2016.01.27

今年一月十一日,美國專利商標局(USPTO)的專利審判及上訴委員會(PTAB)受理了一件專利爭議案,參與的兩方人馬剛好是美國東、西岸的兩大學術龍頭:位於波士頓、哈佛—麻省理工學院合資成立的The Broad Institute,以及位於加州的柏克萊大學。系爭的標的,則是一組可能牽動全球上億人口生命健康,以及無數財富的基因重製(Gene Editing)專利。

自從了解DNA的運作機制後,科學家的焦點就是開發基因重製工程技術,也就是直接修改可能對人體無用甚至有害的基因。目前大部分的基因工程都是透過人造的蛋白質進入細胞內修改特定的DNA,但新興的CRISPR則是使用體積更小、更靈活的RNA片段來鎖定目標DNA序列,不但效率更高,成本也更低,人造基因、疾病完全預防、病人完全治癒的夢想也有了實現的可能,CRISPR技術也因此被生命科學界視為下一個劃時代的新興科技。

圖1:CRISPR運作示意圖

資料來源:Project Spotlight CRISPR, The Broad Institute

CRISPR技術最早出現是在2012年8月份,由知名期刊「SCIENCE」所發表的一篇名為「A programmable Dual-RNA—Guided DNA endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity」的論文,主要發表人為加州大學柏克萊分校的The Doudna Lab主持人Jennifer Doudna,也在當年五月時向USPTO申請了專利;沒想到Doudna的專利申請還在進行當中,先獲得專利的反而是較晚申請、而且還採用加速審查辦法的競爭對手The Broad Institute(US 8,697,359 B1, 2014年4月15日獲證)。

「第一發明人」原則使專利權歸屬難以認定

由於這兩人的專利申請日期都落在美國發明法案(AIA)生效日之前,不適用新的第一申請人(first to file)制度,使得PTAB必須採用舊的第一發明人(first to invent)標準,也就是根據兩方提供的文件如email、會議記錄、研究筆記等證據進行實質判斷,導致專利權歸屬更加困難。例如The Broad Institute所舉出的資料,雖然他們並不是第一個提出專利申請,卻在申請內容中把相關技術原理、運作機制以及使用範圍都做了完整的說明,而且根據歷來的學術活動,The Broad Institute更聲稱,他們旗下的科學家Feng Zhang其實比Jennifer Doudna更早發明這項技術,所以即使他們較晚提出申請,也應該取得專利權。

圖2:Jennifer Doudna(左)與Feng Zhang(右),這樁專利權戰爭中的兩大科學家


資料來源:Zhang lab @ MIT, The Doudna Lab

除了時間點以外,其他的爭議還包括The Broad Institute專利的進步性,以及基因工程技術是否可授予專利。Jennifer Doudna在2012的論文中是以單一細胞作為CRISPR的實驗對象,而The Broad Institute的Feng Zhang所申請的專利,則是以活體動物做實驗。從中衍生的問題就是:如果把Jennifer Doudna的論文當成先前技術,則Feng Zhang將類似技術實施在活體動物所得的實驗結果,是否具有進步性?

基因工程是否為醫療行為,能否授予專利?

此外,在各國專利法規中,基於公共利益考量,都有醫療技術不能授予專利的規定(註:我國專利法第24條第2款規定,人類或動物之診斷、治療或外科手術方法不授予專利。);那麼,從CRISPR所衍生的基因重製技術,是否也算是「治療」或「外科手術方法」?如果是的話,恐怕不但The Broad Institute將喪失專利,柏克萊大學也將討不到好處,對於全球的基因工程研究也會是一大挫敗。

今年三月,PTAB就會召開這樁爭議案的第一次電話會議,讓雙方首次得以「對簿公堂」。可以預期的是,不論PTAB最後的決定為何,兩造當中至少都會有一造不服並尋求上訴。因為背後的利益太過龐大、牽涉的面向也廣,一路爭到美國最高法院都有可能;這件案子想要有個水落石出,恐怕還得拖上好幾年。

資料來源:

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 


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