美國專利引誘侵權

美國專利法除了直接侵權（direct infringement）規定外，還有間接侵權（indirect infringement）之規定。在美國專利法第271條規定了專利之間接侵權，包括輔助侵權（contributory liability）和引誘侵權（induce infringement）。

引誘侵權規定在美國專利法第271條(b) ：「任何人積極地引起（actively induces infringement）對專利之侵權，都應負侵權責任。（註1）」

輔助侵權規定在美國專利法第271條(c) ：「任何人在美國境內（within the United States）提供銷售或銷售，或由外國進口至美國（imports into the United States）一專利機器、製造物、結合物、組合物之重要部分，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且上述物品構成該發明的實質部分，且明知（knowing）該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權，當上述情形並非作為非實質侵權用途之主要用品或商業上物品時，應負幫助侵權者之責任（註2）。」

比較引誘侵權規定和輔助侵權規定，有二個重要差別。

• 第一個差別，引誘侵權並沒有限定在美國境內（within the United States）；但輔助侵權則明文限定在美國境內為輔助行為。
  
  
• 第二個差別，輔助侵權要求行為人「明知」（knowing）所提供或進口之物品，乃作為侵權之用。但引誘侵權卻只規定積極地引起侵權（actively induces infringement），即構成引誘侵權。但並沒有規定引誘人是否「明知」其引誘的行為，將構成侵權。

雖然引誘侵權沒有像輔助侵權，規定明知要件，但過去美國法院皆認為，引誘侵權者，也必須明知自己的行為會引誘他人侵權。但是，所謂的明知，要明知哪些事項？是要明知自己的行為會導致他人製造或銷售產品，還是必須明知該專利之存在？

對於此一明知的內涵，由於法條並不明確，故引發了2011年美國聯邦最高法之Global-Tech v. SEB案（註3）。

Global-Tech v. SEB案事實

本案的專利權人SEB S. A公司，是一家法國家電的製造商。在1980年代，其研發出一種不燙手（cool-touch）的油炸鍋。SEB在1991年申請取得美國專利，專利字號為4,995,312號專利。其並開始在美國生產銷售該款產品，且獲得極大成功（註4）。

圖一、美國專利第4,995,312號專利

圖片來源：USPTO

1997年，SEB的競爭對手Sunbeam公司，要求Pentalpha 公司代工類似的油炸鍋。Pentalpha是一家香港的製造商，並且是美國Global-Tech 公司百分百持股的子公司。為了達成Sunbeam公司的訂單，Pentalpha公司在香港購買了SEB 油炸鍋，並且開始仿製（註5）。

Pentalpha公司在香港購買的這款SEB 油炸鍋，因為屬於海外銷售，故在產品上並沒有標示美國專利字號。Pentalpha公司仿製了SEB的油炸鍋後，請了一位律師進行專利分析，但Pentalpha沒有告訴律師，此設計乃直接仿製SEB公司的產品。因此，該律師並沒有發現SEB公司的美國專利，故在1997年8月，其提出分析意見，認為Pentalpha的油炸鍋，並沒有侵害任何人的專利（註6）。

1997年8月起，Pentalpha公司開始銷售該款油炸鍋給Sunbeam公司，Sunbeam公司則開始在美國境內販售該款產品。由於售價較便宜，該產品開始影響到SEB公司在美國市場的銷售。1998年3月，SEB 在美國控告Sunbeam公司，主張該產品侵害了SEB的專利。4月，Sunbeam公司告知香港的Pentalpha公司，其產品被控侵權。結果，Pentalpha轉而將該產品，銷售給Fingerhut公司和Montgomery Ward 公司。這兩家公司進而將此產品在美國境內銷售（註7）。

SEB公司與Sunbeam公司和解後，進而又在美國法院控告Pentalpha公司（包括母公司Global-Tech公司），主張其有二種侵權行為。(1).其因為銷售或提供銷售油炸鍋，違反了專利法第271條(a)的直接侵權。(2).其積極地引誘Sunbeam公司、Fingerhut公司和Montgomery Ward公司，讓他們銷售或提供銷售該侵權產品，故構成第271條(b)的引誘侵權（註8）。

引誘侵權之明知要件

Pentalpha公司主張，並沒有足夠證據，可證明其違反第271條(b)，因為Pentalpha公司在1998年4月得知Sunbeam被控告之前，並未「真正知道」（actually know）SEB公司的專利存在。但地區法院駁回Pentalpha的主張。Pentalpha上訴到聯邦巡迴上訴法院，上訴法院支持地區法院的判決（註9）。

聯邦巡迴上訴法院指出，第271條(b)的引誘侵權，必須有二個要件（註10）。

(1).原告證明，侵權人明知（knew）或可得而知（should have known）其行為將引起真正侵權。

(2).原告證明，侵權人明知（knew）該專利之存在。

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然沒有明確證據，證明Pentalpha 公司在1998年4月以前明知該專利之存在；但卻有適當證據可證明，Pentalpha公司刻意地忽略（deliberately disregard）一個已知的風險（known risk），就是「SEB擁有受保護專利」的風險（註11）。上訴法院認為，這種忽略，跟「真正知情」（actual knowledge）並無不同，也屬於一種「真正知情」的形式（註12）。

Pentalpha公司上訴到聯邦最高法院，認為引誘侵權的要件中，必須侵權人明知該專利的存在，而不可以用「刻意忽略一已知侵權之風險」標準取代。

聯邦最高法院以8比1票，維持聯邦巡迴上訴法院判決，並由Alito大法官撰寫多數意見。

「引誘侵權」應比照「輔助侵權」之明知要件

比較第271條(b)與第271條(c)，第271條(b)的引誘侵權寫得非常簡略，沒有明確提到主觀之「故意」（intent）要件，但最高法院認為，要構成引誘侵權，仍然應該具有某種故意。所謂的引誘（induce），指的就是導致、影響、說服、透過說服或影響力推動（lead on; to influence; to prevail on; to move by persuasion or influence）。至於條文中加上「積極地」（actively）這個副詞，意指該引誘必須採取積極地步驟，帶來想要的結果。因此，所謂引誘，必然是故意行為（註13）。

但有問題的是，所謂的明知，指應該明知其引誘的行為，是否還包括應明知該專利存在？最高法院認為，二種解釋都可能（註14）。

最高法院認為，可從立法史的角度考量。此一條文，乃是美國國會1952年修改專利法時，將過去普通法（common law）判例中所承認的輔助侵權（contributory infringement）成文化。但過去普通法上的輔助侵權，並未區分引誘侵權與輔助侵權，在1952年修法時，才在法條上將二種類型區分（註15）。因此，在1952年以前的判例，比較多的事實都是跟輔助侵權有關，而非引誘侵權。

若是參考1952年以前的判例，則二種見解都有。有的見解認為，要構成輔助侵權，只需要輔助者知道所賣出的零件將使用於某一產品上即可（註16）。另一種見解認為，要構成輔助侵權，必須輔助者知道該專利存在，且知道侵權人將使用所賣零件從事侵權用途（註17）。既然在1952年的修法，是想要將判例法的內容成文化，但是判例法對此議題的立場卻很模糊，因此，最高法院認為，1964年的Aro II案，對此問題具有重要參考價值。

1964年的Aro II案（註18），涉及的是輔助侵權的問題。第271條(c)的輔助侵權規定：「…明知（knowing）該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權（knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent）」。究竟該條所謂的明知，是只要知道該零件會被用於一侵權產品上，還是必須明知到該專利之存在？其實第271條(c)的輔助侵權，和第271條(b)的引誘侵權，就此一主觀要件之內涵，一樣並不清楚（註19）。該案判決為5票比4票，多數意見認為，輔助侵權者，必須知道該零件所用於組裝的產品，本身受專利保護，且構成侵權（註20）。

最高法院認為，由於第271條(b)的引誘侵權和第271條(c)的輔助侵權，二者在1952年之前，都來自於普通法上的輔助侵權，且二者在修法後，對於間接侵權者的主觀要件，規範地都不明確。因此，Aro II案的見解，雖然是針對第271條(c)的輔助侵權，但一樣適用於第271條(b)的引誘侵權（註21）。

蓄意視而不見（willful blindness）

既然引誘侵權一樣必須具備明知要件，且必須明知專利之存在。那麼回到本案爭點，Pentalpha公司主張，要構成引誘侵權，對「該專利存在」的明知，必須是真正知情（actual knowledge），而非上訴法院採取的「刻意忽略該專利存在的已知風險」（deliberate indifference to a known risk that a patent exists）。最高法院認為，上訴法院採取的標準並不恰當，而應採取刑法中普遍採用的「蓄意視而不見」（willful blindness）標準（註22）。

在美國，「蓄意視而不見」此一標準，乃是刑法上的標準。美國各州的刑法規定，常常規定被告必須「明知」（knowingly）或「蓄意」（willfully）為一行為。若被告刻意地漠視一些很清楚的關鍵事實，法院也會認為其構成蓄意。採「蓄意視而不見」此一原則的理由，乃是認為，這種被告的有責性，與真正知情（actual knowledge）的被告一樣重（註23）。

美國的刑法為州法，美國法律學會（The American Law Institute）在1962年提出的模範刑法典（Model Penal Code）中，正式納入此一觀念。在模範刑法典第2.02條(7)中規定：「當明知特定事實之存在，乃一犯罪之要件時，如果一當事人知道有高度可能性該事實存在，也構成明知。除非當事人真的相信其不存在。（註24）」而此一模範刑法典中的標準，後來也被各法院廣為採納。

最高法院認為，既然「蓄意視而不見」此一標準，普遍用在刑法案件中，作為明知的一種類型，那麼，在民事的專利引誘侵權中，當然也可以適用（註25）。

最高法院認為，「蓄意視而不見」（willful blindness）原則，需具備二個要件（註26） ：

(1).被告主觀上相信，有高度可能性，該事實存在（the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists）

(2).被告採取刻意行為，避免得知該事實（the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact）。

「蓄意視而不見」此種類型，與重大過失（recklessness）和過失（negligence）仍有所不同，其情形比這二種嚴重。所謂重大過失，根據模範刑法典第2.02條(2)(c)中規定，乃被告知道一實質且不正當之風險（substantial and unjustified risk）（註27）；而所謂過失，則是被告可得而知存在實質且不正當之風險，但卻未發現（註28）。

至於原本聯邦巡迴上訴法院採取的「刻意忽略該專利存在的已知風險」，與最高法院採取的「蓄意視而不見」之標準，有二個不同之處。(1).上訴法院只要求「已知風險」（known risk），而非「高度可能性」。(2).上訴法院的標準，並沒有要求被告採取積極行為，去避免得知該行為是否構成侵權。但最高法院的標準，要求被告應採取刻意行為，以避免得知該事實（註29）。

本案被告的確蓄意視而不見

最後回到本案，最高法院認為，本案的證據足以支持，被告Pentalpha公司，確實構成「蓄意視而不見」，亦即避免得知該專利之存在，所以仍算是「明知該專利之存在」。就第一要件，Pentalpha曾經做過市場調查，知道SEB油炸鍋的銷售量在成長，可以推測其必然存在比較特殊的技術。這也使得Pentalpha公司決定仿製SEB之產品。而且，Pentalpha公司刻意購買了在香港銷售的SEB油炸鍋，其應該知道在海外銷售之產品上，不會標示美國專利字號。此外，Pentalpha公司找律師進行專利分析時，刻意不告知其產品乃仿製自SEB油炸鍋的資訊。以上種種，均足以讓陪審團認定：(1).被告Pentalpha公司主觀上相信有高度可能性SEB油炸鍋有專利保護，(2). Pentalpha採取刻意步驟避免得知該事實。因此，可以認定，其蓄意地視而不見，其產品會侵權的事實（註30）。

比較我國

我國專利法中，並沒有明確的間接侵權規定。一般學說與實務均認為，專利侵害為民法侵權行為之特別法，故民法第185條第2項，本身規定了所謂的「幫助侵權」與「造意侵權」，相當於美國的輔助侵權與引誘侵權。

至於幫助侵權與造意侵權，是否需要具備故意？在智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決中，曾經提過一段話：「且『造意』、『幫助』均須出於故意（最高法院92年度臺上字第1593號民事判決，及王澤鑑，「侵權行為法」，第456 至458 頁參照）。準此，我國對『造意』、『幫助』之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之『過失化』（註31）」因此，幫助侵權與造意侵權，在我國，原則上一定要具備幫助故意或造意故意。

只是該故意，是否包括知道專利之存在？是否如美國聯邦最高法院Global-tech v. SEB案，可把「蓄意視而不見」也可將成是一種故意？就不得而知了。

海外侵權

另外，前述Global-Tech v. SEB案有一個很有趣的問題，被告Pentalpha公司的引誘行為，其實發生在美國海外，亦即屬於境外的侵權。但是美國的引誘侵權，並沒有侷限必須「在美國境內」，所以對海外的代工廠，只要在美國境內有資產，一樣可以在美國法院，控告其在海外的引誘行為，構成引誘侵權。此一作法，對於謹守專利屬地主義之我國，也許值得借鏡。

備註

1.     其原文為：“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”。
2.    其原文為：“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”。
3. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011).
4. Id. at 2063-64.
5. Id. at 2064.
6. Id. at 2064.
7. Id. at 2064.
8. Id. at 2064.
9. SEB S. A. v. Montgomery Ward & Co., 594 F.3d 1360 (2010).
10. Id., at 1376.
11. Id., at 1377.
12. Ibid.
13. Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct., at 2065.
14. Id. at 2065.
15. Id. at 2066.
16. Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 721 (CA6 1897).
17. Henry v. A. B. Dick Co., 224 U.S. 1, 33 (1912).
18. Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).
19. Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct., at 2067-68.
20. Aro II, 377 U.S., at 488.
21. Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct., at 2068.
22. Id. at 2068.
23. Id. at 2068-69.
24. ALI, Model Penal Code § 2.02(7)( “When knowledge of the existence of a particular fact is an element of an offense, such knowledge is established if a person is aware of a high probability of its existence, unless he actually believes that it does not exist.”).
25. Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct., at 2069.
26. Id. at 2070.
27. ALI, Model Penal Code § 2.02(2)(c) (“A person acts recklessly with respect to a material element of an offense when he consciously disregards a substantial and unjustifiable risk that the material element exists or will result from his conduct.”).
28. See § 2.02(2)(d)(“A person acts negligently with respect to a material element of an offense when he should be aware of a substantial and unjustifiable risk that the material element exists or will result from his conduct.”).
29. Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct., at 2071.
30. Id. at 2071-72.
31. 智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決。

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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