美國專利商標局（USPTO）在2015年12月8日發出新的指引，要求在電腦執行和生化的專利申請書上，發明人需提供更高的明確度。儘管在主題資格議題上仍然存在許多問題，不可否認本指引將評估在美國專利法35 U.S.C.§101規範下，對於什麽樣的申請案會被拒絕，這是一個非常有用的工具。

專利主題資格的臨時指引（以下簡稱「指引」，The Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility (the “Guidance”)），針對電腦執行的專利以及生物、化學和其相關題材的專利資格，提供更高的明確度。在過去，要確認專利申請的資格較困難，但美國最高法院對Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347 (2014) 和Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).兩案的判決，提供USPTO做為基準的新指引。

該指引主要聚焦在增加主題資格測試的兩步驟細節。測試的第一步是「檢查專利訴求是否著重自然定律、自然現象或抽象概念」。

第二步驟則是「確定專利申請是否包含任何元素或元素的組合，是足以確保訴求條件達到明顯超過那些自然定律」。此指引要求申請新專利時，有「明顯超過」以前更新的訴求方法。

首先，指引重新確認「機器或轉換」測試的有效性。具體而言，「通過使用一個特定的機器應用於自然定律、自然現象或抽象概念」和「利用一個轉型或減少某一特定的物件，成就不同的狀態或事物」都可以構成「明顯超過」抽象的概念，自然定律或自然現象的條件。其次，指引指出，「在已知的、日常的和傳統的領域以外添加特定的元素，或添加非傳統的步驟，為特定的用途提供專利申請的元素」，也可構成「明顯超過」的條件。這種語言似乎讓USPTO審查員有更明顯的標準，用以解決過去在35 U.S.C. §101法規下用來拒絕的申請案。

不過，該指引也指出，若專利申請案僅是提出「額外解決方法」（extrasolution activity），或「只是將使用引用到一特定的技術環境和使用領域」，均不符合「明顯超過」的條件。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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