請求項解釋屬於法官權限

1996年，美國最高法院在著名的馬克曼案（Markman v. Westview Instruments, Inc.（註1））指出，所謂的專利請求項，乃是專利文件中界定專利權範圍的部分（註2）；而專利的解釋，包括其請求項內部技術文字的解釋。由於法官比較適合對文字進行解釋，故該案判決，此一問題不由陪審團認定，而應專屬由法院判斷（註3）。就算解釋請求項文字時，需要證據支撐，仍然交由法院判斷（註4）。

因此，一般認為，請求項解釋屬於法律問題（question of law），應交由法院判斷；侵權與否屬於事實問題（question of fact），交由陪審團判斷。

進而，當一審判決上訴到上訴巡迴法院，過去認為，對於請求項解釋，由於屬於法律問題，上訴法院可「自為重新審查」（de novo） ；對於事實問題，上訴法院則應該尊重地區法院的認定，只有在發現「明顯錯誤」（clearly errors）時，才能推翻地區法院認定。

不過，美國聯邦最高法院在在2015年1月20日的Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.案（註5），推翻了過去一般的認知。認為雖然大部分時候，請求項解釋比較類似法律問題，但若請求項解釋時尋求外部證據，就比較接近事實問題，上訴法院再審查地區法院的認定時，則應採取明顯錯誤標準。

Teva Pharms. v. Sandoz案

本案的關鍵在於，系爭專利請求項中使用了「分子量」（molecular weight）這個詞的解釋。原告是Teva製藥公司，擁有系爭專利美國專利號第5981589號專利。Teva製造公司利用該專利所生產的藥品，為Copaxone，乃一種治療多發性硬化症（multiple sclerosis）的藥物。該藥物的活性成分稱為「copolymer-1」，由不同大小的分子所組成。而請求項中，描述該成分為擁有「5到9千達因分子量」（a molecular weight of 5 to 9 kilodaltons）。

被告Sandoz等多家藥廠，向美國食品藥物管理局申請簡易新藥申請（Abbreviated New Drug Application，ANDA），希望生產Copaxone的學名藥。根據美國專利連結制度，食品藥物管理局通知專利權人Teva 製藥，Teva製藥立刻控告Sandoz侵害其專利（註6）。

平均分子量的解釋

Sandoz被訴後主張，系爭專利請求項中的「5到9千達因分子量」的敘述，未清楚界定其範圍，不符合專利明確性要求（註7）。

原因在於，所謂的分子量，可以有三種不同解釋。(1)其可能是指，該組合分子中最主要的分子的量。一般稱之為「峰平均值分子量」（peak average molecular weight）。(2)其可能是指，將所有不同大小的分子都加在一起，算其平均量。一般稱之為「數量平均分子量」（number average molecular weight）。 (3)其可能是指，將所有不同大小分子都加在一起並計算平均值，但計算平均值時，對比較重的分子給予較多加權。一般稱此算法為「重量平均分子量」（weight average molecular weight）（註8）。

被告Sandoz認為，Teva的專利請求項沒有說清楚到底採用哪一種計算方法，所以其請求項中的「分子量」一詞不明確，因而違反美國專利法第112條(b)後段（註9）的「請求項明確性」（definiteness）要件（註10）。

原告Teva認為，分子量應採取第一種解釋，亦即峰平均值分子量。但被告Sandoz提出，系爭專利說明書中有一張附圖1。在附圖1旁邊的說明指出，平均分子量為7.7千達因，但在圖上，真正的高峰卻略低於7.7，約為6.8處。因此，Sandoz指出，這個7.7值，一定不是峰平均值分子量，但到底採取哪一種算法算出7.7千達因，則不明確（註11）。

圖一：美國專利號第5981589號專利之附圖1

圖片來源：USPTO

Teva方專家證人指出，所屬技術領域中具有通常知識者，可以知道，將色彩儀析譜上的資料轉換為上圖的分子量分配曲線時，會出現一些偏移；而這可以解釋為何該曲線的高峰位於6.8處，而非圖說指的7.7處。但Sandoz方專家證人作證認為，不會發生這種偏移（註12）。

最後，一審地區法院採信原告Teva方專家證人的意見，而不採被告Sandoz方專家證人的解釋。根據此一事實發現，地區法院作出了法律結論，認為Teva的主張，分子量指的是第一種方法計算的分子量，圖1也並沒有否定這個算法（註13）。故一審法院認為該專利請求項已經夠明確，而認為系爭專利有效（註14）。

上訴法院重新自為審查

上訴後，聯邦上訴巡迴法院採不同見解，其認為系爭專利請求項的分子量，並不明確。上訴巡迴法院對地區法院請求項的解釋，採取「重新自為審查」（reviewed de novo），包括審查地區法院所參考的輔助事實（subsidiary facts），亦即專家證人的證詞（註15）。

Teva公司不服，因而上訴到聯邦最高法院。最高法院以7票比2票，認為上訴法院對地區法院在解釋請求項過程中，涉及事實議題之輔助判斷（subsidiary factual matters）時，應採取明顯錯誤（clear error）標準，由Breyer大法官撰寫多數意見書。

Markman案並沒有說請求項解釋全部都是法律問題

美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）第52條(a)(6)規定，上訴法院不可推翻地區法院的事實發現，除非存在「明顯錯誤」（clearly erroneous）（註16）。此一規則適用在輔助事實（subsidiary facts）以及最終事實（ultimate facts）。當地區法院由自己判斷事實議題，非由陪審團判斷，上訴法院對地區法院判決的審查，並非採取重新自為審查（註17）。

最高法院認為，1996年的Markman v. Westview Instruments, Inc.案，對上述原則，並沒有創造一例外。最高法院在該案中只是認為，請求項解釋的問題應交由法院，而非交由陪審團（註18）；但該案判決，對於上訴法院事實問題審查之原則，並沒有創造例外（註19）。

在Markman 案中，最高法院指出，法官在解釋專利請求項時，所從事的工作，就好像在解決其他書面文件，包括契據、契約等（註20）。對書面文件的解釋，通常只處理「法律問題」（question of law），尤其當所使用的文字，是在一般意義下使用。但如果書面文件使用科技用語或一般人不了解的字詞，這些文字就可能產生事實爭議。此時，可用外部證據（extrinsic evidence）協助了解交易上或當地的習慣用法。此種情況，已涉及事實問題的判斷，而非只是單純的解釋（註21）。

在 Markman 案中，最高法院承認，法院在解釋專利時，有時必須處理輔助的事實爭議。而聯邦民事訴訟規則第52條規定，上訴法院在審查這些爭議時，應採取「明確錯誤」標準（註22）。

尤其，在專利案件中，地區法院法官，才是主持開庭、聽審整個程序，其有全盤機會熟悉相關的科學問題與原則。而上訴法院法官，只能夠透過閱讀筆錄或當事人訴狀，才了解這些背後的科學知識（註23）。

本案被告Sandoz主張，要區分法律問題與事實問題是很困難的，因此，其主張上訴法院在對地區法院請求項解釋的審查，應採取「重新自為審查」標準，而非採取二種不同的標準（註24）。但是，上訴法院長久以來已經有能力區分法律議題與事實議題，且過去的案件中，上訴法院對事實發現與法律結論為相同處理，也出現許多複雜情況（註25）。

至於被告Sandoz主張，若要求上訴法院採取「明顯錯誤」標準，將可能導致請求項解釋的不一致。不過最高法院認為，沒有證據可以證明，對請求項之解釋，會越來越仰賴輔助事實，而導致解釋結果不一致（註26）。

解釋請求項參考之內部證據與外部證據

內部證據（intrinsic evidence）

所謂內部證據，乃指用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案。發明（或新型）說明包括發明（或新型）所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明。

外部證據（extrinsic evidence）

所謂外部證據，乃指「由專利與專利申請歷史以外的所有證據組成，包括專家證詞、發明人證詞、辭典以及學術著作。」外部證據可以協助解釋專利及專利申請歷史中出現的科學原理、科技詞彙以及專業詞彙。外部證據可以顯示發明時現有技術的情況。其有助於區別什麼是當時既有的，什麼是新穎的，以協助法院解釋權利範圍（註27）。

最高法院指出，當地區法院在解釋請求項時，只參考內部證據時，則只是處理法律議題。此時，上訴法院對地區法院的認定結果，可自為重新審查（註28）。

然而，地區法院有時需要仰賴外部證據，以了解背後的科學知識（background science）或「申請時所屬技術領域中對該用字的意義」。當這些輔助事實有爭議時，法院就需要尋求外部證據（包括專家證人），認定輔助事實（註29）。此時，地區法院法官先判斷事實爭議，然後根據所認定的事實，以解釋專利請求項。若請求項的解釋是純粹法律的結論，上訴法院可採取重新自為審查；但若要推翻地區法院法官之結論，是因為背後的事實爭議，則上訴法院法官，必須發現地區法院法官在事實認定的過程中，有明顯錯誤，才可推翻地區法院的請求項解釋（註30）。

本案中，所涉及請求項中分子量的解釋，請求項沒有明確定義。地區法院先尋求內部證據，亦即參考說明書或圖示。但是，被告Sandoz則針對專利說明書中附圖1的圖和圖說的矛盾，質疑分子量的解釋方法。對於此一問題，地區法院必須採用外部證據，亦即請雙方提出專家證人，說明圖1的矛盾。

最後地區法院採信原告Teva方專家證人的意見，而不採被告Sandoz方專家證人的解釋。根據此一事實發現，地區法院作出了法律結論，認為Teva的主張，分子量指的是第一種方法計算的分子量，圖1也並沒有否定這個算法（註31）。

但聯邦上訴巡迴法院審查地區法院判決時，不接受Teva方專家的解釋，卻沒有指出地區法院的判斷有明顯錯誤。

本案最高法院認為，要推翻地區法院的事實發現，一定要基於明顯錯誤標準。因而撤銷上訴法院判決，將該判決發回更審（註32）。

比較臺灣

臺灣並沒有陪審團制度，專利訴訟中，不論事實問題與法律問題，不論請求項解釋或侵權認定，均由法官認定。那麼，一審法官作出之請求項解釋，上訴法院法官，該採取何種審查標準？

臺灣訴訟制度中，一審、二審均為事實審，所以，一審審過的事實問題，二審可以從頭再審一次，並推翻一審之認定。在臺灣，只有三審是法律審，但就連三審，也不能算是「嚴格的法律審」。因此，在臺灣，一審法院已經對請求項解釋做過事實與法律認定，二審時也可以「重新自為審查」。

不過，臺灣有一點與美國不同。美國專利訴訟一審在聯邦地區法院，二審在聯邦巡迴上訴法院。而臺灣，專利民事訴訟的一審、二審，均為智慧財產法院，只是法官不會重複。但基於法官均為同事，彼此尊重，二審應該不會貿然推翻一審的認定，除非出現新的證據。

備註

1. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U. S. 370 (1996).
2. Id. at 372.
3. Id.
4. Id. at 390.
5. Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 2015 U.S. LEXIS 628 (2015).
6. Id. at 8.
7. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014). 對於請求項明確性之介紹，請參考葉雲卿，Interval Licensing LLC v. AOL案明確性標準分析— 以美國最高法院Nautilus乙案之明確性標準建立欠缺明確性之用語態樣為例，北美智權報，第117期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-115.htm。
8. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 8-9.
9. 35 U.S. Code § 112 (b) (“Conclusion.— The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”).
10. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 9.
11. Id. at 27-28.
12. Id. at 28.
13. Id. at 28-29.
14. Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz Inc., 810 F. Supp. 2d 578 (S.D.N.Y., 2011).
15. Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 723 F.3d 1363 (Fed. Cir., 2013).
16. Fed. R. Civ. P. 52(a)(6)(“ (6) Setting Aside the Findings. Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court's opportunity to judge the witnesses’ credibility.”).
17. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 11.
18. Markman, 517 U. S. at 372.
19. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 12-13.
20. Markman, 517 U. S. at384, 386, 388, 389.
21. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 13.
22. Id. at 14-15.
23. Id. at 16.
24. Id. at 16-17.
25. Id. at 17-18.
26. Id. at 18-19.
27.    Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 980 (Fed Cir. 1995).
28. Teva Pharms, 2015 U.S. LEXIS 628 at 21-22.
29. Id. at 22-23.
30. Id. at 24-25.
31. Id. at 28-29.
32. Id. at 29-30.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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