美國專利商標局專利有效性意見對聯邦法院專利訴訟案件之影響 — 由Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc. 乙案談起
葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 副教授
2015.03.11
自1836年以後,涉及美國專利法的爭議案件由美國聯邦法院取得專屬管轄權。這些由聯邦法院審理的專利案件,包括當專利權人取得專利之後,專利權人因被告產品侵害專利而向聯邦法院提出專利侵權訴訟之案件;或是產品製造人提出確認專利無效、確認專利不侵權訴訟之案件,都由聯邦法院審理。另外,當事人不服專利主管機關的行政決定也可以向聯邦法院提出訴訟,例如在專利複查(patent reexamination)案件中,對於不服美國專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB)對於專利有效性的決定,聯邦法院可以審理PTAB的決定,並可做出不同之認定。2013年聯邦法院Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc在一案中,強調聯邦法院的決定必須是終局決定,否則PTAB的決定將相當程度影響聯邦法院判決對於專利有效性之認定。本文將以. Fresenius一案為例,探討美國聯邦巡迴上訴法院,對於PTAB就專利有效性之行政決定對於聯邦法院專利有效性認定之影響。
Fresenius乙案於聯邦法院審理之經過
本案係2013年聯邦巡迴法院就Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案(註1)做出決定。本案一審案件之被告Baxter 國際公司,為5,247,434號 (簡稱為434號專利)專利所有權人,該專利與血液透析儀有關,此機器是用來清除腎臟血液中的毒素,因此當一個人的血液透過此一機器的抽吸,血液中的毒素就會被透析而被排除,Baxter所有的 ’434號專利,提供如何以觸控式螢幕操作血液透析儀之教示。
Fresenius與Baxter除了在聯邦法院提起專利訴訟之外,2005年,當Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案還在聯邦法院審理中,Fresenius 也對美國專利商標局提出專利’434號26-31請求項的複查案(re-exam)。2006年1月美國專利商標局因為先前技術的新證據被提出,而核准複查案的申請。2006年12月美國專利商標局做出 Baxter 的’434號專利請求項具有顯著性而無效之初步決定,而後2007年12月美國專利商標局做出最終決定(2007年復查決定),駁回’434號專利的26-31請求項。審查員在複查案中認定,關於專利請求項第26項「含傳遞透析液到血液透析儀的透析區位的方法」,以及其他必要的所有結構,都已在先前技術中出現。審查員係依據複查案所提供的新的先前技術做出之判斷,也就是比對新的Lichtenstein 引證資料後而得到這個結論。Lichtenstein這份先前技術,事實上當初在專利申請案審查時並沒有被考慮到,因為在美國專利商標局的申請案的審查紀錄中並沒有使用Lichtenstein 的這份引證案。而在複查程序中,審查員則綜合Lichtenstein 及 Thompson 二份新的引證案,認定請求項30具有顯而易見性。同樣地,在專利申請案審查時,美國專利商標局也沒有Thompson 這份引證案。因此,本案的聯邦巡迴上訴法院,指出如同聯邦巡迴上訴法院先前在In Re Baxter(註6)乙案所闡述關於Baxter乙案中,專利審查員藉著初審或先前地院訴訟時未提出的新的先前技術,判定’434號專利無效。
2010年3月,美國專利上訴委員會 (the Board of Patent Appeals and Interferences,是舊PTAB單位)確認審查員的最終意見(註7),認為如果考慮Lichtenstein 及 Thompson 二份引證案,則爭執請求項因具備顯著性而無效。聯邦巡迴上訴法院也指出,雖然26與30請求項兩者皆為重要請求項, Baxter在地院侵權訴訟時,就已經成功抗辯並指出這兩個引證案無法提供「教示」的缺點,然而於複查程序中Baxter卻從未爭執Lichtenstein 及 Thompson 二份引證案有無法提供’434專利請求項26、30項的「教示」的問題,而只有爭執審查員對於專利請求項的分析不適當。且Baxter。
由專利訴訟策略運用的角度來看,本案觀察之重點有二,其一專利商標局決定可能拘束聯邦法院,其二專利複查申請案的價值將大為提高。因為,就效力而言,複查結果將可能逆轉專利訴訟判決的結果;而就程序複雜性而言,複查程序遠比專利訴訟程序單純,這些優點均有利於專利侵權人於專利訴訟中提出複查申請。另外,2015年2月美國聯邦上訴巡迴法院,才剛剛在In re Cuozzo Speed Technologies, LLC一案中,判決認定PTAB對於Inter parte 複查程序的最終決定,並不受聯邦法院之審查。可見未來有關複查程序的運用,將是專利訴訟策略重要的一環。
美國聯邦法院的審理雖然未區分民事案件與行政案件,但是由Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案的訴訟歷程中,可以得知縱然聯邦法院未區分民事與行政法院,但因為美國專利商標局對於專利有效性亦有決定權,因此仍有判決歧異的問題。在這個問題上,Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.的美國聯邦巡迴上訴法院以聯邦法院判決是否為終局決定,做為是否應受到專利商標局決定的拘束之前提要件,因此當聯邦巡迴上訴法院維持專利商標局的決定,且其他聯邦法院的判決並非終局,那麼專利商標局的決定將拘束聯邦法院。此種作法是否值得引進我國,值得進一步觀察。
備註
Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 721 F. 3d 1330 (Fed. Cir. 2013)
Fresenius Med. Care Holdings, Inc. v. Baxter Int'l, Inc., No. 03-CV-1431, 2007 U.S. Dist. LEXIS 14528, 2007 WL 518804, at *1 (N.D. Cal. Feb. 13, 2007).
Id.
2007 U.S. Dist. LEXIS 14528, [WL] at *2
Id
In re Baxter, 678 F.3d at 1366,維持PTAB專利無效之認定。
See Ex parte Baxter, 2010 Pat. App. LEXIS 14245, 2010 WL 1048980.