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專利範圍使用功能性用語分析
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
吳碧娥 整理╱北美智權報 編輯部
2015.03.11

在Williamson v. Citrix Online, LLC(Case No. 13-1130)一案中,原告Richard A. Williamson,做為At Home Corporation Bondholder’s Liquidation Trust物業破產的委託人,對包括Citrix.在內的好幾家公司提出專利告訴, 其專利是關於分佈式學習的方法和系統,利用互聯網電腦系統,讓遠端教學者可提供遠端觀眾虛擬教室的環境。 

當“means”(意指) 這個詞沒有實際出現在專利範圍(claim)文字中,專利法案例會根據專利法§112(f)認定 ,這不是一個申請功能的項目。除非claim範圍使用一種語言或「特殊用語」來代替“means for function”一詞,那麼才可推翻其非功能性的推定。

在本案提出的專利,其專利範圍寫道:「分佈學習控制組件是為了簡報者和觀眾間能接收傳輸通訊,為了電腦系統設中繼傳輸功能,為了拹調元件資料流程的運作。」一審法院認為,雖然「…..組件是為了……」的特殊用語代替了「意指」一詞,但其專利範圍在提供相應的結構上表示不夠明確,因此判其專利範圍並非功能性陳述,無法推翻推定。對此Williamson不服並提出上訴。

聯邦上訴巡迴法院則認為,為了要推翻§112(f)不適用的推定,挑戰者必需提出一個熟悉該行業的人,在讀完此專利之後,馬上能發現專利項目談的功能與實際結構,機械/設計不相配合,專利發明人在結構上不能支援功能性的宣稱。

經聯邦上訴巡迴法院藉由Lighting World v. Birchwood Lighting (Fed. Cir., 2004)一案來做出解釋。「專利範圍的表達『如果是經熟練該行業的人來解釋設計結構,或是用語涵蓋多類的結構,或是用語確認了其結構的功能性』,不能說此專利範圍是缺乏結構的。」技術字典可能能告知一個專利範圍用語是否意味結構意義。最後,考慮claim用語的整體表達性是非常重要的,而不是只考慮一個字和其上下文。

聯邦上訴法院在此情況下做出結論,認為一審法院針對§112(f)的推定不適用,因為技術字典對「……元件是為了……」的定義是有結構意味的意思,包括硬體和軟體結構;修改後的「分佈式學習控制」表達其元件是一個明確結構,「分佈式學習伺服器」的一部份,而且它「接收傳輸…, 中繼傳輸…,和協調組件資料流程的運作」,透過這樣所謂的互聯和互通,做到了「意味的結構」;而且說明書也解釋,這個分佈式學習元件做為分佈式學習伺服器的一個功能單元,經由演式者電腦系統的輸入,來協調元件資料流程的運作。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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