「商標註冊階段」與「商標侵權階段」的「混淆誤認之虞」

在美國商標法15 U.S.C. §1052(d)規定，商標註冊時，若與他人註冊在先的商標或先使用的商標，使用於申請人之商品或連結到申請人之商品上，會造成混淆、錯誤或欺騙者，將不准予註冊（註1）。

另外，商標法15 U. S. C. §1114(1)(a)與§1125(a)(1)(A)規定，在是否構成商標侵權的判斷上，若他人所使用之商標，與商標權人之商標太過近似，而可能構成混淆、或錯誤、欺騙者，可構成商標侵權（註2）。

在商標「註冊階段」與「侵權階段」，均會判斷二商標是否構成混淆誤認之虞。而商標註冊階段，若美國專利商標局之准予註冊之決定不服者，可至美國商標審理暨訴願委員會異議；而商標侵權的判斷，則由聯邦法院審理。因此，此二階段的認定機關並不相同。

2015年美國最高法院B&B v. Hargis案

B&B 公司和Hargis公司，兩家都是金屬扣件的製造商。B&B為航太工業製造金屬扣件，而Hargis為建築業製造金屬扣件。雖然航太業與建築業看似差異很大，但是兩邊的工程師，都喜歡將東西封（seal）緊（tightly）。因此，這兩家公司都希望使用暗示性商標（註3）。

1993年，B&B公司向美國專利商標局註冊「SEALTIGHT」商標，指定使用於航太工業中的具螺紋或不具螺紋的金屬扣件，以及其他相關金屬零件。

圖片來源：http://www.sealtightsolution.com/

1996年時，Hargis公司向美國專利商標局申請註冊「SEALTITE」，指定使用於製造金屬和鋼架建築的自我穿刺或自我鑽孔的金屬螺絲。但B&B公司反對Hargis的申請，認為雖然二家公司銷售不同的商品，但SEALTITE商標仍與SEALTIGHT商標構成近似而有混淆誤認之虞（註4）。

圖片來源：http://sealtite.com/

2002年時，美國專利商標局於公報上公告核准SEALTITE商標之註冊。B&B公司立即向當時的商標審理暨訴願委員會（Trademark Trial and Appeal Board ，簡稱TTAB）提出異議（opposition），主張SEALTITE商標與自己擁有的SEALTIGHT商標構成近似，而有混淆誤認之虞。B&B主張，兩家公司都有線上網站、最大的金屬扣件經銷商同時販賣兩家的產品、消費者有時在訂購時會說錯公司名稱。而Hargis反駁，認為兩家公司對不同的消費者、在不同的使用、透過不同的經銷管道、銷售不同的產品（註5）。

商標審理暨訴願委員會引用了幾個判斷商標混淆誤認之餘的「杜邦案因素」（DuPont factors）（註6），認定B&B主張有理。訴願會綜合考量各種因素，包括，(1)SEALTIGHT 商標並不著名，(2)二商標指定使用之產品類別並不相同，(3)二商標圖樣高度近似，(4)消費者有時會發生混淆誤認情形。訴願會指出，混淆誤認之餘判斷時最重要的關鍵因素，就是商標圖樣的近似程度，以及產品類別的類似程度。最後，訴願會認為，Hargis的SEALTITE商標與B&B的SEALTIGHT會構成混淆誤認，而不應准予註冊。對於此結果，Hargis雖然有權向聯邦巡迴上訴法院或地區法院提出訴訟，但其卻放棄此救濟（註7）。

TTAB對混淆誤認之虞之判斷是否排除了地區法院侵權時之判斷？

除了商標註冊之爭議外，B&B公司在同一段時期，也早已對Hargis公司提出商標侵權訴訟。在聯邦地區法院尚未判斷二商標是否構成混淆誤認之餘前，商標審理暨訴願委員會即作出了上述決定。因而，B&B公司向地區法院主張，Hargis公司在此侵權訴訟中，不可再爭執「不構成混淆誤認」，因為商標審理暨訴願委員會之決定，已經具有「爭點排除效果」（preclusive effect），類似我們台灣講的「爭點效」。

但地區法院並不同意，因為其認為商標審理暨訴願委員會並非美國憲法第3條所指的法院（Article III court），故法院無庸受其拘束。而後來地區法院的陪審團作出裁決，認定二商標並不構成混淆誤認之餘，亦即判決Hargis勝訴（註8）。

B&B公司對此判決不服，向第八巡迴上訴法院提起上訴。第八巡迴法院認為，行政部門的決定，有時可能具有爭點效（issue preclusion），但基於下述三理由，仍認為在本案中，地區法院不需要接受商標審理暨訴願委員會之認定：
1.商標審理暨訴願委員會在判斷混淆誤認之餘之因素，與第八巡迴法院所使用之因素不同；
2. 商標審理暨訴願委員會太過強調二商標圖樣之外觀與讀音近似；
3.在商標審理暨訴願委員會程序中，Hargis公司負擔舉證責任；但在地區法院訴訟程序中，由B&B公司負擔舉證責任（註9）。

行政機關的決定在民事訴訟中也有爭點效

到底行政機關之決定，是否可以對法院產生「爭點效」？最高法院認為答案為肯定。

美國法院一般講的爭點效，大概是說，一個法院之前在雙方當事人已經處理過的爭議，就已經是永久定案，之後不可以再度在訴訟中爭執該爭點。但是，爭點效仍然有其例外，在美國《判決法重述（第二版）》（Restatement (Second)）第27條對於爭點效之一般要件已有明確規定。其規定：「當一個事實或法律爭點，已經過真的訴訟，且由有效或終局的判決所決定，且該決定為該判決之必要部分，則該決定在後續雙方當事人間的訴訟中，均已為定論，不論後續訴訟的主張是否相同。（註10）」

但是，最高法院指出，從過去最高法院的判決，以及此一《判決法重述（第二版）》中，均沒有限制，此一爭點效適用上，必須是在前後二個法院之間。所以，就算是一法院與一行政機關面對同一爭點，仍然適用爭點效。

最高法院在1991年的Astoria案中曾經指出，當國會授權行政機關處理特定爭議，且國會立法時就期待爭點效原則可適用時，則法院可接受行政機關之決定，除非立法目的來看很明顯（evident）不希望如此（註11）。最高法院認為，過去法院一直以來所持的立場就是，若一行政機關乃執行司法部門的權限，解決事實之爭議，且已提供雙方當事人適當的訴訟機會，則法院可無庸遲疑地適用「既判力」（res judicata）原則（註12）。

國會無明顯理由希望拒絕適用爭點效

前述1991年Astoria案所建立之標準提及，如果一般爭點效適用的要件都具備，僅在國會有明顯理由希望拒絕適用爭點效，才可以拒絕適用爭點效。那麼，在商標法中，是否有明顯證據想禁止爭點效？最高法院認為，不論從商標法的法條文字或法條結構來看，答案為否定（註13）。

有人或許認為，對於商標審理暨訴願委員會之決定，可以後續向地區法院提起訴訟，並要求重新審理（de novo），因而認為，若是商標審理暨訴願委員會之決定，並沒有經過後續訴訟就確定，不應該賦予其爭點效。但最高法院認為，一當事人自己放棄對前一法院決定提出後續救濟，即便後續救濟採取重新審理，但既然放棄了此救濟機會而使該判決確定，仍然會使該判決具有爭點效，會拘束後面的法院判決（註14）。

本案與1991年的Astoria案相比，有所不同。在Astoria案中，原告先到行政機關主張受到歧視，走完行政機關程序後，繼而對行政機關決定提出後續訴訟。由於提起訴訟的前提，必須先走完前面的行政程序。當時最高法院指出，從法條的結構來看，既然可以對該行政機關決定提起後續行政訴訟，則在針對該行政決定是否正確之後續訴訟中，不可賦予該行政決定爭點效。可是與本案不同，註冊商標之程序並非提起商標侵權訴訟的前提，而是判斷二種不同權利的不同程序。這二種程序並非同一套救濟流程中的先後程序（註15）。

混淆誤認之虞的判斷

第八巡迴法院認為，商標審理暨訴願委員會在對商標註冊時所為的混淆誤認之虞的判斷，與地區法院在審理是否構成商標侵權的混淆誤認之虞判斷，兩者雖然相似，但並不完全相同，所以，認為商標審理暨訴願委員會之決定不具有爭點效。但是，最高法院卻認為，在註冊階段與侵權階段所採取的混淆誤認之虞判斷的標準，兩者皆一樣（註16）。

二者所採取的實質標準相同

雖然商標註冊階段的混淆誤認之虞，以及商標侵權階段的混淆誤認之虞，規定在不同的法條，但最高法院認為，其所採取的判斷標準，卻一模一樣。其提出三項理由。

1.二者在法條上所使用的文字本質上是一樣的。
2.美國國會在商標法好幾個條文所使用的「混淆誤認之虞」（likelihood-of-confusion）這個詞，從1881年以來就是商標註冊的核心。所以其內涵應該一樣。
3.聯邦地區法院在商標侵權訴訟中，和商標註冊爭議而上訴來的案件中，均有權取消商標註冊。同一個地區法院的法官，同樣的「混淆誤認之虞」的文字，不可能採取不同的標準（註17）。

「所註冊之商標」與「實際使用之商標」實質相同

Hargis認為，商標註冊與商標侵權的混淆誤認，在法條上的確有些許文字不同。在商標註冊的15 U. S. C. §1052(d)中，提到商標圖樣是否「近似」（resemble），而侵權的判斷上，在§1114(1)，則著重在商標的「商業使用」（use in commerce）。最高法院認為，之所以會有文字上的些許差異，因為在註冊階段，判斷是否混淆誤認，往往僅以申請註冊的商標圖樣作比對，而不涉及實際使用的情形（註18）。

最高法院認為，商標審理暨訴願委員會在處理商標註冊時，雖然所思考的使用情形，與地區法院所思考的實際商業使用情形，並不相同，但並不代表他們二者採取不同的標準。

如果在一案例中，商標權人所註冊的商標與實際使用的商標是一樣的，那麼，商標審理暨訴願委員會所為之混淆誤認之虞的判斷，就與地區法院在侵權案件中所為的判斷，是一樣的。反之，若商標權人所註冊之商標與實際使用之商標不同，則二個階段所為的商標混淆誤認之虞的判斷，就有所不同；此時，商標審理暨訴願委員會所為的判斷，對地區法院就不具備爭點效（註19）。

不過，所註冊商標與實際使用之商標，倘若只有一點點不同，這樣並不會使爭議點不同，而排除爭點效（註20）。

第八巡迴法院判決認為，由於商標審理暨訴願委員會太過重視商標之外觀近似與讀音近似，所以對地區法院不具爭點效。最高法院認為，這是錯誤的看法。如果商標審理暨訴願委員會在判斷混淆誤認之虞，對某些因素仰賴過多，而出現錯誤，那麼當事人應該對該決定，尋求司法救濟。並不因為實際上商標審理暨訴願委員會的判斷可能偏頗，就一概認為不適用爭點效（註21）。

訴願審理程序與訴訟程序相近

其次，Hargis主張，商標審理暨訴願委員會的程序，與地區法院所採取的程序有所不同，因而不應適用爭點效。但最高法院認為，二者程序的確不同，但並不必然排除爭點效的適用。最高法院認為，不應把焦點放在二者程序是否不同，而應探究的是，前者之程序，是否有根本地缺乏、草率、不公平（fundamentally poor, cursory, or unfair）（註22）。

最高法院認為，此案中，並沒有理由去質疑商標審理暨訴願委員會在通案上，其程序的品質、深度或公平性有問題。其大部分的程序，與聯邦法院的審理程序相同。例如，雖然商標審理暨訴願委員會的事證開示程序（discovery），沒有比起法院程序來得窄，但那是因為註冊階段不太需要去討論實際使用的問題，但基本上，商標審理暨訴願委員會一樣是適用聯邦民事訴訟程序規則（Federal Rule of Civil Procedure）第26條之規定。當然，在某些特定議題、特定案例中，審理暨訴願委員會之程序的確有所不足，例如，當事人想要提出實質證據時，該程序並不允許其提出（該程序原則上採書面審理）；或者當事人想要當面作證實，該程序也不允許（該程序僅能提出書面證詞）。不過，《判決法重述（第二版）》第28條，已經考量到這些少數情況下，能充分證明該程序不公平時，即可排除爭點效之適用（註23）。

第八巡迴法院提到，雙方在不同程序中所負舉證責任不同。但這點也錯誤，事實上，是B&B在異議程序中反對Hargis的註冊，其負有舉證責任；同樣地，在侵權訴訟中，B&B主張Hargis侵權，也負有舉證責任（註24）。

註冊階段異議所涉及之利益很重要

Hargis 主張，註冊階段的利益，比起侵權階段的利益來得小，應該不該承認商標審理暨訴願委員會的爭點效。《判決法重述（第二版）》第28條規定，如果第一個爭訟相對於第二件爭訟，其系爭利益太小，適用爭點效將明顯不公平時，可拒絕適用（註25）。

最高法院認為，商標註冊爭執的利益，是重要的。申請註冊商標後，若有人提出異議，雙方都會嚴肅地看待該爭議。因為商標若能夠註冊，本身就可推定該註冊商標之有效性（註26），且若註冊達五年，就不再會被挑戰（註27）。
就是因為商標註冊的重要性，國會才對商標審理暨訴願會之決定提供後續的救濟管道，且規定地區法院可對該決定重新自為審理。綜合來說，商標之註冊附隨著許多重要權利，且也有後續的救濟審查，就可知商標註冊之決定本身利益重要，因而該決定有爭點效之適用（註28）。

判決結論

最後，最高法院撤銷第八巡迴法院判決，發回重審，並要求採取下述標準：只要爭點效的一般要件均具備，則商標審理暨訴願委員會所判斷的商標圖樣，與地區法院侵權訴訟中判斷的商標圖樣實質相同（materially the same as），就應適用爭點效（註29）。

一個新的商標，在申請註冊階段，要判斷是否與其他先註冊商標構成「混淆誤認之虞」；就算這個商標不註冊，仍然可以直接使用。本案判決結果告訴我們，在美國，在商標申請註冊階段，對於「混淆誤認之虞」的爭執，必須堅持到底，倘若對商標審理暨訴願會之決定，自行放棄上訴機會，以為不註冊沒關係，但實際上，未來在商標侵權訴訟中，法院會認為TTAB的決定，已經具有爭點效，因而認為在訴訟中不必再討論是否構成混淆誤認之虞。

備註

1. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. 1293, 1300 (2015)
2. Id. at 1301.
3. Id. at 1301.
4. Id. at 1301.
5. Id. at 1301-02.
6. 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之餘參酌因素的運用，智慧財產權月刊，第139期，頁7，2010年7月。
7. Id. at 1302.
8. Id. at 1302.
9. Id. at 1302.
10. Restatement (Second) of Judgments §27, p. 250 (1980).
11. Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino, 501 U. S. 104, 108 (1991).
12. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. at 1303.
13. Id. at 1305.
14. Id. at 1305.
15. Id. at 1305-06.
16. Id. at 1306.
17. Id. at 1307.
18. Id. at 1307-08.
19. Id. at 1308.
20. Id. at 1308.
21. Id. at 1308.
22. Id. at 1309.
23. Id. at 1309.
24. Id. at 1309.
25. Id. at 1309-10.
26. 15 U. S. C. §1057(b).
27. 15 U. S. C. §1065
28. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. at 1310.
29. Id. at 1310.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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