針對聯邦法院對專利申請人和其委任的專利律師與專利申請相關的瀆職罪是否有管轄權?根據NeuroRepair, Inc. v. Nath Law Group案件中，美國聯邦法院上訴法院認定聯邦法院無此管轄權，並且將此案發回到州法院。

2009年，NeuroRepair公司在美國聖地牙哥（San Diego）州法院提出一起州內瀆職案，被告是原告雇用的專利律師和該律師所。NeuroRepair公司主張，被告沒有及時幫它獲得該有專利及保護，原告因此受到損害。

根據 28 U.S.C. § 1338(a)，聯邦法院對「任何與國會法案下和專利相關的的民事案件」有管轄權，被告將此案移到了聯邦法院。由於聯邦法院的判決對被告方有利， NeuroRepair之後提起上訴，質疑聯邦法院的管轄權。

就在本案判決幾個月後，美國最高法院在Gunn v. Minton一案中指示，如果案子和聯邦專利法 「相關」， 例如，它 涉及了一個專利的問題：（1）有必要涉及；（2）實際存在糾紛；（3）屬於實質上牽涉到；（4）能夠在不影響國會批准的聯邦-州協調的基礎上，尋找到解決問題的途徑。根據Gunn一案中美國最高法院解釋，「雇用專利律師瀆職案如果和專利問題有關，雖罕見，但是在 § 1338(a)的定義下確實和聯邦專利法有關。」

應用聯邦法院針對Gunn一案，作出之結論，聯邦法院不具備對NeuroRepair案子的管轄權。聯邦法院判決，該案與Gunn提出另個因素不符合，除了「實際存在糾紛」這點符合，因為雙方是在「是否及時獲取專利同樣保護許可權的專利的能力」問題上存在糾紛，如果沒有其被指控的不道德行為。轉到其他因素上，聯邦法院解釋道，此案中的專利問題並非 「有必要涉及」， 因為訴狀列出了多重的基礎，在一般情況下，法院在不需要審理任何專利相關的問題時，也會作判決的賠償。

聯邦法院同時判決道，專利問題並不是 「實質性問題」。「實質性問題」是指對於聯邦系統都很重要，而不僅僅是對原告和被告來說具有重要性。正如法庭所解釋的，非獨一無二的因素說明「實質性問題」，包括「本案是否處理一個單純的聯邦法問題」，和 「法院解決問題的方案會不會控制到很多其他案件的結果」。此案中，聯邦法院判決不存在需要處理的 「單純的聯邦法問題」，因為相關問題可能是關於事實的取證，而不是「對聯邦法的理解」， 而且，由於聯邦法問題只是在眾多元素中的一個，或許甚至不是州內訴訟理由中重要的一部分。

聯邦法院同時觀察到，州法院對專利問題的解決法案，不太可能控制到很多其他案件的結果的，因為專利法只應用於決定最初專利保護項的正確性的假設問題，這樣的假設問題就從來不是授予的專利；恰恰相反，它是「影響任何專利的保護許可權」或者「要求解決一個新的專利問題的辦法」。對於Gunn中的最後一個因素，聯邦法院判決，本案中維護聯邦的權力需求，聯邦法院「並沒有高過州需有權利管理州內律師的行徑 」，因此專利申請人與其委任專利律師之間的專利申請糾紛，應由州法院管轄。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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