2015年1月21日，美國最高法院對Hana Financial, Inc. vs. Hana Bank, et. al. 案一致決定，關於商標實質性的問題，在商標訴訟案中有「套結」情形時，商標的優先權由陪審團來決定。

根據美國商標法，商標權利生效一般是以產品或服務的商標實際在市場上開始使用的日期相關。一直以來，初審法院意識到商標開始使用日期決定需要一些彈性，否則商標擁有者為了因應顧客的喜好、品牌的美學更新或是配合新技術和行銷策略，即使是很小的修改都會使商標價值被減低或失去效用。所以，各級法院在決定商標擁有者，對用不同技術製作成的相似商標時，可以以第一次使用日期來申請優先權。消費者會認為此兩商標是沒有區別的，因為之前使用過的商標和修改過後的商標在「法律上的等同」（legal equivalents）是成立的。運用這建設性的理論來嘗試「套結」商標擁有者的早前商標第一次使用日用於之後修改的商標，就是所謂的「套結」（tackling）。

Hana Financial 和Hana Bank一案的爭議點：到底該由法官或是陪審團決定商標套結的可用性引起廣範的討論。最高法院大法官Sotomayor撰寫最高法院意見時，認為因為套結的檢驗需要從一般消費者或顧客的角度來操作，所以應由陪審團來決定。

案例背景

在2007年，Hana Financial 在加州中央區法院告Hana Bank商標侵權，聲稱使用“Hana Bank”對Hana Financial造成侵權。Hanal Financial在1996年就在聯邦政府註冊其商標，且早在1995年就已第一次在市場上使用其商標，而Hana Bank反駁稱其之前已使用該商標且提出套結的說法。確實地說，Hana Bank在1994年的美國對韓國的金融服務的廣告中就使用HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標，且廣告中有包括“Hana Bank”的字樣。2002年，Hana Bank在美國成立實體公司且繼續使用Hana Bank商標。根據其早在1994年就在美國市場使用的HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標，Hana Bank認為它們可將現在使用的Hana Bank商標和之前於1994年使用的商標套結起來以贏得優先權。

聯邦法院初步批准Hana Bank商標侵權的簡易判決，但因為此決定對商標優先權重要事實的判定，被美國聯邦上訴第九巡迴法院推翻。重審時，此商標侵權案呈現在陪審團面前，且陪審團被告知商標套結的問題。當陪審團發現2002 HANA BANK和1994 HANA OVERSEA KOREAN CLUB商標在“法律上的等同”成立，而一致認為Hana Bank並無侵權，且也獲美國聯邦上訴第九巡迴法院確認，認為套結的主題是一個“事實敏感的調查”，應保留由陪審團決定。

最高法院

本案上訴到美國最高法院，要求最高法院對商標套結到底是由法官還是陪審團決定的爭議做出決定。對於商標套結的基本規定，大法官Sotomayor解釋，當原始商標和修改後兩個商標在“法律上的等同”，且對市場上的消費者來說是同樣的商標，那麼這兩個商標就可算是套結。因此，由於可適用的測試得依靠“一般顧客”對商標的認同，最高法院指出這樣的測試是理所當然的應由陪審團來負責；就像是在其它領域的法律案件，當問題是與一般大眾相關的，就會要求一個事實相關的答案。

也因為商標套結的法律問題只由陪審團決定，美國最高法院駁回了所有Hana Financial提出的四個論述。首先，Hana Financial認為商標上“法律上的等同”的測試涉及法規的適用，嚴格上應屬於法官的職務範疇。最高法院的回應則認為法律上是否等同的測試問題，是法律和事實兼具的，一般由陪審團來解決。關於Hana Financial擔心陪審團可能不當應用相關法規，最高法院認為通過仔細清楚的說明，此種顧慮是多餘的。大法官Sotomayor也指出此案在聯邦法院階段是由Hana Financial的說明引導陪審團做的決定。

Hana Financial的第二和第三個論述集中在法律的先例和一致性，認為陪審團對於商標是否套結的決定可能會造成“create new law”，應該靠之前的先例來解決。此外又延伸論述到認為陪審團對商標套結做的決定可能造成傷害商標系統整體的可預測性。但美國最高法院認為Hana Financial的論述沒有依據，並且指出對待商標套結的問題不應該異於其它法律相關領域，像是一般的民事侵權和契約行為，通常都需要陪審團出面將法規適用到事實再認定。

第四個論述是Hana Financial認為商標套結問題應由法官決定。Hana Financial聲稱在歷史上是由法官來解決商標套結的爭議。最高法院回應，案子在法官審判或簡易判決中，由法官做決定在程序上是對的，最高法院在確認聯邦第九巡迴法院的判決時，認為當案件事實無法讓法官在簡易判決或法律上做出判決，以及當陪審團被要求做決定時，這商標套結爭議就得靠陪審團來決定。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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