美國於2012年正式實施美國發明法(Leahy-Smith America Invents Act，AIA)，新增領證後複審程序，取代了舊有的再審查程序（Reexamination）。其中，領證後複審程序，包括了多方複審程序。所謂「多方複審程序」，乃指專利核發9個月後，可向美國專利商標局（以下簡稱專利商標局）提出申請，質疑該專利請求項之有效性，並由專利商標局內組成的專利審理暨訴願委員會進行審理。

專利審理暨訴願委員會所為的多方複審程序案件決定，可向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。2015年2月，聯邦巡迴上訴法院作出第一起關於多方複審決定之上訴判決。以下本文即介紹這則判決。

車用GPS導航及速限顯示

Cuozzo Speed Technologies (以下簡稱Cuozzo)擁有美國專利號第6,778,074 號專利(簡稱'074專利)，名稱為「速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方法」，（註1），於2004年8月17日核准公告。該專利的內容，乃是一個顯示裝置，可同時顯示現在的車速以及此路段的速限。顯示的方式為，在白色車速計上附加一個紅色的濾器，當車速在速限內時，車速數字為白色，車速超過速限時，顯示為紅色。其乃利用GPS導航裝置，以偵測車子所處路段，並得知該路段的速限（註2）。

而台灣國際航電Garmin (Garmin International Inc.及Garmin USA, Inc.,以下統稱Garmin) 向美國專利商標局申請多方複審程序（inter partes review，簡稱IPR)，質疑'074專利的第10、14及17請求項之有效性。

Garmin提起多方複審程序

於2012年9月16日，Garmin向美國專利商標局申請多方複審程序，質疑'074專利請求項10、14、17的有效性。Garmin主張，請求項10因根據美國專利法第102條(e) 而喪失新穎性，或根據第103條(a)而顯而易見，請求項14 及17 因根據第103條(a)而顯而易見。美國專利商標局因而啟動多方複審程序，認為有合理之可能性（reasonable likelihood），請求項10、14、17會因為結合美國第6,633,811 號專利(簡稱Aumayer專利)、第3,980,041號專利 (簡稱Evans專利)和第 2,711,153號專利 (簡稱Wendt專利)等三項專利而顯而易見；且/或因結合German 擁有的美國第6,515,596號專利(簡稱Awada專利)、Evans專利和 Wendt專利等三件專利，而顯而易見（註3）。

專利商標局啟動程序與審理結果

專利商標局啟動程序後，由專利審理暨訴願委員會（以下簡稱審理委員會）審理，最後決定中指出，在請求項10的「integrally attached」的解釋，是系爭專利請求項是否有效的關鍵。而審理委員會採取最大合理解釋標準（broadest reasonable interpretation standard），將「integrally attached」這個詞，解釋為「分散的部分整合為一個元件，但每一個部分又不喪失其獨立個體」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。最後，審理委員會認為，結合Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利等三件專利，或結合Tegethoff專利、Awada專利、Evans專利和Wendt專利等四件專利，可使請求項10、14和17顯而易見（註4）。.

Cuozzo對決定提起上訴

對於審理委員會之決定，Cuozzo不服，根據美國聯邦法28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A)向聯邦巡迴上訴法院提出訴訟（註5）。

啟動多方複審程序之決定可否救濟？

多方複審程序包含二個階段。1.專利商標局決定是否開啟多方複審程序。2.審理委員會進行多方複審程序，並作出最後決定（註6）。

Cuozzo主張，專利商標局不應對請求項10及14，啟動多方複審程序，因為在Garmin所提出的申請書中，針對請求項17所提出的先前技術，包括Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利等專利，但是其針對請求項10和14所提出的先前技術，卻不包括Evans專利或Wendt專利（註7）。也就是說，Cuozzo認為，多方複審程序僅能從申請書中，去判斷是否有合理可能性（reasonable likelihood）使系爭之專利請求項無效，而啟動該程序；既然Garmin的申請書，沒有針對請求項10和14沒有列出相關先前技術，就不可能有合理可能性認定其無效，

根據美國專利法第312條(a)(3)規定，多方複審程序之申請人，應該「以書面且特別地，列出質疑每一個請求項的依據」（註8）。

根據第314條(a)規定，專利商標局長，唯有認為申請書及答辯書所列之資訊顯示，有合理之可能性，申請人之申請有理由，方能啟動多方複審程序（註9）。

第314條(d)又規定，專利商標局長，對於是否啟動多方複審程序所為之決定，乃終局決定，且不可救濟（註10）。

聯邦巡迴上訴法院在本案中，同意專利商標局的看法，認為根據第314條(d)之規定，即便審理委員會作出多方複審之最終決定後，法院也不可對是否啟動多方複審程序之決定進行審查（註11）。

審理委員會是否僅能依據申請書中所提證據？

聯邦巡迴上訴法院也認為，在相關法規中，並沒有限制審理委員會作出終局決定的依據，只能是在申請多方複審程序之申請書中所提及之理由。根據第318條(a)，其僅規定，審理委員會對於每一個申請人所質疑之專利請求項之有效性，亦即根據第316條(d)對專利請求項所為之修改，均可作出最終書面決定（註12）。

多方複審程序中對請求項採取最大合理解釋方法

Cuozzo主張，審理委員會對請求項採取的解釋方法有錯誤。審理委員會對系爭請求項採取的解釋方法，乃採取「最大合理解釋」（broadest reasonable interpretation）。Cuozzo認為，美國發明法在設計多方複審程序中，對於請求項之解釋，並沒有明文規定採取「最大合理解釋標準」（註13），也沒有授權美國專利商標局採取此一標準，採取此一標準也是不合理的。

為何要採取最大合理解釋？    

聯邦巡迴上訴法院認為，在過去其他專利行政程序中，對專利請求項之解釋，都是採用最大合理解釋，包括在專利的初步審查（initial examinations）、權利衝突程序（interferences）、領證後的再發證（reissues）及再審查（reexaminations）等。亦即，只要專利還沒到期，所有專利商標局的行政程序，均採取此一標準（註14）。

之所以採取這種最廣合理解釋，主要的理由在於，行政審查時，對請求項文字應採取最廣義的可能解釋，以檢驗其最大的可能範圍，是否會因為先前技術而不具進步性，進而要求申請人將其請求項範圍限縮，這樣可以避免核發過大的專利範圍（註15）。

不過，其有一個前提，就是專利行政程序中，大多均允許修改專利請求項。但是，Cuozzo認為，此一標準不適用在多方複審程序中，因為多方複審程序中，並不像其他程序允許請求項修改（註16）。

聯邦巡迴上訴法院認為，多方複審程序仍然允許修改請求項，所以與其他專利行政程序相同，故仍應採取最大合理解釋。美國專利法第316條(d)(1)，允許專利權人採程序中刪除任何受挑戰的請求項，或者提出合理的修改（註17），不過該修改不能擴大請求項範圍，或引入新的事項（註18）。

專利商標局的行政命令進一步規定其修改的限制，例如其所為的修改只准許一次，且必須與審理委員會協商（註19），並在37 C.F.R. § 42.221(a)(2)(ii)規定，在此程序中對請求項修改，必須是回應對請求項有效性之質疑，倘若其修改「並非為了回應專利有效性之質疑」，或是想「擴大請求項範圍或引進新事項」，均會被駁回（註20）。

美國專利商標局有權制定相關法規命令

退一步言，就算美國國會在修法時，沒有明白指出，對於請求項之解釋，該採取何種標準，但是，在專利法第316條，卻授權專利商標局長可以自行制訂相關法規命令。專利法第316條(a)(2)規定，專利商標局應建立「啟動複審程序之充分理由的標準」（註21）。此外，第316條(a)(4)規定，專利商標局有權設置並管理本章之之多方複審程序，以及該程序與本法其他程序之關係（註22）。在此授權下，專利商標局制訂了37 C.F.R. § 42.100(b)，其規定，「對一未到期之專利中之請求項，應參考說明書，採取最大合理解釋。」聯邦巡迴上訴法院因而認為，專利商標局有權根據此一授權，在多方複審程序中，對請求項採取對大合理解釋標準（註23）。

「完整地附加」一詞的解釋

本案中，請求項10包含下述限制：車速計完整地附加於該彩色顯示器上（a speedometer integrally attached to said colored display）。Cuozzo主張，審理委員會對「完整地附加」一詞的解釋，並不適當。審理委員會將「完整地附加」解釋為「物理上分離的部分，連結在一起成為一單元，但二者仍不失其獨自分離的個體。」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。

但Cuozzo主張，正確的解釋應該是更廣泛，包括「連結或者合併，作為一個完整的單元而作用」（joined or combined to work as a complete unit）。亦即，Cuozzo認為，其應該包含計速器和速限指示在同一個液晶顯示器上，但審理委員會之解釋，卻不當排除了這種可能性（註24）。

聯邦巡迴上訴法院認為，審理委員會的解釋並沒有錯。因為「附加」（attached）這個字一定有某種意義。如果二個部分已成為同一單元，自己怎麼可能附加在自己身上？且專利說明書也支持此一解釋，說明書中強調，計速器與速限指示乃彼此獨立，且強調「本發明乃是一速限指示器，包含了速限顯示與附加的計速器」。因此，法院認為其解釋並無錯誤（註25）。

系爭請求項因先前技術而不具進步性（顯而易見）  

審理委員會採取上述解釋後，審理委員會認為此一專利範圍，會因為結合三項先前技術Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，而顯而易見。

簡單地說，Aumayer專利已經揭露了，可以透過GPS，掌握該地點（location）的速限，並在車速計上，將速限以數字顯示出來。以下為Aumayer專利的圖示。

圖1：Aumayer專利圖示
資料來源：In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271, 1284 (Fed. Cir. 2015).

在上圖1中，元件105之數字，標出速限。元件107，則車速器上的速限數字，打燈標示該數字。元件102標示了該車現在的車速。

Evans專利，則比較傳統，其是在傳統的車速計上，在超過特定速限的區域，加上一個透明罩。而該透明罩所遮罩的區域，就是超速區域。但是這個透明罩並不會自動隨地點改變而轉動，而必須手動轉動（註26）。Evans專利的圖示請見下圖2。

 
圖2：Evans專利圖示
資料來源：In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271, 1284 (Fed. Cir. 2015).

Wendt專利則與Evans專利類似，其揭示了一個速限指示器，乃是在車速計上附加了一個吸盤，以指示現在的速限。但該吸盤的指針，必須手動才能轉變，而非自動偵測各地點的速限（註27）。

Cuozzo主張結合Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，並沒有揭示如自己的專利，可以持續定更新最新地點的速限。其認為Aumayer專利只能顯示該地區（region）的速限，而非隨時顯示目前車子所在道路的速限。但是法院認為，Aumayer專利請求項所講的地點（location），並沒有限於「地區」，且的確也是透過GPS得知該地點的速限（註28）。Cuozzo 又主張，並沒有任何動機（motivation），會讓人想要合併Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，因為Aumayer專利是一個自動裝置，而Evans專利和Wendt專利則是手動裝置。但是，法院認為，將新的電子科技，結合傳統的機械裝置，是現在很常見的運用。因此，可以結合這三件專利，而判斷Cuozzo之請求項顯而易見（註29）。

Cuozzo修改請求項乃不當擴大原專利範圍

最後，Cuozzo在多方複審程序中，希望修改其請求項，但審理委員會卻認為其修改後之請求項，會不當擴大原專利範圍，而拒絕其修改。

Cuozzo原本希望用下列請求項21，取代原本的請求項10。其中最關鍵者，請求項換了一句話。改為「車速計完整地附加在該彩色顯示上，而計速器由液晶顯示構成，且該彩色顯示就是是該液晶顯示。」（註30）
前已說明，專利法第316條(d)(3)及法規命令37 C.F.R. § 42.221(a)(2)(ii)，禁止請求項修改時擴大其專利範圍。至於如何判斷修改後之請求項是否擴大範圍？聯邦法院過去採取一種檢測標準，亦即，「倘若修改後的專利範圍，會包含某些可想得到的裝置或方法，不會落入原本的專利，那麼其修改就是擴大了專利範圍」（註31）。

審理委員會認為，修改後的專利，會包含了單一液晶顯示（single-LCD）的裝置，因為請求項可能讓車速計和彩色顯示都是液晶顯示，而這並不在原本的請求項所包含範圍之內。而聯邦上訴巡迴法院也同意審理委員會之解釋，故認同審理委員會拒絕Cuozzo所提的請求項修正（註32）。

結語

本案有以下幾個重點：
1.美國專利商標局是否啟動多方複審程序之決定，原則上不得向法院提起救濟。
2.在多方複審程序中，對請求項之解釋，採取最大合理解釋標準。
3.在多方複審程序中，專利權人可以請求修改請求項，但不可實質擴大原有專利範圍，若擴大其範圍，專利審理暨訴願委員會將拒絕其修改。

備註

1. 科技產業資訊室－CAT撰稿，GPS速限指示專利訴訟，Cuozzo Speed控告 Garmin及克萊斯勒，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A168.htm，2012/06/27。
2. In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271, 1274 (Fed. Cir. 2015).
3. In re Cuozzo, 778 F.3d at 1275.
4. Id. at 1275.
5. Id. at 1275.
6. Id. at 1276.
7. Id. at 1276.
8. 35 U.S.C. § 312(a)(3)(“(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim, including—”).
9. 35 U.S.C. § 314(a)(“(a) Threshold.— The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”).
10. 35 U.S.C. § 314(d)(“(d) No Appeal.— The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.”).
11. Id. at 1276-77.
12. 35 U.S.C. § 318(a)(“(a) Final Written Decision.— If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316 (d).”).
13. Id. at 1278.
14. Id. at 1279-80.
15. Id. at 1280.
16. Id. at 1280.
17. 35 U.S.C. § 316(d)(1)(“(d) Amendment of the Patent.—(1) In general.— During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:(A) Cancel any challenged patent claim. (B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.”).
18. 35 U.S.C. § 316(d)(3)(“(3) Scope of claims.— An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.”).
19. 37 C.F.R. § 42.221(a).
20. 37 C.F.R. § 42.221(a)(2).
21. 35 U.S.C. § 316(a)(2)(“(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314 (a);”).
22. 35 U.S.C.§ 316(a)(4)(“(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;”).
23. In re Cuozzo, 778 F.3d at 1282.
24. Id. at 1283.
25. Id. at 1283.
26. Id. at 1284-85.
27. Id. at 1285.
28. Id. at 1285.
29. Id. at 1285.
30. Id. at 1286.
31. Id. at 1286.
32. Id. at 1286.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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