「相信專利有效」並非引誘侵權之主觀要件:
美國2015年Commil USA v. Cisco Sys.案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2015.07.16
美國最高法院在2011年所判決的Global-Tech Appliances v. SEB S.A.案(註1),認為美國專利引誘侵權之被告,必須「明知該專利存在」,以及「明知所引誘行為構成專利侵害」。所謂的明知,除了「真正知情」外,還包括「蓄意視而不見」(willful blindness),也算是明知。
不過,Global-Tech案著重於「明知該專利存在」,但對於「明知所引誘行為構成專利侵害」,此一要件卻未深入討論。美國最高法院於2015年5月26日做出Commil USA v. Cisco Sys.案判決(註2),認為引誘侵權之被告,也需要「明知所引誘行為構成專利侵害」,且就算被告基於善意相信「原告專利無效」,仍不妨礙其構成引誘侵權。
輔助侵權規定於第271條(c),其明文規定了「知情」(knowing)要件,因此,被控侵權人須知道該專利存在,且知道其輔助之行為構成專利侵害(註11)。相對地,引誘侵權規定於第271條(b),其規定:「任何人積極地引起一專利的侵權,應負侵權人之責任。」雖然條文上沒有提到「知情」(knowledge),但根據2011年最高法院所判決的Global-Tech Appliances v. SEB S.A.案,其認為引誘侵權與輔助侵權源自同一個理論,故引誘侵權應如同輔助侵權一樣,被告必須「知道該專利存在」(knew of the patent)(註12),且知道所引起的侵害行為。
而本案爭議與上述問題有點不同,亦即,被告縱使知道該專利存在,但相信該專利無效。因此,本案要探討的是,要構成第271條(b)之引誘侵權,是否必須知道或相信該專利有效(knowledge of, or belief in, a patent's validity)?換句話說,若被告基於善意相信該專利無效,是否可作為引誘侵權之抗辯?
長久以來,專利權人提起侵害訴訟,其專利都被推定為有效。亦即,專利權人不需要先證明其專利有效,即可提出侵害訴訟。被告若在訴訟中要推翻此一推定,必須以清楚且具說服力之證據標準(clear and convincing standard)推翻此推定。但是,倘若「相信專利無效」可作為引誘侵權之抗辯,則被告只要證明他合理地相信該專利為無效,即可免除引誘侵權責任,那麼,對於專利有效之推定,就大打折扣(註16)。
如果被告真的相信該專利無效,本來就有其他管道可以使用。例如,其可以提起確認訴訟,要求聯邦法院確認該專利無效;也可以向專利審理暨訴願委員會申請多方複審程序(inter partes review)主張專利無效,在12到18個月內就可以得到結果。又或者,如同本案中Cisco所使用的,向專利商標局申請單方再審查(ex parte reexamination)。最後,被告也可在侵權訴訟中,提出專利無效抗辯(註18)。而且,若對引誘侵權創造出新的「相信專利無效」抗辯,將使訴訟更加拖延,增加訴訟成本,也使陪審團判斷上更加混亂(註19)。