在當前的上訴中，存在兩個問題：Gore所持的立場，和一審法院關於故意侵權加乘效應的裁決。

圖1：全球知名的Gore-Tex技術在人工血管領域也被廣泛運用，也是本案件的主要爭議來源。

來源：http://www.goremedical.com/resources/images/popups/vgstretch.jpg

立場

Gore認為，由於該項專利的發明人Goldfarb從未透過書面聲明轉讓專利給Bard，因此Bard沒有立場提出告訴。Gore聲稱，在缺乏書面的有效證明之下，Goldfarb授予Bard的僅有專利權中的基本權利，也就是所謂的「虛擬轉讓」。

即使這個問題在先前的上訴中也曾經被提出，聯邦巡迴法院還是重新審查，並作出缺乏書面協議並不會導致權力完全失效的判決（不適用§261），理由是最原始的授權就是一個對他人提出侵權訴訟的獨家授權，無需經由書面才能生效。因此當Bard在一審法院被Gore質疑其權力效力時，Bard確認了它獲得的獨家授權（包括了對Goldfarb專利的修改權利和使用限制）並不是虛擬轉讓，也不被§261條所限制。聯邦巡迴法院認同一審法院的分析無誤。

故意侵權

為了使故意侵權的控告成立，專利權人必須透過清晰且有說服力的證據，來證明被侵權者事前在明知很有可能被認定侵權的情況下，仍然執行其行為（In re Seagate Tech.）。該測試有時也成為客觀標準測試。

Seagate案件測試中的第二個目的是主觀的，在於考察是否有客觀存在的風險是否為被告（侵權者）所知悉，或是明顯到被告應該得知。即便第二重測試是主觀的，它其實也算是一個對被告辯護強度的「客觀評估（objective assessment）」。在此案件最新的處置中，聯邦巡迴法院制定了新的故意侵權證明標準，表明侵權的客觀風險是由法庭所決定，而不是陪審團。聯邦巡迴法院將此案發回一審法院重新審理，要求一審法院考慮Gore是否已經提出一個關於有效性或無侵權事實的「實質性問題」。在一審法院判決Gore的辯護不具有客觀合理性以後，Gore才進行了上訴。

在上訴時，基於先前上訴時提出的諸多議題，全體法官否決了Gore的上訴，認為其每一個辯護的論點都不具有客觀合理性，不過其中的Newman法官持不同意見。

Hughes法官同意基於重新審理的標準而得出的新決定，但另外寫了一份判決書建議在參照最高法院2014年在Highmark一案的決定以及在Octane Fitness一案中之後，聯邦巡迴法院全體法官應該重新考慮對故意侵權的判定標準。在Hughes的看來中，「一個更尊重原判的標準，將會和審理混合法律和事實的其他案件中的標準，保持一致」。

實踐記錄

Gore目前向聯邦法院上訴，要求由全體法官共同審理，並且重新考慮他們是否使用了正確的重新審理標準（對Newman法官的反對意見和先前沒有這麼做的回應），並且進一步主張即使用前面的標準審理，一審法院缺乏客觀性的判決也應該被否定。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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