在美國，有所謂的專利濫用（patent misuse），通常專利濫用乃指授權契約上的條文，試圖將專利授權範圍，擴張到專利權不保護的範圍。美國最高法院在1964年的Brulotte v. Thys Co.案（註1）中，曾經判決，專利權人在專利屆期後，不可再收取授權金。該案中，發明人將其採收麻草的機器授權給農夫，而在農夫採收麻草時收取權利金，但授權期間涵蓋專利到期之後。當時最高法院認為，此一授權協議無法實施（unenforceable），因為在體現於該機器的專利到期之後還要收取權利金，乃是當然違法（unlawful per se）（註2）。最高法院在 Brulotte 案認為，要求在專利到期之後還支付授權金，乃是將其專利獨占（patent monopoly ）延續到專利期限之後。而這樣做的結果，就違反了專利法所建立的「屆期後進入公共領域（public domain）」的政策；所謂專利屆期後進入公共領域，就意味著任何人均可自由使用之前曾受專利保護的產品（註3）。

2015年美國最高法院在Kimble v. Marvel案（註4），再度處理了類似專利屆期後授權金的問題。不過該案中，並非採取授權而乃是採用專利轉讓，只是轉讓價金的安排方式，除了一次性支付外，還包括產品銷售的權利金（royalty），且契約中未約定權利金的支付期限，表示專利屆期後仍須持續支付權利金。因此，最高法院必須回答，1964年的Brulotte案所建立的規則，是否仍然有效。以下將介紹此判決。

蜘蛛絲噴射罐的專利授權之爭

1990年時，Stephen Kimble先生取得一玩具專利，該玩具能讓小孩（或童心未泯的大人）扮演成蜘蛛人射出蜘蛛網，實際上是手中的罐子射出加壓的泡沫絲，專利號為第5,072,856號專利 。本案的被告是威漫娛樂公司（Marvel Entertainment, LLC）公司，其製造並行銷蜘蛛人的相關週邊產品。Kimble先生主動找上威漫公司前身的總裁，討論他的構想。但後來，威漫公司並沒有與Kimble先生達成授權協議，就開始銷售「蜘蛛絲噴射」（Web Blaster），這個玩具跟Kimble先生的發明專利很像，讓小孩可以假裝是蜘蛛人，穿上塑膠手套和泡沫罐，而噴出絲狀泡沫（註5）。

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契約未約定權利金何時結束？

因此，Kimble先生於1997年控告威漫公司，主張其侵害專利，雙方最終達成和解。和解方案為，Kimble先生將專利整個賣給威漫公司，而威漫公司先一次支付一筆50萬美元，且在後續每銷售一個「蜘蛛絲噴射」玩具或類似產品，就抽取售價3%的權利金。雙方並沒有設定收取權利金的截止日，似乎認為只要小孩還想要模仿蜘蛛人，就可繼續收取權利金（註6）。

在談判授權時，雙方都不知道最高法院曾經做出Brulott這個判決。美國最高法院在1964年的Brulotte v. Thys Co.案（註7）中曾經判決，專利權人在專利屆期後，不可再收取授權金。不過，Brulotte案的專利權人是保留專利權而採用授權的方式；但本案Kimble 並非採取授權，而是將整個專利都轉讓給威漫，只是價金的約定方式仍包括後續的權利金。但威漫公司後來得知Brulott案判決後，認為適用於這筆交易，可讓支付權利金有落日的一天，故在聯邦地區法院提起確認之訴，希望法院確認其在2010年系爭專利到期後，就無庸再支付權利金（註8）。

地區法院判決支持威漫公司見解，認為基於Brulott案判決，權利金條款在Kimble先生專利到期後就無法實施。上訴到第九巡迴上訴法院後，上訴法院也維持原判，但在判決中表示，其對Brulotte 案建立之規則表示懷疑，認為該規則「反直覺」，且其理由說服力很弱（註9）。

最高法院判決：Brulotte案規則

此案又上訴到聯邦最高法院，最高法院於2015年6月22日做出判決，仍維持Brulott案之見解。

根據美國專利法第154條(a)(2)（註10），發明專利於申請日起算20年後屆期。專利屆期日到後，製造和使用系爭發明的權利，就進入公共領域，任何人可自由使用。最高法院在過去的案例中，曾小心翼翼地確保屆期日的重要性，對於在屆期日之後限制使用系爭發明的法律或契約，都拒絕執行（註11）。

1964年的Brulotte案，也是延續同一種理念。該案中，發明人將其採收麻草的機器授權給農夫，而在農夫採收麻草時收取權利金，但授權期間涵蓋專利到期之後。當時最高法院認為，此一授權協議無法實施（unenforceable），因為在體現於該機器的專利到期之後還要收取權利金，乃是當然違法（unlawful per se）（註12）。

比起一次性的授權金（lump-sum fees），分期的授權金可以慢慢收取權利金，且將權利金的多寡與產品的成功加以連結。有時候，某些當事人會想將該授權協議期間拉長。例如，拉長權利金支付期、但每期支付較低金額，可能有助於現金較少的被授權人。有時，權利金收取期拉長，有助於分配商品化發明的風險和報酬，尤其當專利授權之後到真正在市場上銷售之間還需要很長一段的開發期時，更是如此。但此一 Brulotte案規則（Brulotte rule），會阻止當事人簽署上述想要的協議方式（註13）。

三種方法 迴避 Brulotte案規則

不過，最高法院也指出，其實當事人間還是有其他方法，迴避Brulotte案規則。第一種方式，被授權人可以對專利到期前的使用，約定到期後再支付；因為法院所禁止的，只是禁止對到期後的使用收取授權金。例如，授權人可要求在專利有效的20年期間以銷售金額10%作為授權金，但卻均攤在40年期間慢慢償還。此種安排雖然無法達成長時期分配風險的目的，但至少可以降低早期的支付金額。第二種方式，當事人可以同時授權多項專利，或搭配授權一些非專利的權利。當同時授權多項專利時，在Brulotte規則下，權利金可收取至最後一項到期的專利為止。若將專利與非專利之權利（例如營業秘密）搭配授權，也可延長授權金的收取時間。例如，假設將專利與營業秘密搭配授權，約定在專利屆期前收取5%的授權金，而專利到期後因營業秘密仍然存在，收取4%的授權金。第三種方式，當事人可以不採取授權金的方式，而改採其他創投方式，讓雙方共享將該發明商業化的風險與報酬（註14）。

本案中，Kimble 先生認為上述的迴避方式仍不足夠，而要求最高法院完全廢棄Brulotte案規則，對「專利屆期後權利金條款」改採彈性的、個案判斷式的、合理原則（rule of reason）之分析 。合理原則來自反托拉斯法，要求法院在判斷某一行為對競爭造成的影響時，須「考量各種因素，包括相關事業的特定資訊、採取該限制行為之前和之後的條件、該限制行為的歷史、本質和效果等」。Kimble 先生認為，採取合理原則分析時，最重要的因素在於，專利權人在相關市場上的力量，以及是否可能限制競爭（註15）。

判決先例拘束原則

最高法院認為，判例先例拘束原則（doctrine of stare decisis ）要求，現在的最高法院，必須遵守之前最高法院的判決。此一原則然並非一成不變，但因為其可促進法律原則公平、可預測、一致的發展，增加對司法判決的信賴，並有助於司法程序真正與人民感受的公正，故仍應優先適用（註16）。要推翻一個判決先例需要特殊的理由，必須比「認為該判決錯誤的信念」來得更多（註17）。

Brulotte 判決當初是在解釋國會通過的成文法（statute），比起憲法解釋，此種情形判決先例拘束原則的效力更強，畢竟人們可以自由批評法院對法律之解釋，並訴求國會修法。但國會屢次放棄推翻Brulotte案規則的修法機會，甚至，1987年有人曾經一度提案修法取代Brulotte案的當然違法規則，國會卻未接受該次修法（註18）。

此外，Brulotte 案所處理的乃是財產法（專利）與契約法（授權協議）領域的問題，在美國，此二領域最高指導原則就是判決先例拘束原則，因為人民通常會仰賴這些判例而作安排。例如，許多當事人就是因為知道Brulotte 案的存在，所以才會認為在授權契約中不需要寫授權結束期限（註19）。

綜上所述，本案中遵守判決先例拘束原則的理由很充足。要推翻Brulotte 案，需要有很堅強的理由。但是，傳統上可推翻判決先例的理由，在本案都不具備。首先是Brulotte原則的基礎並沒有改變，亦即，Brulotte 案所解釋的專利法條，本質上並沒有改變。而且Brulotte 案判決所仰賴的其他判決先例，仍然都被支持並引用（good law）。 而且， Brulotte案與其他一系列案例的關係緊密，若要推翻Brulotte案，也會動搖其他案例的效力（註20）。

其次是Kimble 先生未提出任何證明，Brulotte規則在訴訟上無法運作。相反地，該規則非常容易操作，反倒是Kimble先生所提出的合理原則的操作，不但會增加訴訟成本，且會讓判決結果不容易預測（註21）。

經濟分析與專利政策

 Kimble先生想推翻Brulotte 案判決，但如上所述，傳統的推翻理由不夠，故其提出另外二項理由。Kimble先生主張，Brulotte案對於專利到期後權利金的競爭效果，採取錯誤的看法。此外，他認為Brulotte案會阻礙科技創新，傷害國家的經濟。但最高法院認為，其理由或許可以說服國會修法，但不足以說服最高法院推翻此判決先例（註22）。

 Kimble提出，Brulotte 案似乎認為，所有專利屆期後的權利金均是反競爭的。Kimble指出，這種協議常常可以增加競爭，而非限制競爭，不論在專利屆期前或屆期後。如前所述，更長的支付期間，可能可以降低授權金。而在專利有效期間，授權金降低可讓終端售價跟著降低，使該受專利保護之科技，比起其他科技更有競爭力。此外，授權金降低也可讓更多公司願意取得授權，而加入市場競爭。而在專利屆期後，其他廠商均可自由進入此市場，原本的被授權人因為必須繼續支付授權金，成本較高，因而鼓勵新廠商進入市場，以較低價格吸引客戶。因此， Kimble先生認為，Brulotte 所採取的當然違法規則，並沒有道理（註23）。

最高法院認為，Kimble先生的經濟分析看起來沒錯。但就算Brulotte判決是立基於錯誤的經濟判斷上，也應該交由國會去修正。因為，專利法與反托拉斯領域的休曼法（Sherman Act）不同，休曼法賦予法院有權形成法律，並基於更好的經濟分析重新思考判決先例。 但是，法院在專利法領域，並不能僅基於經濟分析就修正判決先例（註24）。此外，Kimble先生所提出的見解，也不是因為經濟理論發展而改變過去看法，其乃認為當初最高法院在作Brulotte 判決時，根本搞錯了。但是，此一說法很難推翻判決先例。事實上，Brulotte案判決理由，並非認為專利屆期後權利金乃會傷害競爭，而加以禁止。當時最高法院的理由，只是採取了一種類型原則，亦即，與專利有關之利益，都應該在專利屆期後結束。 因此，Kimble先生的主張，只是從政策面來看該原則之利弊。若是如此，也應該是國會來決定專利政策，而非最高法院（註25）。

Kimble先生也主張，Brulotte 案判決，禁止當事人達成某種商業化專利的協議，會阻礙科技創新並傷害國家經濟。不過，最高法院認為，這種說法也許對，也許不對。事實上，Brulotte案規則，讓雙方可以自由採取其他協議安排，仍然可以達到當事人延後支付權利金或風險分攤的目的。而且，Kimble先生並沒有提出任何實證證據，證明Brulotte規則與減少創新之間的關連性。 不論如何，主張一個法條的判決先例會阻礙創新，這比較適合由國會來處理（註26）。

專利屆期後不可收取權利金

上述美國最高法院1964年的Brulotte案與2015年的Kimble v. Marvel案，都再次強調，在專利授權契約中不可約定，在專利屆期後支付權利金。若有此約定，在專利屆期後，該約定有無效；在專利尚未屆期前，在美國，被授權人甚至可以主張該約定屬於專利濫用，故該專利無法實施。

不過，該案中，Kimble先生援引許多經濟學上的討論，認為此種限制並無道理，不應該採取當然違法原則，而應該採取個案判斷的合理原則。但美國最高法院認為，此種專利政策問題應交由國會判斷。

在台灣，對於專利授權契約是否有不當約定，最受矚目的判決，乃是飛利浦光碟授權金案。該案中，飛利浦等三家公司對光碟相關專利集合為一組專利，採取概括授權方式，且其權利金收取方式，為每片光碟終端售價3%或10日圓，二者取其高。但因為國際間光碟價格不斷降低，若採取光碟終端售價3％，早已低於10日圓。故飛利浦等廠商堅持一片光碟權利金應收取10日圓。但台灣廠商認為，市場行情已經變動，飛利浦應調整授權金。此一案例引起諸多爭議與判決，台灣廠商甚至到美國聯邦法院主張飛利浦等廠商授權構成專利濫用。此處無法深入討論相關案例，但至少讓我們知道，專利授權契約的各種安排，在美國有可能被認為無效或專利濫用。

備註

1. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29(1964).
2. Id. at 30, 32.
3. Id. at 33.
4. Kimble v. Marvel Entm't, LLC, 192 L. Ed. 2d 463, 468 (2015).
5. Id. at  468.
6. Id. at 468.
7. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29(1964).
8. Kimble v. Marvel, 192 L. Ed. 2d at 468.
9. Kimble v. Marvel Enters., 727 F.3d 856, 857 (2013).
10. 35 U.S. Code § 154(a)(2)(“ (2) Term.— Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365 (c), from the date on which the earliest such application was filed.”).
11. Kimble v. Marvel, 192 L. Ed. 2d at 469.
12. 379 U.S. at 30, 32.
13. Kimble v. Marvel, 192 L. Ed. 2d at 470.
14. Id. at 470-71.
15. Id. at 471.
16. Id. at 471.
17. Id. at 471-72.
18. Id. at 472.
19. Id. at 473.
20. Id. at 473.
21. Id. at 474.
22. Id. at 474.
23. Id. at 475.
24. Id. at 475-76.
25. Id. at 476-77.
26. Id. at 477.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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