這也是CAFC第一次扭轉PTAB的決定。一般認為，因為向PTAB提出上訴的案件已經相當龐大，而且CAFC本身的司法資源也有限，CAFC不會主動處理有關PTAB的決定。CAFC一般利用上訴規則第36條（Rule 36），確認PTAB的審理結果。許多人預測，即使新的PTAB審判程序開始實施，CAFC也會常常利用這一規則確認PTAB在新的審判程序中的決定，尤其是對法規的確認。此案告訴我們，當PTAB作出錯誤的決定時，法官也會將其推翻，給予上訴者尋求對於PTAB審理結果提出上訴的機會。

圖1：在Proxyconn, Inc.一案中，CAFC（下）首次不引用Rule 36而做出相異於PTAB（上）審理結果的判決。

圖片來源：www.uspto.gov, www.cafc.uscourts.gov

在Microsoft Corp., v. Proxyconn, Inc.案，CAFC認為「因為我們需遵從Cuozzo一案的決定，因此我們必須拒絕PTAB 在Proxyconn一案的論點」，即PTAB在審查過程中，錯誤地對專利範圍認定進行最寬廣的解釋。CAFC指出，PTAB對專利的審理標準本身也是有限制的；它進一步解釋說，PTAB在專利解釋上可使用很廣泛的合理詮釋，但不能違背一般專利審理標準及原則。

特別值得注意的是，CAFC在聲明中指出，PTAB在審理案件時除了參考該專利的說明書，也應該「諮詢該專利的審查歷史」；如PTAB不如此做，等於違背了大眾的認知。換句話說，在審查案件時，PTAB應該先回顧該專利的審查歷史再做出最後決定。依照這些原則，聯邦巡迴法院否決了幾個PTAB的決定，因為PTAB沒遵循一般專利專案詮釋原則，而對專利做出了不合理的「廣泛解釋」。

CAFC對於PTAB在此案中拒絕了Proxyconn對修改專利的要求加以肯定，認為必須滿足要求專利權人提供修改方案、其申請發明需超過現有技術紀錄、與專利商標局的規定不相牴觸，以及申請修改者必需列明具體的修改要求等條件。許多人不知道CAFC是否會延續PTAB在Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc., IPR2012-00027 (June 11, 2013).一案中所提出，關於申請擴大專利範圍時應滿足的所有要求。CAFC則認為，專利權人除了必須證明修改後的專利項目超出的現有已知技術範圍外，「上訴法院並沒有替所有PTAB在Idle Free一案中，PTAB所列出的要求是否為可被接受的PTO法規解釋背書」。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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