2015年8月10日,美國聯邦巡迴法院在Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n乙案中,討論美國最高法院聯邦法院審理ITC決定試用判斷餘地之要件。本文將以Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n乙案為例,討論ITC對於專利物侵權認定之判斷餘地。
美國專利保護賦予權利人二種救濟法庭,其一是聯邦法院系統,其二則是ITC。後者具有司法與行政雙重性質,當事人對於ITC所為之決定可以向聯邦法院上訴。因此,當聯邦法院審理ITC上訴之案件,就有Chervon案之適用。2015年8月,聯邦法院在Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n(註2)乙案,對於ITC委員會就「物品」是否侵權之判斷是否有Chervon deference 之適用,應允以尊重而不予審查之爭議,作出判決。
本件上訴案的爭議,在於ITC認為被告輸入指紋掃描器產品之行為違反337法案之意見是否應該被聯邦法院尊重。2010年5月, Cross Match Technologies, Inc. (以下簡稱“Cross Match”)向 ITC提告,主張若干指紋掃描裝置侵害其所有之四項專利。ITC發現該掃描器係由海外韓國Suprema公司所製造,並由美國一間公司(Mentalix)購入並進口。雖然掃描器在輸入之前並非專利侵權物,但是在產品輸入美國境內後與Mentalix所製造的軟體結合後,該掃描器之使用將因執行Cross Match所擁有的專利保護方法,而構成專利侵權。 ITC判定Mentalix的行為構成之直接侵權,並基於誘導侵權理論,認為Suprema公司製造掃描器行為為誘導Mentalix專利侵權之行為。
本件爭議在於掃描器由Suprema公司進口之前,並不具方法專利侵權方式之獨立使用功能,然而ITC仍然基於積極誘導侵權(active inducement)理論判定產品違反337法案,而核發產品排除令,禁止Suprema進口被控之掃描器。Suprema針對ITC之決定,向聯邦巡迴法院上訴。聯邦法院推翻ITC之決定,認為ITC基於337法案核發排除令禁止專利侵權物進口之規定,並無主動誘導侵權理論之適用。而後原告Cross Match 與ITC針對聯邦巡迴法院撤銷ITC意見提出全院聯席之請求,全院聯席受理後並做出決定。
依照全院聯席意見書之解釋,ITC的有限權力(limited power)可以決定產品進口之際是否侵權,並核發排除令禁止其進口;倘法院對於誘導侵權適用之審查,將導致ITC無法針對輸入國內市場之行為予以適當之評估,因此認為本案應尊重ITC委員會所為之決定。全院聯席針對本案審理後,多數意見書由 Reyna法官主筆,並針對本案是否有適用「Chevron deference」加以分析。首先,多數意見認定337法案中 “articles . . . that infringe”(產品...侵權)之用語,相比美國專利法的內容來看,有語意不明之問題,因為美國專利法規定製造、使用、販賣專利保護產品之人構成侵權,其規定的文字並未使用「產品侵權」之文字。多數意見書指出這種用語上的差異,係因為337法案本質上為對物(in rem)管轄,而專利法的規定則是對人(in personam)之管轄。全院聯席認為原ITC基於誘導侵權理論做出產品侵權之決定,事實上符合337法案的歷史解釋與目的解釋。全院聯席多數意見,更認為337法案所賦予ITC之權力,具有寬廣範圍與決定性效果,且發現在過去35年中,ITC持續針對誘導性侵權之物品採取禁止進口之措施,而聯邦巡迴法院對ITC此一作法從未有不同之意見。多數意見認為,1988年337法案之修正案,加入“articles . . . that infringe”之用語,其目的在於強化ITC保護智慧財產權之能力。因此,多數意見斷定 ITC針對337法案中“articles . . . that infringe”用語所作出解釋為合理解釋,ITC基於誘導理論,排除於進口後造成直接侵害之產品之決定並無不當。