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聯邦巡迴法院全體法官重新審查
商標法中的禁止含譭謗意義的商標註冊
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
蔣士棋 整理╱北美智權報 編輯部
2015.08.26
本刊在前期文章(不良影響商標審查標準,兩岸大不同)中曾經討論過兩岸在不良商標審查上的異同。在太平洋另一端的美國,雖然也有類似的規範,卻意外與言論自由扯上關係。在申請商標----尤其是具惡意或歧視意義的商標時,申請人能否主張言論自由而排除主管機關的干涉?值得深思。

“THE SLANTS”是一個由亞裔音樂家在波特蘭組成的樂隊,他們自己描繪的風格是「中國城舞曲搖滾」。樂隊的貝斯手Simon Tam以“THE SLANTS”為樂隊名提出商標註冊申請,其專案為「娛樂,即現場表演的一個樂隊」。商標審查員根據15 USC §1052(a)(第2(a)節商標法)拒絕其登記,認為根據字典的定義”THE SLANTS”這名詞有貶損亞裔美國人的意思。申請人樂隊則認為,他們使用此名稱「來糾正這個名詞本來含有種族污辱,使用它來改變該名詞原意並樹立亞洲人的驕傲」。商標審查員發現申請人「在明顯認識此商標與種族污辱有連結的情況下選擇此商標」。申請人提出在USPTO上訴,於2013年4月商標評審和上訴委員會仍維持拒絕此商標登記的決定。

圖1:THE SLANTS商標

資料來源:http://www.theslants.com/

圖2:THE SLANTS成員(左一為Simon Tam)

資料來源:http://media.npr.org/assets/img/2015/05/08/the-slants-20141_wide-721712a0fad5b78561d5aaec04f02241e870eac1-s800-c85.jpg

在上訴到美國聯邦巡迴上訴法院,申請人Mr. Tam辯稱,上訴委員會錯誤地認為該標記“THE SLANTS”具有詆毀貶損意義,同時也挑戰第2(a)節的合憲性。

”THE SLANTS”商標被USPTO拒絕申請

第2(a)節允許USPTO拒絕商標註冊的是商標「包括不道德的、欺騙的或令人反感的事;或可能貶損或虛假地暗示與人(存活的或已死的)、機構、信仰或國家象徵;或使其蔑視、或聲譽受損的連結」。有一個包括兩部分的測試可確定一個商標是否可能是有貶損意義:(1)確定有關問題的可能含義,同時考慮到字典的定義,並且其中所述商標是用在與該商品或服務的市場的方式;和(2)其商標含義是否可能貶低到相關團體的大部份成員。

關於第一部份,聯邦巡迴上訴法院同意商標委員會的決定。證據表明,”THE SLANTS”商標「很容易斷定指的是對亞裔的貶低」,根據Mr. Tam的解釋和樂隊網站對該商標的解釋,其中有「反對該字眼原先對亞洲女子的貶損描述,申請人利用太陽升起的意象,並使用一個龍的圖像做為與該字眼配合使用的標誌(Logo)。」聯邦巡迴上訴法院舉出了另一個事實,就是2009年在波特蘭的美國亞裔青年領袖會議原先發給Mr. Tam的邀請被撤銷,就是因擔心這個樂隊名字 “THE SLANTS”是有侵略性和種族主義的,這也支持了商標委員會的裁定。法院還發現一些實質性證據支持商標委員會關於第二部份的裁定,那就是“THE SLANTS”對大部份的亞洲人來說是有侵略性和貶低性的 。

談到第2(a)節的合憲性,美國聯邦巡迴法院首先認為憲法第一修正案和一個商標的註冊被拒絕之間並沒有牽連,因為無論其是否在美國專利商標局註冊,申請人都可以使用該商標。根據McGinley case,660F.2d 481(C.C.P.A. 1981),法院還拒絕了Mr. Tam 的正當程序論證,並且基於美國專利商標局的其他有貶低意義的商標註冊,以及其他含有“slant”或“slants” 的商標,指出申請人Mr. Tam 應該有一個全面和公平的機會來論述他的申請和提出上訴。最後,雖然他和他的樂隊成員的身份為有亞洲血統的人,法院並沒有被Mr. Tam 的平等保護的說法所說服。法院准許註冊是基於該樂隊的使用方式,而不是因樂隊成員自己的身份,也不是因為歧視的理由拒絕了商標申請。法院裁定,該商標權應拒絕被肯定。

禁止惡意商標註冊規定可能有違憲之虞

雖然聯邦巡迴法院的意見是由法官 Kimberly Moore為首一致通過,Moore也提出了23頁的「補充意見」,要求全體聯邦巡迴上訴法院法官「重新審查McGinley的Lanham Act的§2(a)的合憲性。」Moore指出,申請人陳述,其以申請使用該字句為商標來「糾正」種族污辱的目的落在「第一修正案保護下的言論自由」。此外,雖然按McGinley的規則,拒絕註冊不影響使用,但Moore也指出註冊「是有重大意義的」,授予重要的法律權利和保護商標所有人的註冊商標。

就在法官們的意見發佈僅僅一周後,聯邦巡迴上訴法院聽從Moore的呼籲,決定全體法官複審Mr. Tam的案子,表示合議庭很可能會發現第2(a)節在以下問題違反憲法:「關於在15 U.S.C. §1052(a)阻止有貶損輕蔑意味的商標註冊,是否違反憲法第一修正案(言論自由)」。法官Moore的「補充意見」給合議庭提供了一個可遵行的方向。

Moore意見的重點是,在McGinley之後「違憲條件(unconstitutional conditions, UC)」的理論,和在政府是否有可能限制及政府對其資助和授權方式,兩種政府憲法功能之間造成緊張關係。根據UC理論,政府福利不能因為商標申請人行使言論自由的憲法權利而被拒絕。根據Moore的意見,政府福利似乎還包括商業言論的保護傘下的商標。然而,憲法的支出條款(Spending Clause of the constitution)授予國會廣泛的權力可以定義什麼是政府「全民福利」。因此,兩個重要的理論出現挑戰商標法第2(a)節的合憲性:商標是否按照UC學說確實保護言論,以及商標註冊是否依照支出條款授權。Moore指出,按法理分析,商業言論享有憲法第一修正案言論自由,從Bigelow v. Virginia, 421 U.S. 809 (1975) and Central Hudson Gas & Electric Corporation v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. at 566 (1980) cases 建立了商業言論的受保護性和設定如何確定商業言論限制的合憲性的標準。

第2(a)節不禁止商標引用該受到的特定團體或機構限制。相反的,只有負面商標可被挑出分析其潛在內容意義的言論限制問題。第2(a)節的固有對字句的審查集中於政治和社會觀感,Moore描述為「受到憲法第一修正案保護的言論自由」。例如,Mr. Tam通過他的商標”THE SLANTS”尋求「糾正種族污辱」,並鼓勵亞裔社區對話。他的努力就像是Heeb Media, LLC案,其商標HEEB是尋求一個系列的服裝卻因為TTAB認為該字句有詆毀猶太人的含意而被拒絕。(89 USPQ 2d 1071(TTAB 2008))。雖然申請人申請該商標的目的是作為一個「今天的猶太人驕傲和進步的身份象徵」,TTAB認為這詞語雖然介於在「冒犯性」和「可接受的」領域之間的「轉型期」,還是可能分裂猶太社區。至少在政府的眼中,到底怎樣的決定是適當的,少數群體糾正貶義詞並獲得商標保護的利益,減少有爭議性商標。第2(a)節也已經在非少數群體成員尋求利用詞語針對特定的少數群體的案件中實施。例如,去年五月的聯邦巡迴法院在Geller案中拒絕其商標STOP THE ISLAMISATION OF AMERICA,因為「大多數的穆斯林不是恐怖分子」(751 F.3d 1355, 1357(聯邦巡迴法院,2014))。

具爭議商標在SLANTS一案後可望恢復

最近期關於執行第2(a)節的爭議,也許是華盛頓紅膚橄欖球隊(Redskins football team),看到六個"Redskins"相關的註冊商標被認為是輕視美國印第安人後,在一年前被取消。紅膚隊決定上訴,結果在維吉尼亞州東區聯邦法院於2015年6月23日公佈。根據Mr. Tam案的結果,儘管法庭在很久以前以公眾輿論原因做了取消那六個商標的決定,許多備受爭議的商標可以恢復。

Tam案很可能推翻過去34年法院對商標法第2(a)節發揮得淋漓盡致的訴訟,結束以往法院只依賴McGinley一案案例的時代。如法官Moore所說的那樣,McGinley一案法官判文中「在短短的幾個判決句子中也沒引用任何法律權威及案件」。對於未來的商標申請,推翻McGinley可能意味著更廣泛的各種商標的註冊性。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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