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美國第三巡迴上訴法院為混淆商標的證據訂定正確標準
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
蔣士棋 整理╱北美智權報 編輯部
2015.09.23

美國第三巡迴上訴法院在本案中推翻了聯邦地方法院否決初步禁制令的動議,對什麼是混淆商標證據訂出標準。Arrowpoint Capital Corp. v. Arrowpoint Asset Mgmt., LLC, Case No. 14-3063 (3rd Cir., July 16, 2015) (Jordan, J.).

Arrowpoint Capital(以下稱Capital)在全美提供保險和投資相關的金融服務,且從2007年起以Arrowpoint Capital的名字開展業務。Capital擁有六個註冊商標,所有商標都包括“Arrowpoint Capital” 的文字或者其商標圖樣。Arrowpoint Asset Management及其相關實體(統稱AAM)則經營與投資相關的金融服務,於2007年12月開始使用“Arrowpoint”為商標。

圖1:Arrowpoint Capital(上)在2010年控告Arrowpoint Asset Management(下)商標侵權,卻在聯邦地方法院被駁回。

資料來源:http://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/143063p.pdf

Capital在2010年2月控告AAM,宣稱其商標侵權。就在同一天,Capital提出一項臨時和永久禁令的動議,以防止AAM以AAM標識或以任何形式使用Arrowpoint的名字。四年多後,聯邦地方法院在無聽證會的情況下駁回Capital的議案。在上訴中,Capital認為,除其他事項外,聯邦法院否決其初步禁令動議是錯誤的。

在這種情況下,爭議取決於實際混淆商標的證據。Capital在其初步禁令簡報提交了11項實際混淆商標的證據。聯邦法院並沒有完全採納其證據,認為混淆商標是指經紀人和交易商之間,而不是「實際客戶對商標的混淆」。Capital則認為聯邦法院對於什麼條件才足以構成混淆的看法太過狹窄。

蘭哈姆法案(商標法)的商標侵權定義為使用類似先前用戶的使用商標,而「可能造成混淆,或造成錯誤,或欺騙」。商標混淆的可能性並不局限於在購買者之間的產品混淆。無論是在第三巡迴法院和其他法院,許多判決都強調了商標法涵蓋範圍的擴展,「商標使用很可能會造成的混淆,包括任何類型的錯誤或欺騙,不僅只是對買家,也不是簡單地只針對產地來源」。

在這種情況下,雖然聯邦地方法院指出正確的標準,但第三巡迴法院發現它沒有正確使用該標準,因而本案中聯邦法院判決被告商標並沒有造成顧客混淆。聯邦法院不承認在金融業中形象和聲譽的特殊重要性,並覺得「準買家在熟悉雙方的業務之前,用商標來選擇做交易對象」,故沒有重視商標混淆的顧慮。

第三巡迴法院認為聯邦法院對商標法的解釋過於狹窄,違背了司法系統根深蒂固的先例。第三巡迴上訴法院重申了在判決商標混淆時的正確標準,強調商標法當然也包括在一般大眾的心目中是否造成「影響其購買決策或顯著的銷售風險,商標所有者商譽或聲譽的混淆」。

美國第三巡迴上訴法院還發現,聯邦法院不應該在執行初步禁令動議之前,儘管已經考慮到禁制令動議是由信譽問題和事實爭議所影響,還是拒絕舉行聽證會。因此,美國第三巡迴上訴法院否定了聯邦法院的決定。

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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