請求項明確性

美國專利法第112條(b)規定：「在說明書的結尾，發明人或共同發明人應該提出包括一項或一項以上的請求項，特別指出並清楚主張（particularly pointing out and distinctly claiming）申請人所認為的發明客體。（註1）」

美國最高法院於2014年作出Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案（註2）判決，提出專利請求項明確性原則，「要求一請求項，參考其說明書及申請歷程，對所屬領域中具有通常技藝者，以合理確定性（reasonable certainty）之程度，告知該專利請求項之範圍」。其推翻了過去聯邦巡迴上訴法院所採取之標準，過去的標準是：只有在請求項「無法解釋」（not amenable to construction）或「無法解決地模糊」（insolubly ambiguous），才構成不明確。

不過，這樣的標準到底如何操作？在Nautilus v. Biosig 案中的請求項，到底夠不夠明確？最高法院在2014年的判決中，將該案發回，由聯邦巡迴上訴法院根據新標準重新判斷。而2015年4月27日，上訴法院重新做出判決（註3），但認為本案中Biosig之專利請求項，並沒有「不明確」。

心律監測器專利權之爭

稍微簡介本案事實。Biosig公司是美國第5,337,753號專利（簡稱'753專利）之專利權人， 該專利乃是一個運動器材上的心律監測器，可改善先前技術，在偵測使用者心律過程中可有效消除肌電圖的干擾，而只保留心電圖。系爭專利的請求項1為代表，記載如下：

一個與運動設備和運動程序一起使用的心律監測器，其至少包含下述元件：
一設置有一顯示裝置的長形構件（圓棒）；
包括一差動放大器（difference amplifier）的電子電路，在第一極有一第一輸入端；在第一級相反的第二極有一第二輸入端；
該圓棒由第一半部與第二半部組成；
在第一半部上，第一活性電極（live electrode ） 與第一共同電極 （common electrode ）形成彼此相間隔關係（in spaced relationship with each other ）；
在第二半部上，第二活性電極與第二共同電極形成彼此相間隔關係；
該第一與第二共同電極彼此相連，並連到一個共同點…

圖一、：美國第5,337,753號專利圖10

圖片來源：USPTO

再審查程序

2004年，Biosig公司在紐約南區聯邦地區法院，向 Nautilus公司提起專利侵權訴訟（註4）。

Biosig公司起訴後，Nautilus向美國專利商標局申請再審查（reexamine）'753號專利。該再審查程序著重於，系爭專利是否被先前技術所預見（anticipated）或因而顯而易見（obvious）。該先前技術乃1984年Fujisaki先生取得的專利，其類似地揭露了一個心律監測器，使用兩組電極，以及一個差動放大器。Biosig 公司為主張自己的專利與該先前技術有所不同，並提交了Lekhtman博士的宣示書。宣示書宣稱，'753 號專利已經足以告知一個所屬領域中具有通常技藝者，如何安裝此一偵測電極，產生左手和右手的相同肌電圖訊號。Lekhtman博士解釋，此一電極設計可因空間、形狀、大小、材質不同而變化，在各種運動機器上不可能都長的一樣，但是一個所屬技術領域具有通常技藝者，可以採取「試錯」（trial and error）程序以找到讓電波相同的方法。因而，要讓肌電圖訊號能被刪除，必須以不同的電極結構實驗，以找到最佳的方法。2010年，專利商標局做出決定，支持'753號專利請求項之可專利性（註5）。

地區法院認為請求項不明確

隨後，Biosig公司重新開啟其侵權訴訟。2011年，地區法院進行馬克曼聽證（Markman hearing），要判斷系爭專利請求項的適當範圍，以及請求項中「彼此相間隔關係」（in spaced relationship with each other ）這句話的意思。 Biosig公司主張，所謂的「間隔關係」指的是在每一組電極的活性電極和共同電極間的距離（distance）。Nautilus公司則援引Biosig公司在再審查階段提交給專利局的說明中所講的「間隔關係」，必須比每一電極的寬度還大（greater than the width of each electrode）。地區法院最終解釋該文字，指的是「在圓棒一端的活性電極和共同電極間有一個清楚關係，且同樣或不同的清楚關係也存在於圓棒另一端的活性電極和共同電極之間」，卻沒有提到電極的寬度（註6）。

Nautilus公司因而請求即決判決（summary judgment），主張根據地區法院所解釋的「間隔關係」，違反第112條的請求項明確性原則。地區法院同意其請求，認為這段文字，無法告訴法院或任何人，到底精確的空間為何，也沒有提供任何決定適當空間的參考資訊（註7）。

上訴法院判決

但上訴到聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院推翻此一判決。法院多數意見認為，只有在請求項「無法解釋」（not amenable to construction）或「無法解決地模糊」（insolubly ambiguous），才會被認為請求項不明確（註8）。在此標準下，上訴法院多數意見認為，本案中的'753 號專利並沒有不明確。首先其參考內部證據（intrinsic evidence），亦即請求項文字（claim language）、說明書（specification）及申請歷程（prosecution history），多數意見可以找出系爭設備的某些內在參考資訊，讓一個所屬領域中具有通常技藝者足以瞭解間隔關係的邊界（註9）。多數意見解釋，參考這些資訊，讓我們明白，在圓柱每一半邊的活性和共同電極間的間隔距離，「不可以大於使用者手的寬度」，「因為請求項1要求活性電極和共同電極在一手的兩個不同位置點獨立地偵測電子訊號。」此外，多數意見指出，內部證據也教示了，此一距離「不可無止盡地小，小到讓活定電極和共同電極合併成為一個單一位置點上的一個電極。」進一步，多數意見認為，系爭請求項中的功能條款，也能幫助我們理解所謂的「間隔關係」的意義。看完專利商標局再審查的紀錄後，多數意見認為，一個所屬領域中通常技藝者可以知道，透過調整設計的變數（包括空間），可達到讓肌電圖訊號相等並移除的功能（註10）。

最高法院新標準

該案上訴到美國最高法院後，於2014年做出判決。最高法院認為，請求項明確性之標準，乃要求一請求項，參考其說明書及申請歷程，對所屬領域中具有通常技藝者，以合理確定性（reasonable certainty）之程度，告知該專利請求項之範圍（註11），並將此案發回聯邦巡迴上訴法院更審。

重新審判後雙方主張

本案發回後，Nautilus公司主張，適用最高法院提出的新標準，本案的系爭請求項應該不明確，因為搭配內部證據以解讀「相間隔關係」，可能有兩種方向。第一種可能，「相間隔關係」是指一種特殊間隔，對達成所記載之效果有某種重要性。第二種可能，則是相間隔關係不受所記載的效果之限制或與之無關（註12）。

而Biosig公司則主張，最高法院所提出的「合理確定性」（reasonable certainty）並不是一個新標準，與聯邦巡迴上訴法院過去所發展的「無法解釋」（not amenable to construction）或「無法解決地模糊」（insolubly ambiguous），並無不同；最高法院只是擔心這樣的用語，會對地方法院和專利代理人傳達錯誤的訊息（註13）。

聯邦巡迴上訴法院重新判決認定符合專利明確性

聯邦巡迴上訴法院重新判決後，認為就算採取最高法院所提出的新標準，一個具有通常技藝之人，仍然能夠判斷所謂的「相間隔關係」，並非無限地小，也不可能大於一個人手掌的寬度（註14）。

1.說明書提供之資訊
說明書指出，地區法院雖然提到，'753號專利的說明書，並沒有以實際的參考資訊（例如，活性電極與共同電極間的間隔為一吋），明確地界定「相間隔關係」。但是，'753號專利請求項的用語、說明書以及圖示，在介紹活性與共同電極間的相間隔關係時，對一個具有通常技藝之人，說明了對該用字的界線，或對之提供了足夠的清楚性。例如，一方面，活性電極與共同電極不可能大於一個人的手掌寬度，因為請求項1要求活性電極與共同電極獨立地對應一隻手掌上二個獨立點的電子訊號。 另一方面，在活性與共同電極間的距離也不可能無限地小，若太小則實際上會將活性電極與共同電極合併為一個電極，對同一個點做偵測（註15）。

2.申請歷程
從申請歷程也可以得知，該用語並非不明確。因為系爭請求項1在在審查時曾經修改過，增加了功能子句（whereby clause），如下：

藉此（whereby），第一肌電圖訊號可在該第一活性電極和第一共同電極間偵測，且與該第一肌電圖訊號同樣震幅週期的第二肌電圖訊號可在第二活性電極和第二共同電極間被偵測；而該第一肌電圖訊號應用於該第一端點，且該第二肌電圖訊號應用於該第二端點，第一和第二肌電圖訊號將彼此消除，在該差動放大器產輸出中產生一實質為零的肌電圖訊號。

在請求項中的主體結構後，增加的此一功能子句，描述了實質上刪除肌電圖訊號的功能。美國專利局的審查官認為，此一功能對於超越先前技術而使該專利具有可專利性，為「重要」（crucial）的點。因此，在請求項1中記載此一功能，對確認活性電極與共同電極間「相間隔關係」的適當界線，具高度相關（註16）。請求項1記載此一功能，不僅對於界定活性電極與共同電極間「相間隔關係」的界線高度相關，其也顯示了，一個具有通常技藝之人可以採取測試，以判斷哪種「相間隔關係」方能達到實質上消除肌電圖訊號的功能（註17）。

3.發明人宣示書
在專利申請中，Biosig公司提出過發明人Gregory Lekhtman先生的宣示書。Lekhtman 先生說明，在裝置所請求之心律監測器時，具有通常技藝之人可以透過計算哪些點肌電訊號可實質上被消除，以判斷活性電極與共同電極之間的「相間隔關係」。其指出，肌電圖訊號偵測的強度，與電極間的距離和大小成比例。在1992年對所屬技藝中具有通常知識者，應該知道，每一隻手的肌電圖訊號可能不同，而'753號專利要求在裝置偵測器時，能從左手和右手產生相同的肌電圖訊號。透過偵測左手和右手掌之肌電圖訊號，傳輸到肌電圖測量設備的差動放大器中，可達成此一平等或平衡。 因此，必須調整各種設計參數，直到不同的輸出最小化，趨近於零...（註18）。

判決結果

本案最終判決結果，聯邦巡迴上訴法院認為，一所屬技藝領域中具有通常知識之人，可以透過內部證據，瞭解該發明的內在參考資訊，因此，「相間隔空間」 並不會出現最高法院所擔心的因為不確定性導致發明的阻礙；相對地，其符合了最高法院所要求地，對所屬技藝領域中具有通常知識之人，以合理確定性之程度，告知了該請求項之範圍（註19）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

備註

1. 35 U. S. C. §112(b)(“ (b) Conclusion.— The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”).
2. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (U.S., 2014).
3. Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc., 783 F.3d 1374 (Fed.Cir. 2015).
4. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. at 2126.
5. Id. at 2126-27.
6. Id. at 2127.
7. Id. at 2127.
8. Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc., 715 F. 3d 891, 898 (Fed. Cir. 2013).
9. Id. at 899.
10. Id.
11. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014).
12. Id. at 1379.
13. Id. at 1379.
14. Id. at 1382
15. Id. at 1382-83.
16. Id. at 1383.
17. Id. at 1383-84.
18. Id. at 1384.
19. Id. at 1384.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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