多年來,法院在設計專利無效中功能性設計判斷的指標並不相同,其間也確實存在很多的差異,使得問題更加複雜。聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)在某些案件中使用Morton-Norwich 4項因素 ,其他案件中採用 Inwood Labs的功能性設計判斷定標準 。不過,在Richardson案件中,CAFC並未提到Morton-Norwich 的因素或 Inwood Labs的判斷標準。CAFC認為,如果設計專利包含純然取決於功能考量的某些設計元件,應援引 L.A. Gear案例 的見解,就是設計專利的保護範圍不能擴展到該功能元件。最近,在Ethicon v. Covidien案件 的撤銷決定中,CAFC認為地方法院不應以高標準的抽象概念來判斷功能性設計。
1988年在Avia Group International, Inc. v. L.A. Gear California,上訴案件[6]中,原告Aiva有D284,420(簡稱420專利,如圖2左側所示)的鞋底花紋及D287,301鞋面(簡稱301專利,如圖2右側所示)的設計專利,Aiva控告LA Gear加州公司(簡稱LAG)銷售的運動鞋侵害420專利及301專利。LAG則主張,這兩個設計並不是取決於裝飾性目的,專利應該無效。
1997年的Berry Sterling Corp. v. Prescor Plastics, Inc.上訴案件[8],Berry公司有個D362,368杯子的設計專利(簡稱368專利,如圖3所示),這是一種可放置在汽車車內杯座的杯子設計,是根據可口可樂公司的「Coke to Go」計畫所開發的。Berry公司控告Prescor塑膠公司的產品侵害368專利,而Prescor則主張368專利是功能性設計應屬無效。
CAFC採用的考量因素的(2)(3)(4)項是CCPA(Court of Customs and Patent Appeals,美國海關暨專利上訴法院)在Morton-Norwich案件中列出的商標功能性判斷可參酌的4項因素[9],(1)在既有的發明專利已揭露該設計的實用性優點;(2)在廣告題材中原創者以設計的實用優點來吸引顧客;(3)競爭者是否有可行的其他替代設計可執行相同的功能;和(4)事實上這設計是一個比較簡單的或廉價的製造方式所得的結果。CAFC在PHG Techs., LLC v. St. John Cos.案件[10]中,也採用與Berry Sterling案件相同的標準來判斷系爭專利的醫療標籤卡設計是否為功能性設計。
2006年的Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc.上訴案件[12],原告Amini公司擁有D475,218床架的設計專利(簡稱218專利,如圖4所示),控告Anthony公司所銷售的床侵害218專利。CAFC說明:設計專利保護裝飾性設計的非功能性特徴,是如圖所示的整體設計[13]。如果設計專利的圖中請求保護的設計不是只有一個特徵,就可藉由功能性分析確定設計專利保護的範圍。如果設計專利中某項設計特徴是該物品的使用或達成其實用目的所不可或缺的,或是會影響該物品的成本或品質,則該特徵就是功能性特徴[14]。
CAFC所採用的功能性認定標準是美國商標法中功能性認定的原則。在In Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.案件中,美國最高法院的O’Connor法官提出來的功能性特徵定義,「一般而言,產品的特徵是物品使用或達成該物品之目的所不可或缺的,或是會影響該物品的成本或品質,該特徴則為功能性特徴」。[15]
D475,218設計專利(床架)
圖4 Amini公司的D475,218設計專利
區分裝飾性特徵與功能性特徵
2010年,在Richardson v. Stanley Works, Inc.案件[16]中,原告Richardson有一個多功能羊角榔頭(step claw)的D507,167設計專利(簡稱167專利,如圖5左側所示)。
在Ethicon Endo v. Covidien案件,原告Ethicon Endo公司有4個超音波手術裝置的設計專利,D661,801專利是一個倒U形扳機的裝飾性設計。D661,802專利是U形扳機和其上方略向前的圓錐台狀表面有凹槽修飾的轉力矩旋鈕的的裝飾性設計。D661,803專利是U形扳機和扳機上方的半圓形起動鈕的裝飾性設計。D661,804專利是包含U形的扳機、圓錐台狀表面有凹槽修飾的轉力矩旋,與半圓形起動鈕的裝飾設計。從圖6可得知超音波手術裝置的扳機,轉力矩旋鈕和半圓形起動鈕的相對位置及各種組合的裝飾性設計。
參照 PHG Techs., LLC v. St. John Cos., 469 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2006)。
參照In Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 (1982)。
參照Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006)。
參照KeyStone, 997 F.2d at 1450。
參照Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. at n.10, “In general terms, a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.”。
參照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。