美國第一巡迴上訴法院推翻聯邦地方法院發布的禁令，原因是聯邦法院沒有找到商標造成消費者混淆的可能性。Arborjet, Inc. v. Rainbow Treecare Scientific Advancements, Inc., Case No. 14-2324 (1st Cir., July 16, 2015) (Souter, J.) (sitting by designation).
 
Arborjet公司生產和銷售一種名為TREE-age（圖1），用於保護各種蟲害樹木的甲維鹽溶液。TREE-age是Arborjet最成功的產品之一，2008年8月至2013年2月，Arborjet授予Rainbow Treecare Scientific Advancements (Rainbow)銷售TREE-age的專屬權利。銷售契約載有保密性和保密義務，以及Rainbow不能試圖「複製Arborjet的產品或流程」。

圖1：Arborjet所擁有的TREE-age商標

資料來源：http://arborjet.com/assets/pdf/TREEageSS4_7.pdf

銷售契約終止後，Rainbow開始行銷和分銷ArborMectin，這是另一種甲維鹽的化合物，意味著直接與TREE-age相抗衡。為了推銷ArborMectin，Rainbow發出了大量的行銷郵件給客戶，強調ArborMectin是TREE-age的改進配方，也聲稱ArborMectin的效果比TREE-age更好。Rainbow還在其網站上使用TREE-age商標，同時在其行銷宣傳中Rainbow並沒有註明TREE-age的商標歸屬那家公司擁有。

Arborjet公司控告Rainbow違約，另根據商標法(Lanham Act)及麻薩諸塞州法律，控告Rainbow刊登誤導或虛假商標廣告。Arborjet公司根據契約中會有索賠成功的可能性，也獲得了法院初步禁令。聯邦地方法院的結論是Arborjet對其虛假出處的標識控訴是不可能成功的。初步禁令中Rainbow被責令停產、停業和停止銷售、分銷和/或銷售ArborMectin，以及Arborjet的商標必須對使用商標「Arborjet」和「TREE-age」附加®符號的標誌，並加上說明一個「Arborjet公司擁有註冊商標TREE-age」注腳。Rainbow上訴此禁令。

上訴法院肯定Arborjet根據契約索賠有可能成功，並確認了部分禁令命令中要求Rainbow停止銷售ArborMectin的決定。

對於相關商標的判決：Arborjet指控Rainbow沒有在其廣告中註明TREE-age商標所屬公司，很可能會造成消費者混淆。聯邦法院駁回了這一指控，認為必須「權衡證據認定消費者因為誤會產品來源的可能性。」第一巡迴上訴法院同意聯邦法院發現Arborjet的商標歸屬請求，混淆的可能性不是那麼嚴重。第一巡迴上訴法院指出，關於案件成功的可能性證明是初步禁令的「必要條件」，如果沒有必要條件，法院不應頒發禁令。對Arborjet所宣稱，Rainbow會使消費者因沒有註冊商標擁有者造成的虛假出處證明是不可能成功的，因此不應有任何禁令要求Rainbow為Arborjet的商標正名。因此，上訴法院將有關商標部分初步禁令加以廢止。

參考資料：

• http://media.ca1.uscourts.gov/pdf.opinions/14-2324P-01A.pdf

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們