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公司漏將員工列為發明人之訴訟:
2015年Shukh v. Seagate Tech.案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2015.11.04

若員工與公司簽署契約,約定所有任職期間之發明,均轉讓給公司,但公司漏未將員工列為發明人,雙方之間會衍生什麼樣的法律爭議呢?美國一位半導體物理學者Shukh博士,向解雇他的Seagate公司提出訴訟,認為Seagate公司未將他列為發明人,侵害了他三種利益——專利所有人之利益、財產利益,以及名譽上之利益。2015年10月,美國聯邦巡迴上訴法院做出Shukh v. Seagate Tech., LLC案判決,法官見解又是如何呢?

美國專利法第256條乃發明人錯誤更正的規定。根據第256條(a)規定:「錯將他人列為發明人,或者錯誤遺漏了發明人,所有當事人和受讓人共同提出申請,專利商標局長,可基於事實證據或其他所規定之要件,發給證書,更正此錯誤。[1]

第256條(b)則規定:「漏列發明人,或列了錯誤發明人,如果可透過此條規定加以更正,該專利不應而無效。將此問題訴諸法院時,法院在通知並聽取所有當事人意見後,可命令更正該專利,專利商標局長應重發專利證書。[2]

在美國,工程師剛進一家公司時,就會簽署契約,約定所有任職期間之發明,均轉讓給公司。因此,倘若在其離職後,公司未其任職期間某發明,列為發明人,是否可依據第256條(b)提起訴訟?2015年10月,美國聯邦巡迴上訴法院做出Shukh v. Seagate Tech., LLC案判決,正是涉及此爭議的案例。

Shukh v. Seagate案事實Shukh博士是白俄羅斯人,為半導體物理學界的學者。1997年時,美國的Seagate公司招募他至美國工作。聘期自1997年9月至2009年初。在雇傭期間,Seagate公司替Shukh博士申請H-1B工作簽證,簽證展延,最後取得永久居留權。在Seagate工作期間,Shukh博士被列為17件專利的發明人[3]

Shukh博士剛到任時,簽署了Seagate公司標準的雇傭契約(At-Will Employment, Confidential Information, and Invention Assignment Agreement)。在該契約中,Shukh博士同意「在此,將所有在Seagate期間發明的權利、地位、利益都轉讓給Seagate」。另外,Seagate禁止員工在任職期間內,對自己的發明自行申請專利。他們若有發明,被要求填寫「員工發明揭露表格」(Employee Invention Disclosure Forms),交給Seagate的智慧財產部門。發明人須在表格中確認該發明的共同發明人包括誰,智慧財產部門會將表格轉送給內部的專利審查委員會(Patent Review Board),由其決定是否申請專利,或者以營業秘密方式保護[4]

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圖片來源:http://www.ad518.com/article/id-6066

2009年時,Seagate公司大量裁員,共裁員了179個員工,包括Shukh博士。Shukh博士離職後找工作不順,也怪罪前公司似乎散佈他不利訊息,害他找不到工作,故對前公司提起訴訟。

一審訴訟

Shukh博士主張,Seagate公司至少六件專利(美國專利號第7,233,457號、第7,684,150號、第6,525,902號、第6,548,114號、第6,738,236號和第7,983,002號專利)以及四件申請中的專利,皆與半導體有關,而他有所貢獻,但公司未將他列為發明人。此外,他也主張,Seagate公司因他的國籍而在任職期間對他有所歧視,因為他對此歧視提出申訴,公司才將他解聘[5]

一開始訴訟時,Shukh博士對Seagate一共提出13項訴訟主張,包括要求根據美國專利法第256條更正發明人資訊、不當終止雇傭契約、違約、詐欺、違反忠實義務、不當得利、聯邦和州法中有關報復、國籍歧視等規定。他也提出確認之訴,要求確認雇傭契約中某些條文乃無法實施[6]

Seagate公司對於此訴訟,一開始的答辯,乃要求駁回第256條更正發明人資訊的訴訟,主張Shukh欠缺訴訟適格(standing)。Shukh博士提出他有三種訴之利益,一是專利所有人之利益、二是財產利益、三是名譽上之利益。地區法院對此爭議先做出裁定,認為Shukh博士因為在雇傭契約中已經將所有發明權益轉讓給公司,故欠缺所有人利益及財產利益。不過,倘若Shukh博士真的未被列為發明人,的確會有名譽上之損害,故具有訴訟適格[7]

二年後,Seagate公司對更正發明人資訊之主張,請求「即決判決」(summary judgment)。地區法院同意Seagate之請求,認為關於Shukh博士是否因為未被列為發明人而有名譽上之損害,並沒有事實上之爭議,故以即決判決宣判Seagate公司勝訴。在詐欺訴訟部分,地區法院也以即決判決宣判Seagate勝訴。不過,就國籍歧視與報復之主張,地區法院判決Shukh博士勝訴。針對這些判決,Shukh博士向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[8]

名譽上之損害作為訴訟適格

本案乃由三位法官所組成,由Moore法官撰寫審判意見。Moore法官首先提出,要具有訴訟適格,原告被需證明,他遭受事實上之損害(injury-in-fact),該損害與所爭執之行為有關,且可透過有利判決救濟該損害[9];且該主張之損害,必須「具體且特定」(concrete and particularized[10]

過去聯邦巡迴上訴法院有一個非常重要的判決先例為Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.案[11]。根據Filmtec案之見解,由於員工已經在雇傭契約中,將所有發明權利轉讓給公司,故不具備所有人利益與財產利益[12]。地區法院就是根據此一判例,而認為Shukh博士已在雇傭契約中將所有人利益和財產利益轉讓出去,因而沒有資格根據第256條提出訴訟。聯邦巡迴上訴法院指出,由於Filmtec案是一個判決先例,本案只是由巡迴上訴法院的三人法庭所審理,其無權推翻Filmtec案;只有聯邦巡迴上訴法院全院法庭審理(en banc),方有權限推翻該判決先例[13]

其次,Shukh博士認為,其仍然具有名譽上的損害,故具有提起第256條請求之訴訟適格。他認為,若能對事實進行審判,陪審團有可能會發現,因為他未被列為系爭專利發明人,他的名譽確實受到損害。Moore法官認為,過去的案件中從來沒有討論過,若只有名譽上之損害,是否足以具備訴訟適格。故法官認為,本案中如果有具體且特定的名譽上損害(concrete and particularized reputational injury),確實就具備訴訟適格[14]

Moore法官指出,若被認為是重要發明之發明人,是在其領域上成功的一種標誌。如果被指名為發明人,通常也會伴隨著金錢利益的到來。尤其,若發明人乃是在該發明所屬領域中任職,或欲謀求該領域之工作,是否為發明人確實會產生影響。例如,如果原告可以證明,被列為發明人,將影響其工作之任用,則其所宣稱的名譽上損害,也很可能會有財產損害成分,那就足以具備訴訟適格[15]

不過,地區法院卻以即決判決方式,認為沒有事實爭議,而駁回Shukh博士之訴訟。但Moore法官發現,究竟Shukh博士未被列為發明人是否會造成名譽上之損害,確實有事實上之爭議。

根據Shukh博士所提出證據,若進行審判,陪審團有可能會發現,被漏列為發明人至少在二方面造成名譽上損失:1.其傷害了他做為半導體物理界之發明人的名譽,2.其會導致他人更加認定,他會指控同事竊取其工作成果,是一個不好的團隊工作者,此也傷害了他的名譽。而且,Shukh博士也已經提出證據,若進行審判後陪審團有可能會發現,這些名譽上的傷害,帶來經濟上的後果,使Shukh博士在被Seagate解雇後找不到其他工作[16]

Shukh博士若未被列為發明人,是否會傷害他作為發明人之名譽?

Shukh博士提出證據主張,一個科學家的專業名譽,會受到其所發明專利之數量的影響。他提出了一份專家報告,裡面指出,被列為專利之發明人,對雇主或潛在雇主來說,代表該發明人在相關科技社群中的地位與名譽已經提升。該報告也寫到,發明人對他們的發明能力與成就,感到很大的光榮;而在做升遷考量時,被列為專利發明人,大大加分[17]

Shukh博士也證明,Seagate公司本身,也會對員工所發明之專利數量,進行評量。例如,Seagate公司會根據員工所發明之專利數量,將他列入公司內的發明人名人堂,並給予獎金。Seagate公司2007年對Shukh博士年終表現評估報告中,其主管提到,Shukh博士發明很多專利,不過,他憂心最近二年他的發明數量減少,且他樂見來年看到Shukh博士的專利數量可以增加[18]

但地區法院卻依據其他證人證詞,認為Shukh博士本來就是半導體物理領域的優先科學家及發明人,而認為不會因為其作為專利發明人的數量減少,就影響到他的專業名譽。因而地區法院認為,就算其被漏列了部分專利之發明人,也沒有名譽上之損害[19]

Moore法官認為,地區法院以即決判決做出這種結論太過草率,而未考量對Shukh博士有利之事實。若能對這些事實進行審判,陪審團有可能會認為,漏列Shukh博士作為專利發明人,對他專業領域上之名譽會造成具體影響。已有相當證據證明,發明人所發明的專利數量,對其在專利領域的名譽,有所影響。Shukh博士的專業名譽的基礎,就是他在半導體物理界的成果,而系爭專利所屬領域正是半導體技術。而且,Shukh博士已經被列為Seagate公司十七件專利的發明人,現在爭執的是另外六件專利以及四件申請中之專利,這些系爭專利對Shukh博士任職於 Seagate公司期間的貢獻,佔了很大比例[20]

雖然,Shukh博士確實是一位傑出的發明人,對Seagate公司來說,列為多少件專利的發明人,在公司內部不會改變其名譽。但這不代表將他漏列為專利發明人,不會傷害他的名譽。如果他被列為系爭專利發明人,他做為發明人的名譽,將會提升,尤其對潛在的雇主來說,更是如此。因此,Moore法官認為,究竟漏列Shukh博士作為系爭專利之發明人,是否會傷害其作為發明人的名譽,具有實質爭議[21]

Shukh博士「喜歡爭取自己功勞」的負面名譽?

第二點,記錄顯示,Shukh博士在Seagate公司內,有一些不好的名譽,認為他太過積極主張對相關發明的功勞,而阻礙了團隊合作,並且喜歡指控同事竊取他的想法。而Shukh博士認為,如果公司沒有漏列他作為專利發明人,他就可以消除「喜歡爭取發明功勞」的負面名譽[22]

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圖片來源:www.techinfoblog.net

地區法院在即決判決中,認為Shukh博士的「喜歡對雇主與同事爭取功勞」的名譽,太過輕微,而不足以提供訴訟適格。地區法院認為,這方面的負面名譽,並非來自於Seagate公司漏列Shukh博士作為發明人,因為這種負面名譽從2005年就有了,是在系爭專利申請之前。而且,透過專利法第256條更正發明人資訊,也無法補救這種負面名譽的損害,因為就算將其列為系爭專利發明人,也改變不了其「愛指控同事竊取其功勞、阻礙團隊合作」的名譽[23]

但Moore法官不同意地區法院的意見。首先Shukh博士喜歡爭取發明功勞的負面名譽,是否來自於Seagate公司漏列他作為系爭專利發明人,這點具有事實上的實質爭議。雖然,他的這種負面名譽,早於系爭專利申請前就已存在,但是,本案爭執的漏列專利發明人,以及後來的訴訟,可能更加強化了這種負面名譽。而且,Shukh博士之所以習於指控同事抄襲、堅持對其創意得到應有功勞,可能就是來自於過去一直沒有得到其發明應有的功勞。而且,系爭專利中的五件專利,是在2005年以前申請的,是Shukh博士出現這種負面名譽之前。當然,會有這種負面名譽,部分來自於Shukh博士的個性,不過,究竟這種負面名譽是否部分來自於Seagate公司漏列其作為發明人,是有事實上的爭議[24]

其次,透過專利法第256條更正發明人資訊,是否可以消除這種負面名譽,也有事實上的爭議。如果Shukh博士勝訴,外人也許會認為,Shukh博士的這種負面名譽,其實來自於Seagate公司未能適當地肯定其應有的功勞。因此,Moore法官認為,地區法院不適當地在即決判決中做出錯誤認定,錯誤地認為這種負面名譽無法透過訴訟救濟[25]

Shukh博士的負面名譽與失業

最後,Shukh博士提出證據,主張這些名譽上的損害,造成其經濟上的損失。Shukh博士在2009年時被解雇,之後,他在系爭專利所屬技術領域中謀求工作。若能進入審判,陪審團可能會發現,若Shukh博士作為發明人的名譽更好,他就更有機會找到工作。而且,證據顯示,有人會將Shukh博士在Seagate的負面名譽,與他之所以找不到工作,連結在一起[26]

因此,陪審團有可能會發現,Shukh博士的工作機會,已經因為「未將其列為系爭專利之發明人」以及「喜歡爭取發明功勞的負面名譽」,而受到損害。而陪審團可能會推論,如果系爭專利之發明人資訊更正,Shukh博士的工作機會會增加。因此,Shukh博士未能找到工作,就是一個具體且特定的財產上損害,足以提供其訴訟適格[27]

最後,聯邦巡迴上訴法院撤銷地區法院認為原告不具有第256條更正發明人資訊之訴訟適格的即決判決,並發回重審[28]

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


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