在一個6比4判決中，聯邦上訴巡迴法院（CAFC）全體法官推翻了原來的決定，採納國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）對法律條文中「貨品......侵權」的解釋。Suprema, Inc. and Mentalix Inc. v. Int’l Trade Comm’n, Case No. 12-1170 (Fed. Cir. Aug. 10, 2015) (Reyna, J.) (O’Malley, J.; Proust, J.; Lourie, J. and Dyk, J., dissenting).

Suprema是一家生產掃描指紋設備的公司。指紋掃描器必須連接到一能執行客戶自己開發的軟體的電腦上才能執行掃描指紋的工作。Suprema不提供軟體，而是提供軟體發展工具讓客戶可以創建自己的軟體。Suprema進口這些掃描器到美國，並將它們出售給開發供掃描器使用的客制軟體的Mentalix公司。

Cross Match Technologies在國際貿易委員會（ITC）提出訴訟，指控Suprema的掃描器與Mentalix軟體一起運作侵犯了它的專利。Cross Match還聲稱，Suprema鼓勵Mentalix進口Suprema掃描器後與Mentalix軟體結合，從而引起侵權。ITC發現結合後的Suprema掃描器和Mentalix軟體組合侵犯了Cross Match的專利，而認定Suprema誘導侵權。ITC發出了有限排除令（limited exclusion order, LEO）禁止Suprema進口被控侵權的掃描器，無論其是否使用或不使用附加軟體。Suprema提出上訴，理由是關稅法（Tariff Act）第337條不允許ITC在誘導侵權理論下發出排除令，因為其進口掃描器的侵權行為是在進口後發生，在未安裝軟體前並沒有侵害Cross Match的專利。

在最初的上訴中，聯邦上訴巡迴法院一個由3名法官組成的合議庭，同意Suprema的說法，扭轉了最初ITC的2-1裁決。在合議庭的決定中指出，掃描器和軟體的結合後是在美國境內發生，因此該掃描器產品不應受到有限排除令（LEO）。隨後，該合議庭也認為，ITC的授權在§337下發行排除令僅限於“貨品......侵權”，並認為根據§271（b）（專利法誘導規定），及根據§337 “直接侵權，這是ITC行使職權的前提”，因為沒有結合軟體的掃描器並沒有直接侵權，ITC不能只基於Suprema的意圖誘使而排除它們進口美國。

ITC要求聯邦法院以全體法官聯席審判（en banc）方式審查本案，並要求全體法官對於「ITC是否正確地得出結論，也就是涉及§337不公平的貿易行為，ITC權利是否包括對進口貨品即便該貨品的侵權是進入美國之後才發生侵權的進口貨品。」再次審理。

全體法官最後裁定，ITC對法規中名詞的解釋，應根據最高法院的1984年Chevron案的情況下給予尊重。多數的結論是，由於關稅法（Tariff Act） §337 的語言和專利法 §271中使用的語言之間的差異，將「貨品......侵權」的不確定性帶入§337。在專利法是針對人侵權一個專利，但在關稅法，使用的語言（「貨品......侵權」）企圖採用同樣的分析在產品上。大多數法官發現「貨品......侵權」一詞並不反映到專利法的侵權上。誘導侵權在專利法中是指「行為或人」誘導，而在關稅法中專利侵權是指「貨品」。

對於這個文字上的不確定性，多數法官認為必需由§337的執法機構來決議，即ITC。多數法官也認為，ITC對關稅法中的解釋，是指「貨品......侵權」，應用Chevron案的先例尊重行政司法機構訂下的標準，維持了ITC對關稅法的解釋。多數法官進一步解釋說，國會賦予該ITC具有歷史性的廣泛執法權，以糾正不公平貿易行為；「貨品......侵權」一詞是最近修訂關稅法才被添加到§337中，以加大ITC的授權力。ITC一直以來都以§337為其權力基礎，以基於誘導侵權下達排除令；因此在關稅法中，ITC可以用誘導侵權來控訴「貨品」並禁止其進口，而且ITC認為其權責為進一步推動其法定任務，以保障美國邊境的商業利益。

資料來源：

law.justia.com

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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