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法院判決蘋果告三星案應取得禁制令:
2015年Apple. v. Samsung案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2015.12.30

2012年起,蘋果電腦(Apple)對三星(Samsung)提出訴訟,認為Samsung銷售的智慧型手機和平板電腦,侵害了蘋果電腦的幾項專利,包括滑動解鎖功能、自動為詞組提供超連結功能,以及拼音輸入自動修正拼字錯誤功能。在訴訟後,一審陪審團判決Samsung確實侵害蘋果電腦的專利。

蘋果電腦申請禁制令,要求Samsung移除其產品中侵權的功能,但一審地區法院卻不核發禁制令。本案上訴聯邦巡迴上訴法院後,法院於2015年12月16日做出推翻地區法院的判決,認為應核發蘋果電腦申請之禁制令。以下介紹該判決。

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資料來源: http://www.techspot.com/news/62160-apple-wins-patent-case-ruling-could-affect-future.html

滑動解鎖專利

2007年,蘋果電腦推出iPhone。其在推出前申請了多項專利,包括美國專利號5,946,647號、8,046,721號和 8,074,172號。這三項專利就是本案的系爭專利。第'721號專利的請求項第8項,是關於一觸控螢幕專利,當使用者接觸一「解鎖圖案」,將該圖案滑移到第二個事先定義的點,螢幕就可解鎖。雖然看起來很直覺,但是蘋果電腦認為這個功能是iPhone使用者的核心體驗[1]

第'647 號專利請求項第9項,涉及一個在文字中偵測出「資料結構」的一個系統,並自動產生一個連結。例如,其可以在一個簡訊中偵測中電話號碼,並自動產生連結,讓使用者可以直接點選撥號,或者複製號碼到通訊錄中[2]

第'172號專利請求項第18項,涉及一方法專利,可在觸控螢幕上自動修正拼字的錯誤[3]
iPhone 推出後非常成功,其他手機公司因而跟進。其中,Samsung開發了類似與之競爭的智慧型手機。

2012年2月,蘋果電腦對Samsung提出訴訟,主張侵害了智慧型手機以及平板電腦的五項專利,包括本案系爭的 '721 號、'647號及 '172 號專利。地區法院最初以即決判決認定Samsung侵害'172號專利。案件又進入陪審團審判,陪審團認定Samsung的九項產品侵害了蘋果電腦的'647號和'721號專利,裁決Samsung應賠償1億1962萬餘美金[4]。   

申請限制範圍的禁制令

進而,蘋果電腦向法院申請核發禁止令,禁止Samsung製造、使用、銷售、開發、廣告、進口到美國上述產品中執行這些侵權功能的軟體。也就是說,蘋果電腦要求禁止的,不是整個Samsung的智慧型手機和平板,而只是侵權的軟體功能。此外,蘋果電腦所提出的禁制令內容,有30天的日落期,讓Samsung有時間刪除或修改其軟體,然後禁制令才開始生效[5]

雖然蘋果電腦向法院申請的禁制令內容,已經有日落期,但是地區法院卻拒絕蘋果電腦的請求,認為在禁制令的審查上,蘋果電腦應先證明其若無該禁制令將遭受無法回復之損害(suffer irreparable harm without an injunction),但蘋果電腦卻無法證明。因此地區法院認為,金錢賠償就已經足夠。雖然地區法院認為,在公共利益衡量上,有利於蘋果電腦的請求,且蘋果電腦所提出的限縮的禁制令方案,也對蘋果有利,但地區法院最終仍認為,這些對蘋果有利之因素,仍無法克服,蘋果並沒有欠缺無法回復之損害[6]。蘋果公司對此判決不服,上訴到聯邦巡迴上訴法院。

eBay案禁制令核發四因素

美國專利法第283條規定,法院可「依據衡平原則,為避免對專利權之侵害,在法院認為合理範圍內,核發禁制令。[7]」美國聯邦最高法院在2006年的eBay Inc. v. MercExchange 案[8]中,曾做出重要判決,認為在專利侵權案件中,當事人要向法院申請核發永久禁制令,必須證明:

  1. 其已經遭受無法回復之損害(irreparable injury);
  2. 法律所提供的其他救濟方式(例如金錢賠償),不適合彌補該損害;
  3. 在權衡原告和被告之負擔後,衡平救濟是正當的(considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted);
  4. 公共利益不會被該永久禁制令傷害(public interest would not be disserved by a permanent injunction)[9]

地方法院有衡平裁量權,決定是否要核發永久禁制令。而上訴法院對地區法院的決定,所採取的審查標準,為「是否濫用裁量權」。因此,聯邦巡迴上訴法院,對於地區法院的判決,將針對eBay 案的四個因素,逐項審查是否濫用裁量權,並審查相關的事實認定有無明顯錯誤[10]

第一因素:無法回復之損害(Irreparable Harm)

eBay 案的第一個因素,專利權人必須證明,被告侵權行為將造成其無法回復之損害。而原告必須對系爭侵權行為與所稱損害間,證明直接因果關係[11]

蘋果主張,Samsung的侵權行為,傷害到蘋果作為發明人的聲譽、損失市佔率、損失後續銷量(downstream sales)等無法回復損害。但地區法院認為,蘋果無法證明Samsung的侵權行為與這些損害間具有因果關係[12]

因果關係要件(Causal Nexus Requirement)

蘋果電腦主張,在因果關係的要求上,應該可以放寬。因為蘋果認為,其所要求的禁制令,並非要求禁止整個產品的銷售,而是僅要求移除侵權軟體[13]

雖然過去聯邦巡迴上訴法院所處理的禁制令案件,都是處理對整個產品的禁令,而要求必須提出因果關係證據;但上訴法院認為,就算限縮禁制令的範圍,也不能免去因果關係的要件[14]。雖然蘋果電腦所申請的禁制令範圍,僅限於侵權的軟體,但這與蘋果電腦是否因Samsung侵權遭受無法回復之損害,完全無關。要求因果關係要件的目的,就是要在侵權與損害之間建立連結。總之,上訴法院認為,不管所申請禁令的範圍是整個產品,還是侷限於侵權功能,都必須證明侵害行為與所受損害具有因果關係[15]

銷售損害

地區法院認為,蘋果電腦的確因為Samsung的侵害行為,而損失市佔率以及後續銷售(downstream sales)損失。所謂後續銷售損失,就是一旦消費者此次購買Samsung的產品,下次可能會繼續購買同公司產品,並建議其他朋友購買。而且,蘋果電腦與Samsung間的競爭確實非常激烈,在美國,蘋果電腦就是Samsung最大的智慧型手機競爭對手[16]

不過,地區法院認為,蘋果電腦並沒有證明,損失的銷售量與系爭侵害行為有因果關係,蘋果電腦並沒有證明消費者之所以選擇Samsung的產品,是因為這些專利功能。但是,上訴法院認為,地區法院的這個認定有錯[17]

上訴法院認為,當一項產品擁有數以千計的功能時,不可能要求專利權人證明,消費者購買侵權者的產品就是因為這項功能。法院認為,所謂的因果關係,只需要證明,系爭侵權功能,與對侵權產品的市場需求,有「某種連結」即可。因此,由於智慧型手機涉及數以千計的功能,故只需要證明,該項侵權功能會影響消費者的購買意願即可[18]

證據顯示,這些侵權功能確實影響了消費者對產品的觀感與購買意願。就'721 號專利的「滑動解鎖功能」而言,有許多證據顯示,Samsung 自己也認為這個功能非常重要,故決定要開發出類似的功能。就'647 號專利的「自動提供超連結」功能,證據顯示,Samsung 也主動模仿這項功能。而就'172號專利而言,證據顯示,消費者曾經批評Samsung手機的鍵盤輸入法沒有提供自動校正功能。同樣地,證據也顯示,消費者確實喜歡滑動解鎖功能[19]

地區法院認為,雖然Samsung主觀上也喜歡這些功能,故想模仿這些功能,但不能證明消費者確實是因為這些功能而購買Samsung的手機。但是上訴法院認為,證據顯示,Samsung主觀上的想法,與消費者的感覺確實一致,提供了進一步的連結。上訴法院認為,蘋果電腦證明了,消費者確實希望手機上具有這些侵權功能,且不想要這些侵權功能的其他替代品。因此,上訴法院認為地區法院對因果關係的認定是錯誤的[20]。因此,上訴法院認為,就第一個因素的無法回復之損害,有利於蘋果電腦。

第二因素:救濟方式不適合

eBay 案的第二個因素是問,對於專利權人所受無法回復之損害,現有的法律救濟,例如金錢賠償,是否不夠?

地區法院認為,蘋果電腦的銷售損失,難以估量。原因就在於所謂的「生態系統效果」(ecosystem effect),亦即,賣出一隻手機,對後續的周邊商品、電腦、應用程式,以及智慧手機的後續銷售(downstream sales),都會產生影響。
除了個別消費者的後續銷量影響外,還有所謂的「網絡效應」(network effect),亦即,消費者買了某牌手機後,還會推薦給朋友、家人、同學等。因此,蘋果電腦少賣一台手機或平板的效果,可能損失的利潤不只是那台手機的利潤。也因為如此,該損失難以估量[21]

上訴法院認為,由於蘋果電腦所受損失難以估量,故就第二因素:金錢賠償是否不適當,而應核發禁制令?此因素也有利於蘋果電腦[22]

第三因素:權衡雙方負擔

就eBay 案的第三因素,必須在「給予禁制令對被告之負擔」,以及「不給禁制令對專利權人之負擔」,進行權衡。本案中,蘋果電腦所提出的禁制令內容,僅限於特定的軟體功能,而非整隻手機,並且給予30天的日落期;而且Samsung也跟陪審團說明,可以很輕易並快速地移除這些功能軟體。因此,給予蘋果電腦想要的禁制令,並不會造成 Samsung太大的負擔。反之,若不核發禁制令,而要求蘋果電腦與使用自己技術的其他公司產品競爭,對專利權人來說造成實質的負擔。因此,就第三因素而言,地區法院和上訴法院均認為,有利於核發禁制令[23]

Samsung主張,倘若法院核發禁制令,對其公司、客戶都會產生實質的負擔,因為該禁制令的效力,可能會及於其他未於訴訟中爭執、但擁有相同功能的產品。不過,Samsung自己在口頭辯論中出,目前所銷售的手機,都沒有使用 '721號專利及 '172號專利,只有一款手機仍使用'647號專利的技術。法院認為,既然侵權者有其他非侵權的替代方案,可以輕易地推到市場上,則在權衡雙方負擔時,應選擇禁止侵權行為。所以,由於該禁制令的範圍有限,第三因素也有利於蘋果電腦的禁制令[24]

第四因素:公共利益

eBay 案的第四因素,要求專利權人證明,公共利益不會被該永久禁制令傷害。這裡所謂的公共利益,某程度算是專利法的政策。

Samsung主張,若允許禁制令,將導致競爭受到傷害,而公共利益乃希望競爭,以及產品的多元選擇[25]。上訴法院認為,如果競爭會犧牲專利權人投資研發取得的專利權,那麼公共利益會受到傷害。如果促進競爭就算是公共利益,那幾乎可以廢除禁制令制度了。之所以要有專利制度,就是為了鼓勵創新發明。而禁制令對專利制度來說非常重要。當專利權人自己有實施其發明時,通常公共利益均會傾向於保護專利權[26]

不過,如果禁制令的內容是要求禁止販售Samsung整個產品,這就不符合公共利益。但蘋果電腦並沒有要求廣泛的禁制令,只是要求在智慧型手機和平板中移除侵權功能。 而且證據顯示,Samsung不需要回收產品就能移除侵權功能,,不會干擾消費者的使用。蘋果電腦並非想擴張獨佔權範圍。基於保護專利權的重要公共利益、以及系爭科技的本質,還有禁制令的範圍限縮,法院認為,第四因素也有利於核發禁制令[27]

多功能產品仍可禁制令

本案地區法院判決,在eBay案的前二個因素,認為不利於核發禁制令。但上訴法院認為,雖然就第一因素無法回復之損害,證據並不堅強,但是蘋果電腦仍然滿足了因果關係要件,因而證明了有無法回復之損害。第二因素上,蘋果電腦也證明了,其損害無法單純用金錢賠償彌補。而第三因素的權衡雙方負擔,和第四因素的公共利益,都有利於核發禁制令。上訴法院指出,本案涉及的是多面向、多功能的科技,如果在本案中不核發禁制令,其結果將意味著,往後碰到這種多功能產品,都無法取得禁制令[28]

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


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