美國的Adobe軟體公司，控告Joshua Christenson和其軟體公司Software Surplus，認為他們未經授權，私自銷售Adobe軟體，侵害了著作權的散布權。但被告認為其乃合法自第三方購買Adobe軟體，故有權轉售他人，主張第一次銷售原則抗辯。

本案關鍵問題在於，在軟體授權爭議中，被告提出第一次銷售原則抗辯時，誰該負舉證責任。法院認為，被告提出第一次銷售原則抗辯時，要負初步的舉證責任，證明被告已合法取得該軟體重製物的所有權。著作權人若想主張該物品未經過「第一次」的合法銷售，而只有得到限制性的授權，則著作權人要負舉證責任[1]。

美國著作權法第一次銷售原則

所謂第一次銷售原則（first sale defense），就是當著作重製物第一次合法銷售後，合法擁有該重製物所有權之人，就可以自由轉售、出租，無庸再得到著作權人的同意。第一次銷售原則也可稱為「權利耗盡」，亦即，當著作重製物第一次合法銷售後，著作權人的散布權與出租權就耗盡了。

早在1908年，美國最高法院在Bobbs–Merrill 案[2]，就提出，只有著作重製物被銷售，權利才會耗盡；若只是授權，權利不會耗盡。該案中，Bobbs–Merrill擁有小說「The Castaway」的著作權。在每一本小說的封面上，都標示零售價為一美元，並寫上「任何低於一美元的銷售，都視為侵害著作權」。被告Macy & Company 購買該書後，以低於一美元銷售。最高法院認為，Bobbs–Merrill無權利控制Macy擁有書本的後續銷售，因為一旦著作權人不帶任何限制（without restriction）銷售了一著作物，就無權控制後續的銷售[3]。

在Bobbs–Merrill案判決不久後，美國國會將第一次銷售原則，納入1909年的著作權法中。在原始的條文中，被告不一定要擁有該著作物的所有權，也能主張第一次銷售原則。但美國國會在1976年修改著作權法，也修改了第一次銷售原則。 其明確規定，能主張第一次銷售原則者，必須是著作物的所有權人[4]。

現行美國著作權法第109條(a)規定：「擁有本法合法製作的著作重製物或錄音物，或者經其授權之人，可以不經著作權人之授權，銷售或以其他方式處理該重製物或錄音物。[5]」所以必須是著作重製物之所有人，才能提出第一次銷售原則抗辯。

在第109條(d)明確地指出：「除非著作權人授權，從著作權人處以出租、借用或其他方式，取得著作重製物或錄音物之占有者，卻沒有取得所有權，不得主張(a)或(c)之豁免。[6]」也再次強調，如果只是以買售以外之方式取得著作重製物的占有，則無法主張第一次銷售原則抗辯。

軟體以授權取代銷售

不過，第109條(a)強調，必須取得著作物之所有權，在數位時代中，卻產生了爭議。在數位著作權的案例中，往往爭執的關鍵在於「如何區分銷售(sale)和授權(license)」。在數位時代，軟體的普遍交易方式都是採用授權契約，而非銷售。由於若只有授權不會啟動第一次銷售原則，採用授權契約，軟體公司可限制第一次的被授權人，禁止他們將被授權的軟體，轉賣給其他使用者[7]。

Vernor v. Autodesk案三因素

這導致一個結果，在軟體的脈絡下，採用授權方式，將會淘空了第一次銷售原則的適用。在第九巡迴上訴法院2010年的Vernor v. Autodesk案[8]中，曾經對著作重製物轉售能否主張第一次銷售原則，提出重要見解。其認為，要判斷著作重製物是銷售還是授權，法院指出要檢視下列三因素：

1. 契約是否明確的指出，使用者是被授權（specifies that the user is granted a license）；
   
2. 是否清楚的限制使用者移轉該軟體的權利（significantly restricts the user's ability to transfer the software）；
   
3. 是否有明白告知使用限制（imposes notable use restrictions）[9]。
   如何沒有同時滿足上述三項條件，就應該認為是銷售，而非授權，使用者就可以主張第一次銷售原則[10]。

Adobe告Christenson

2009年10月，Adobe公司對Christenson先生起訴。Adobe的主張很簡單，Christenson先生從其他第三人手上買到Adobe的軟體，但在未得到Adobe授權的情況下，就在自己的網站上販售這個軟體。因而，Adobe公司主張，Christenson先生侵害了其著作權與商標權。

Christenson 提出許多抗辯，其中對著作權侵權的主張，提出第一次銷售抗辯。對於商標侵權部分，他提出的抗辯，認為其構成對Adobe商標的指示性、說明性之合理使用（nominative fair use），亦即只是說明所販售的是Adobe軟體，並沒有想混淆消費者。最後，他對Adobe提出反訴，認為他們傷害他的名譽[11]。

地區法院受理該案後，將案件交由一治安法官，處理事證開示（discovery）以及錄取證詞的程序。事證開示相當於台灣訴訟上的準備程序，但是不同的是，美國法院強迫雙方提出自己擁有的證據。

Adobe主張，本案不符合第一次銷售抗辯，因為Adobe只有授權（licenses），而沒有銷售（sell）該軟體。 Adobe所提的證據是自己公司的反侵權執行經理Chris Stickle的證詞。其證詞中提到，Adobe都是用授權的方式提供軟體，只是授權條件不同，例如針對學術使用者，授權其有限制的安裝次數；而也包括授權在原始設備製造商（Original Equipment Manufacturer (“OEM”) ）的電腦中直接安裝[12]。另外，Adobe也提出相關證據，包括Christenson先生所簽署的Adobe產品授權，以及Christenson的證詞中，承認他銷售學術及OEM軟體，而他的Software Surplus公司網站也陳述，銷售的是學術及OEM軟體，以及客戶的回饋意見中抱怨，他們認知向Christenson先生所買的應該是非學術版的軟體，但是只得到學術版的授權[13]。

Christenson先生反擊，認為只有Adobe才能看到與原始軟體取得者間的契約條款內容，而Christenson作為下游經銷商，看不到這種資訊。他要求法院應該將否認第一次銷售原則的舉證責任，由Adobe負擔。Christenson 主張，Adobe沒辦法否認第一次銷售原則，因為Adobe 無法舉出任何真正契約中的任何一條文。

違反事證開示命令而裁定排除證據

Christenson先生則提出證據，證明他向第三方購買這些軟體[14]。不過，在事證開示程序的混戰中，Christenson先生提出一個程序問題，認為Adobe 因為不符合美國聯邦民事訴訟規則第26條(a)，所以之後不能再提出任何契約、授權或協議。治安法官同意此一請求，裁定排除Adobe使用或提出這方面的新文件證據。進而， Christenson請求地區法院排除任何被排除的文件，並依據相關證據，駁回Adobe所提出的侵害著作權的請求[15]。 

最後地區法院判決，Christenson在著作權議題方面勝訴，判決提到，毫無疑問，被告合法的從第三方供應者處買到了實體的Adobe軟體，然後才再轉售給客人。至於Adobe否認第一次銷售原則的適用，必須要提出相關的授權契約，但因為不遵守事證開示程序而被禁止再提出，且其必須負擔否認第一次銷售原則的舉證責任，故判其敗訴[16]。

而對於商標侵權的部分，地區法院判決，Christenson所提出的指示性商標之使用，乃合理使用，故不構成侵權[17]。本案上訴到聯邦第九巡迴上訴法院。第九巡迴上訴法院，於2015年12月底做出判決。

舉證責任分配

當著作權人控告被告的銷售行為侵害散布權時，被告提起第一次銷售原則抗辯。此時，有舉證責任分配的問題。1.當有人提起第一次銷售原則抗辯時，誰應該對合法取得所有權負舉證責任？2.如何才能滿足該舉證責任？3.到底是銷售還是授權，誰應負舉證責任？[18]

一般而言，對民事請求權提出抗辯者，應該要負抗辯的舉證責任。例如，提出合理使用抗辯的人，要為此負舉證責任。同樣地，要主張DMCA安全港條款的網路服務提供者，也必須要負舉證責任[19]。因此，被告若要主張第一次銷售原則，也應該負初步（initial）的舉證責任，亦即，證明其合法取得著作物之所有權[20]。 

所以，第九巡迴上訴法院指出，在軟體的案例中，提出第一次銷售原則抗辯的被告，必須提出足以說服陪審團的證據，證明其合法取得（以購買或其他方式）軟體重製物之所有權。如果著作權人主張，被告並沒有真的取得所有權，而只有被授權，那麼，舉證責任就移轉到著作權人，由他來舉證，其並沒有銷售而只有授權[21]。

之所以這樣分配舉證責任，是有道理的。因為當著作權人主張並不存在銷售，而只有授權，這方面的文件，通常是著作權人才擁有。一般在訴訟中，哪一方比較能掌握相關事實，誰就該負舉證責任。而且，一個後手買家，可能是從最初的被授權人之後，經過多次轉手，才取得著作重製物。要他舉證最初不是授權而是銷售，這點對他而言太過困難；他甚至不知道軟體多次轉讓的條件為何[22]。

Christenson先生證明其合法取得所有權

回到本案爭點。沒有爭議的部分是，Christenson合法的從第三方供應商那邊買到Adobe軟體的重製物，然後才轉售出去。Christenson先生提出了向他人購買Adobe軟體的發票，這些發票均證明他是合法的購買者。除了發票之外，Christenson或SSI公司與供應商並沒有簽署任何契約，所以也拿不出不存在的證據。因此，Christenson提出第一次銷售原則抗辯，證明自己是著作重製物之合法所有權人，已經滿足了其初步的舉證責任[23]。 

Adobe無法證明最初是授權而非銷售

Adobe公司則主張，Christenson先生不可能合法的購買到軟體，因為Adobe一直以來都是以授權方式提供軟體，而非銷售軟體的重製物。既然Adobe如此主張，此點的舉證責任就落在Adobe身上，須證明授權契約的存在以及其內容。而一般情形下，Adobe可以提出這些具體的授權契約，法院就可以援引Vernor案的三因素判斷，檢視「一開始是否為合法的授權，而後手的消費者是否會受到該授權契約的限制，而無法主張第一次銷售原則」[24]。

要求Adobe提出這些授權契約，並不困難，因為Adobe是這些軟體唯一的來源，並宣稱控制該軟體的散布，擁有該軟體的著作權。且只有Adobe知道與誰簽約，所有授權契約的資訊只有Adobe掌握[25]。 但是，Adobe在事證開示程序中，拖延不提出相關授權契約的文件證據，違反事證開示程序，治安法官做出裁定，禁止其再提出這方面的相關證據。因此，Adobe縱使真的掌握這些證據，也無法在訴訟中提出。第九巡迴上訴法院認為，治安法官與地區法院並沒有濫用其裁量權，所以禁止Adobe提出證據的裁定獲得支持[26]。

Adobe因為提不出具體的契約，故想提出他們公司一般常用的契約範本。但是法院認為，這無法通過Vernor案的檢驗標準。必須檢視具體的授權契約內容，方能夠判斷是否符合Vernor案的三因素，光提出授權契約的名稱，是不夠的。因此，Adobe無法提出證明第二因素的「清楚的限制使用者移轉該軟體的權利」的相關證據[27]。

數位時代第一次銷售原則的空間

最後，第九巡迴上訴法院維持地區法院的即決判決，認定Christenson 先生可主張第一次銷售原則抗辯，不構成侵權[28]。在數位時代下，著作權人往往宣稱自己只有授權，而非銷售，意圖迴避第一次銷售原則。但是美國第九巡迴上訴法院2010年的Vernor案，提出三因素檢驗，認為著作權人必須明確地在契約中寫明其乃是授權，以及授權的限制條件等，以限制著作權人的任意迴避。而此次第九巡迴上訴法院在2015年的Adobe v. Christenson案，延續Vernor案之看法，要求著作權人對於授權而非銷售，必須負舉證責任。這樣的發展，某程度應可限制著作權人迴避第一次銷售原則的空間。

備註:

1. Adobe Systems Inc. v. Christenson, 2015 WL 9487887, at 1 (2ed Cir. 2015/12/30).
2. Bobbs–Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 350 (1908).
3. Id. at 350.
4. Adobe Systems Inc. v. Christenson, at 5.
5. 17 U.S.C. 109(a)(" (a) the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.").
6. 17 U.S.C. 109(d)(" (d) The privileges prescribed by subsections (a) and (c) do not, unless authorized by the copyright owner, extend to any person who has acquired possession of the copy or phonorecord from the copyright owner, by rental, lease, loan, or otherwise, without acquiring ownership of it.").
7. Adobe Systems Inc. v. Christenson, at 5.
8. Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102, 1107 (9th Cir.2010).
9. Vernor, 621 F.3d at 1111.
10. UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 628 F.3d 1175, 1180-81 (9th Cir.2011).
11. Adobe Systems Inc. v. Christenson, at 1.
12. Id. at 2.
13. Id. at 2.
14. Id. at 2.
15. Id. at 2.
16. Id. at 3.
17. Id. at 3.
18. Id. at 6.
19. Id. at 6.
20. Id. at 6.
21. Id. at 6.
22. Id. at 7.
23. Id. at7.
24. Vernor, 621 F.3d at 1113.
25. Adobe Systems Inc. v. Christenson, at 8.
26. Id. at8.
27. Id. at8.
28. Id. at8.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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