專利初審與上訴委員會（PTAB）在本案中決定，根據35 USC §§314、316專利轉讓人（assignor）有權申請重審該轉讓專利有效性(assignor estoppel)，不會因轉讓行為而失去該權利。, Case Nos. IPR2015-00766, IPR2015-00771, IPR2015-00779, IPR2015-00781 (PTAB, Aug. 28, 2015) (Parvis, APJ).

在Esselte AB v. DYMO B.V.B.A.一案中，被挑戰的專利是用於在磁帶上列印圖像的相關列印設備和方法，原告申請重新審查該專利的有效性。在PTAB最初的分析中，委員會發現原告提出的專利無效申請是有根據的，很可能顯示被告專利的無效性（unpatentability）。然而，真正決定的重點是專利轉讓人是否可以引用35 USC §§314，316 挑戰其轉賣專利的有效性。

2005年，原告簽訂了股票購買協定（stock purchase agreement, SPA），出售了三家公司。作為SPA的一部份，由公司所擁有的各種智慧財產權，包括涉及被挑戰技術的專利所有權也被轉移。該專利新擁有者認為，因為SPA的結果，原告應被禁止尋求使用專利多方複審程序（IPR）來要求專利無效。該專利擁有者也聲稱，基於原告專利權價值的轉移，轉讓禁止的原則也不應用於IPR。

原告爭辯說，IPR並沒有禁止轉讓人提出異議申請。他引用PTAB的判決案例中對35 USC §311（a）的解釋：「國會清晰的表達廣泛授權，通過IPR來挑戰專利的專利能力。」該專利擁有人則反駁，認為§314應禁止專利轉讓人挑戰其轉讓專利的有效性，在邏輯上才算合理。

PTAB認為，IPR並沒有禁止專利轉讓人使用複審程序。具體來說，PTAB指出，專利擁有人的立場是「假設委員會有權禁止專利轉讓人使用，卻沒有充分解釋這一假設的基礎。」

PTAB同意原告所引用、國會將明確提供IPR給所有人申請的先前判例，然後轉向針對專利擁有人其他反對的說法做出解釋。§316授予專利商標局（USPTO）局長對於對任何不受理、不接受某項法規實施效果「在經濟上，專利制度的完整性，辦公室的管理效率，該局按期完成在本章中提出訴訟程序的能力。」PTAB駁回了專利擁有人的推論並指出，專利擁有人若未能指出哪些管理規定是有爭議的，將涉及「認知和運用合同阻止和禁止專利轉讓人參與原則於IPR的訴訟程序中。」因此，委員會決定允許一個公司或個人可在出售其專利後，回過頭在IPR中挑戰此專利有效性。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們