公司所聘請的員工，或者對外聘起合作研發的人員，其研發成果的歸屬或轉讓，必須以契約事前約定清楚。尤其，研發過程是一個長期的過程，簽約時若只轉讓或約定簽約以後的研發成果，而未就簽約以前的研發成果作清楚的約定，更易引發糾紛。

公司與外聘的顧問，或者台灣專利法所謂的出資聘人從事研發活動，其專利權利的約定非常重要。台灣的專利法稱為「專利權之歸屬約定」，而美國則由於專利權勢必屬於自然人，故只能就權利為轉讓、授權之約定。

美國聯邦巡迴上訴法院2016年2月，判決了TriReme v. AngioScore案，就是涉及契約對研發成果歸屬產生爭議的問題。以下介紹該案。

AngioScore公司主張，自己單獨擁有美國專利號第8,080,026號、第8,454,636 號、及8,721,667 號專利（以下簡稱系爭專利）。AngioScore公司販售一系列的氣球血管擴張術用之導管，稱為AngioSculpt產品（以下或簡稱系爭產品）。AngioSculpt產品的裝置，乃是要進入動脈中，並且在阻塞處讓氣球擴張。氣球表免包覆了金屬螺旋，當氣球膨脹時會展開，並且記錄流經阻塞動脈的血小板。然後氣球消氣，並將導管從動脈中抽出。

圖一、美國專利號第8,080,026號專利圖式

圖片來源：USPTO

AngioScore公司的三項專利都與此觀念有關。當時申請專利列了三位發明人：Konstantino博士、Feld博士和Tzori博士。但並未將Lotan博士列為發明人。Lotan博士當時提供AngioScore公司諮詢服務。

TriReme公司與AngioScore公司是競爭對手。TriReme公司擔心AngioScore公司會針對自己的產品，要求支付三項專利的權利金，因此，TriReme公司想從Lotan博士處取得相關專利之權利。2014年6月，Lotan博士簽署了一契約，將其對系爭專利的所有權利，都專屬授權給TriReme公司。Lotan博士證詞主張，經專屬授權後，他對系爭專利並未保留任何財產利益。

如果Lotan博士是系爭專利的發明人，而TriReme取得他的利益，TriReme公司就可以實施系爭專利，且可作為侵權之抗辯。因為美國專利法第262條規定：「除另有約定外，專利權的每一個共有人都可以在美國製造、為販賣要約、販賣、進口該發明，不必經其他共有人之同意，也無須向其他共有人說明。[1]」

TriReme公司主張，Lotan博士已經系爭專利之權利轉讓給TriReme公司，因而提起訴訟，要求更正發明人姓名，依據美國專利法第256條，將Lotan博士列為發明人。第256條(b)規定：「漏列發明人，或列了錯誤發明人，如果可透過此條規定加以更正，該專利不應而無效。將此問題訴諸法院時，法院在通知並聽取所有當事人意見後，可命令更正該專利，專利商標局長應重發專利證書。[2]」

Lotan博士主張，他對系爭發明的貢獻，來自於他在2003年參與研發AngioSculpt產品的導管，該內容後來體現在系爭發明中。AngioScore公司對此點的抗辯則是主張，當初AngioScore公司和Lotan博士於2003年5月1日簽署了「AngioScore公司顧問契約」（Consulting Agreement），根據該顧問契約的第9條(a)和(b)，AngioScore公司取得了Lotan博士所有工作的權利。

AngioScore公司向法院主張，Lotan博士已經將系爭發明上的貢獻的所有權利都轉讓給AngioScore公司，因而沒有任何權利可在授權給TriReme公司，所以TriReme公司不具當事人適格（standing），故法院欠缺審判權（subject matter jurisdiction）。

地區法院做出判決，同意AngioScore公司主張，認為Lotan博士之前已經在顧問契約中，將相關權利轉讓給AngioScore公司，因而TriReme公司欠缺當事人適格[3]。TriReme公司不服判決提起上訴，聯邦巡迴上訴法院於2016年2月做出判決[4]，駁回地區法院判決，並發回重審。

顧問契約關鍵條文

首先，如果一個專利權人將所有系爭專利的權利都轉讓給他人，則他或他的受讓人，就沒有任何系爭專利上的財產利益，足以具有當事人適格而提起發明人姓名權訴訟。因此，本案的關鍵問題在於，Lotan博士是否真的將所有權利當轉讓給AngioScore公司。

要解決此爭議，就必須解讀系爭顧問契約。本案中對研發成果轉讓或授權之約定，主要規定在第9條，第9條(a)，約定了2003年5月1日以前Lotan博士的工作成果，第9條(b)，約定了簽約日之後Lotan博士的工作成果歸屬。其內容如下：

第9條(a)（保留與授權之發明）
顧問可將所有顧問在簽署本契約之前所完成之發明、自己原創工作、發展改良、營業秘密等（統稱為「先前發明」），屬於顧問自己或顧問與他人，且與公司現在或未來事業、產品或發展有關者，列於附件C。如果沒有附上附件，表示顧問認為沒有這種「先前發明」。如果在顧問提供服務過程，顧問將顧問所擁有或有利益之先前發明，整合進公司產品、製成或機器或任何發明，公司在此獲得非專屬授權及再授權權利，可作為這類產品、製程、機器或發明的部分或相關連之用途，製造、既已製造、重製、修改、創作衍生作品、使用、銷售或其他方式散佈這些先前發明。

第9條(b)（轉讓之發明）
顧問同意，立即向公司揭露並在此轉讓給公司或其代表，所有顧問在此契約有效期間，與服務有關，顧問單獨或共同構思（conceive）、發展(develop)、付諸實現（reduce to practice）之所有發明(invention)、原始工作、發展(development)、概念、know-how、改良(improvement)或營業秘密，不論是否具有專利適格性，之所有權利、資格、利益（統稱為「發明」。）」

簽約日前之貢獻是否轉讓

在2003年5月1日簽約之前，Lotan博士曾經做過一天的實驗，將AngioSculpt產品的原型，用在豬隻動脈上。在該實驗中，Lotan博士發現一個明顯的滯留問題，就是氣球表面的金屬螺旋，在抽離豬動脈時，會從導管上脫離。Lotan博士懷疑此問題起於，該螺旋只固定在氣球的一端，另一端屬於自由活動，讓螺旋可以隨氣球的擴張和收縮而活動。觀察到此問題後，Lotan博士在備忘錄上記下，強調收縮的問題，並建議未依附的一端應該要更加確保能夠附合。根據Lotan博士的證詞，後來與AngioScore公司的二次開會，他都建議未依附的一端，要以聚合管固定於氣球上，他相信這可以更確保該螺旋與氣球之附合，也可讓氣球在擴張與收縮時螺旋同步擴張收縮。後面的建議，後來成為專利的內容，亦及在導管上增加了Lotan博士建議的附加裝置。

圖二、美國專利號第第8,454,636 號圖式

圖片來源：USPTO

根據Lotan博士的證詞，據他所知，在2013年之前，系爭發明就已經加入了他的建議。Lotan博士作證說，他之所以沒有將豬隻實驗納入顧問契約附件C，是因為他不認為當時那是一項發明。

AngioScore在地區法院時主張，Lotan博士在豬隻實驗上的工作，符合了顧問契約中所謂的發明、發展、改良，且與AngioScore公司的事業有關，且是在簽約日之前由Lotan博士所完成。因此，Lotan博士理應將豬隻實驗列入附件C，但既然沒有列入，就變成將該成果轉讓給AngioScore公司，而不只是授權而已。地區法院同意，由於顧問契約中，第9條(a)與第9條(b)合併，就是要將Lotan博士的發明貢獻轉讓給AngioScore公司，只要他沒有將豬隻實驗列入附件C中。

簽約前之貢獻只有授權而無轉讓

但是，聯邦巡迴上訴法院不同意地區法院的看法。其認為，第9條(a)並沒有轉讓Lotan博士的權利。本案對契約的解釋應參考加州法，其規定，解釋契約時，應該盡可能採取文字的一般意義。既然第9條(a)的標題，就是保留和授權之發明，而在條文中沒有任何地方提到，若沒有列入「先前發明」者，就無法「保留」。且條文也沒有提到，沒有列入的發明，就採取轉讓，而非授權。

上訴法院認為，第9條(a)的意思，是當顧問將先前發明在顧問契約期間，整合進AngioScore產品時，授予AngioScore公司非專屬授權。這項授權並非專屬授權，也沒有排除Lotan博士不能事後將他的研發之利益轉讓給TriReme公司。簡言之，地區法院由於錯誤解釋契約第9條(a)，所以認為Lotan已將權利都轉讓給AngioScore公司。

契約禁反言？

不過，AngioScore主張，根據第9條(a)的約定，既然Lotan博士沒有列附件C，就表示不存在這種與AngioSculpt產品有關的先前發明，而根據加州的契約禁反言原則（estoppel by contract），也會約束Lotan博士的受讓人TriReme公司。

但上訴法院認為，這種說法是沒用的。因為所謂的契約禁反言，乃是用在契約的權利。但是本案中，Lotan博士或其受讓人的利益，並不是要執行契約上的利益。本案的訴因是要求更正發明人姓名，因此，契約禁反言並不能阻止TriReme公司提起更正發明人姓名訴訟。

簽約後轉讓的發明包含簽約前的工作？

AngioScore公司又認為，在第9條(b)，已約定所有Lotan博士替AngioScore工作期間，所有在簽約日後Lotan博士構思、發展、付諸實現之發明、發展、概念、改良，均約定轉讓給AngioScore公司。因此，AngioScore公司主張，其已經取得了所有Lotan博士之發明貢獻的利益，因為這些貢獻都是在2003年5月1日之繼續完成。

AngioScore公司主張，第9條(b)的意思是，Lotan博士對系爭發明貢獻，在2003年5月1日繼續下去的發明貢獻，都算是開發及付諸實現，因此，所有Lotan博士的發明貢獻，都已經轉讓給AngioScore公司，即便部分工作是在5月1日之前所為。那麼，Lotan博士在2003年5月1日之後的持續工作，是否構成「開發」、「付諸實現」？

簽約後的工作算不算是落實簽約前的改良建議？存在事實爭議

證據顯示，Lotan博士在簽約日之後，並沒有繼續作物理上的設計，只與AngioScore公司「討論」與設計、執行和分析實驗的執行工作。雙方爭執到底臨床實驗工作的重要性，但到底其是否算是「構思」、「開發」、「付諸實現」發明、「發展」、「改良」，則有不同意見。

地區法院所為的事證開示程序，僅限於2003年5月1日之後的Lotan博士的工作，且並未進入陪審團審判。地區法院自己認定，Lotan博士在簽約日後的工作，可能算是「開發」、「付諸實現」其所為的改良建議。

上訴法院認為，到底Lotan博士的工作是否被是第9條(b)所規範，存在事實爭議，而不可以裁定駁回。因此，上訴法院將本案發回地區法院，要求地區法院繼續審理，究竟Lotan博士在簽約日後繼續對系爭產品的工作，是否落入契約第9條(b)之範圍。

結語

從本案可以看到，公司與外聘的顧問，或者台灣專利法所謂的出資聘人從事研發活動，其專利權利的約定非常重要。台灣的專利法稱為「專利權之歸屬約定」，而美國則由於專利權勢必屬於自然人，故只能就權利為轉讓、授權之約定。

我們可以發現，美國契約約定已經考量到研發活動屬於持續活動，契約中必須處理簽約前之部分研發的權利，以及簽約後的研發成果權利。但是，在本案中，AngioScore公司所提出的契約，已經詳細地針對簽約前之研發貢獻與簽約後之研發貢獻，做詳細的設計，但仍然出現漏洞。主要問題在於，簽約後的研發成果，可能是延續簽約前的構想，到簽約後繼續實驗、開發、付諸實現。此時，簽約前的構想所擁有之權利，是否包含於簽約後的後續研發成果中一併轉讓？應更進一步清楚約定。

而潛在的被告TriReme公司，由於掌握了這項漏洞，主動與Lotan博士簽約，轉讓取得Lotan博士在系爭專利上的權利，試圖預防AngioScore公司可能提起的侵權訴訟，是一個非常妙的策略。

備註:

1. 35 U.S.C. §262 ("In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.").
2. 35 U.S.C. § 256(b)(“(b) Patent Valid if Error Corrected.— The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.”).
3. TriReme Med., LLC v. AngioScore, Inc., No. 14–cv–02946–LB, 2015 WL 1246532 (N.D.Cal. Mar. 17, 2015).
4. TriReme Medical, LLC v. AngioScore, Inc., 2015-1504 (Fed. Cir., February 5, 2016).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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