侵權訴訟探討
第三方向USPTO挑戰專利申請的新規定
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部
2013.01.03
         

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師


Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

根據2012年9月16日新生效的規定(Rule 1:501a),第三方向美國專利商標局 (USPTO) 挑戰專利申請審查程序時,必須:
(1) 列出提出文件證據之名單;
(2) 清楚列出提出文件證據與挑戰專利申請案之間的關聯之處;
(3) 如提出文件為非美國專利的文件,須附上影印本;
(4) 非英文文件須提供英文翻譯;
(5) 第三方須提出聲明,聲明提出證據符合規定;
(6) 付費;
(7) 挑戰專利申請者向美國專利商標局提出複本,並傳送給專利權人證明。

提交文件後,美國專利商標局會審查提出文件,如送交文件不齊,申請人不得補件,申請費用亦不退回。

第三方挑戰的挑戰者必須在下列三種情況 (採最後發生者) 發生前提出挑戰申請:
(1) 在專利申請時USPTO第一次核駁(Office Action)寄出前,或
(2) 申請案公開後6個月之內,或
(3) USPTO寄出核准專利申請案之前。
         
討論

第三方可以針對某一專利申請案,根據§101、102、103及112等規定,向美國專利商標局提出挑戰。第三方挑戰時用到的證據(文件)在日後其他訴訟及重審要求中,也可以再度提出使用。

可以運用該第三方挑戰程序,用以挑戰阻止該專利申請獲准或減少申請專利權利要求範圍;但提出挑戰時,第三方挑戰者必須考慮下列因素,以增加挑戰成功率:

(1) 提出對第三方最有利的證據,挑戰者不要提出太多不太重要的證據,否則反而會掩蓋真正的相關重要證據。

(2) 詳盡描述證據與專利申請案權利要求相關之處,並提出相關理由,目的是協助專利審查員做出對第三方有利的決定。

 

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