美國專利訴訟費用高居全球之冠，其實與美國民事訴訟程序、證據提出程序及陪審團制有很大關係。專利訴訟也被視為高科技產業巨人商業戰爭的展現，例如Yahoo控告 Facebook 侵害專利、Facebook反告Yahoo 侵權、蘋果告三星侵害I-Phone智慧財產權、及三星再控告蘋果等等專利戰頻傳。依照美國智慧財產權法協會2011年之統計，訴訟標的金額在100萬美金以下，由起訴到陪審團審理結束之後，訴訟費用金額約在65萬美金；訴訟標的金額在100萬美金到2500萬美金之專利訴訟，所有訴訟費用之中位數約250萬美金；訴訟標的金額超過2500萬美金，則訴訟費用之中位數約500萬美金。因此，企業面臨美國專利訴訟時，如何管控專利訴訟費用，是企業法務在公司之主要任務之一。依照過去為企業服務經驗與參考美國專利訴訟管理手冊內容，以下要探討的主題是專利訴訟費用控管的一些基本的考量。

在美國專利侵權訴訟當中，如何估算訴訟費用是一件十分困難之工作，即便是深具經驗的事務所，也很難正確的估算出費用。訴訟費用其支出情況往往是依照雙方探究事實(discovery)的程度而有所不同，例如有關申請專利之範圍與其技術解釋之困難程度、證明專利權人的不正行為、或者證明侵權行為人之故意侵權等事實，這些都會對於訴訟費用有所影響(註1)。事實上，案情越複雜、當事人爭執的事項越多，雙方所需要提出證據越多，則搜證範圍(discovery)自然越廣，律師費用也就越高。因此，基於考慮訴訟成本的問題，對於非必要之點，應該減少爭執或減少訴訟支出。例如專利訴訟中專利無效抗辯、專利不侵權抗辯是否同時進行，雖然關乎訴訟成敗，但也與訴訟費用支出有很大關係，倘在專利訴訟中，該專利曾經牽涉專利訴訟，那麼專利強度則很高，當事人如無新證據，那麼無效性的抗辯相對而言較弱，因此放棄進行專利無效也是可能節省費用的一個方向。總而言之，訴訟費用與訴訟策略息息相關，而訴訟策略又與商業策略有關，因此，企業法務在選擇訴訟策略時，應該就商業策略以及訴訟成本一起考量，才能達到最佳的商業目的。

專利訴訟律師服務費高昂，且可能發生不可預期之費用支出，因此當事人多會希望在雇用律師之前與訴訟律師在支付方式上達成費用協議，並於費用協議詳細記載其支付的金額與哪些可能出現的額外費用(註2)。律師服務費用有許多種支付方式，如後酬(contingence fee) ，是受委任當事人勝訴才會支付律師服務費，因此由律師承擔最大財務風險。另外，還有依服務時數支付( hourly rate basis)費用、定額支付(fixed rate)，各種費用都有其優缺點，有時候支付方式也互相搭配，例如按小時計算，但是每一階段訴訟要求設定訴訟費用上限等等。

專利訴訟預算編列與控管

一件專利訴訟費用可能高達250萬美金，折合約台幣7000萬台幣，因此企業在聘任律師時，企業法務人員(in- house)有了訴訟費用概算額之後，應該就該件專利訴訟進程與費用編列預算。預算編列與各階段費用支出預估為企業法務管理訴訟費用的有效工具。在專利訴訟進行時，若實際花費比原本所預期的還要少時，有些當事人會直接提供訴訟律師獎勵金，以獎勵律師可以在預算之內進行訴訟與必要抗辯。這種獎勵金，類似承攬工作的趕工獎勵金，因為提前完工，可給予額外的獎勵。訴訟費用因為訴訟當中發生不可預期事件，而導致費用提高的情況，相當常見，但在雇用訴訟律師時，企業法務應該要堅持成本支出的控制，藉由適當的訴訟管理與訴訟預算編列、重要訴訟階段的費用控制、與提供律師直接獎勵金方式，使專利侵權訴訟可以有效率的進行，並且避免無謂的花費(註3)。當然，如果訴訟過程中，委任後才發生的新重大事實且與訴訟直接相關，律師於受任當初無法估計之部分對於訴訟費用影響重大，雙方理應就增加之工作範圍再增列預算。

支出與開銷範圍

訴訟律師應簽署律師委任契約 (retainer agreement)。律師通常會要求一筆委任律師費(retainer fee)，視案件的大小，委任律師的金額約在1500-5000美金或是2-5萬美金都很常見。簽署委任契約之後，表示律師開始承接案件，簽約雙方成立律師-客戶(attorney- client)關係，因此律師對於客戶的保密義務(confidentiality )、拒絕證言(attorney-client privilege)、勤勉義務(due-diligence)等也開始應運而生。委任費，是客戶所支付第一筆費用，該筆費用可以用來支付各種費用，包括成本、律師之服務費。

在專利侵權訴訟中，到法院遞出起訴狀的費用通常僅有數百美元，但是隨著訴訟的進展，在整個專利訴訟的蒐證程序(discovery procedure)時，各種費用就會相繼產生且相當龐大。律師事務所帳單分為二個部分：（1）律師工時費用與訴訟費用成本，因此事務所的帳單除了列出律師的工作時數與每小時費用外，還有包括一些進行訴訟成本，像是長途電話費、傳真費、文件影印掃描、郵資、資料庫、差旅費、訴訟文書遞狀與書狀聲請的費用(filing and recording fees)、專家證人服務費用與旅費、調解人費用與旅費、法庭紀錄員費用(court reporters)、律師事務所聘請調查員(investigators)費用、訴訟文書送達程序費用(process servers)、電子搜證程序專家諮詢費(electronic discovery consultant)、陪審團專家諮詢費(jury consultant)、與證人旅費，這些都需要支出相當費用。在一些情況下，還可能增加額外費用。例如如果證人無法親自到法院作證時，一般情況下，證人就必須在其所在地宣誓作證，包括證人在國外也必須進行相同程序，因此律師就必須要至證人所在地取得其所宣誓的證詞，與證人親自到律師事務所相比，理論上，律師至證人所在地乃較為恰當之取證方式，因為訴訟相關證據通常都會位於證人所在地或工作地(註4)，但是此時律師費用會提高，因為還必須負擔律師之差旅費，律師也必須額外準備。

很多專利訴訟案件其蒐證程序之花費都超出預期，因為就算企業法務可以控制所屬企業單方蒐證程序之費用，但卻無法控制對造蒐證費用，這會導致有專利權之個人，當被控侵權方過於投入訴訟，或者因為原告沒有經驗的蒐證要求之下，將使被告被迫付出龐大的蒐證費用。反之專利權人之律師，也會認為對造律師為了找出在先前技術與不正行為找出相關證據，而要求專利權人提交許多資料與事證，而有釣魚式蒐證(fishing expedition)的問題，但目前濫用這種蒐證程序，僅可以於訴訟結束後，向法院要求對造自己負擔這筆額外的花費(註5)。

在訴訟專利訴訟過程中，原告主張被告侵權或被告抗辯不侵權之故，都有可能需要在法庭上呈現出訴訟爭執的發明，或是呈現被控侵權物的模型，而這些都可能需要耗費相當費用。因此有些訴訟當事人會選擇製作精密的電腦動畫以呈現技術方面的相關證據，為了證明以及比對雙方產品之不同之處或是相同之處，這些審判前的準備工作也都需要耗費成本。基本上，任何發明型態呈現於法庭，都是所費不貲的，因此當事人進行證物呈現時，思考一下訴訟之潛在利益有多少，如果訴訟標的的價值相當龐大，那麼就值得投資。例如，如果專利訴訟結果，能夠讓自己取得相當的市場利益，那麼就有必要耗費成本以求法庭上能有效的呈現這些證據，否則也沒有必要在這方面耗費過多(註6)。

有效的控制訴訟費用需要靠公司法務主動與持續的參與訴訟，即便大多數訴訟律師都具有職業道德，但律師事務所的訴訟律師與訴訟費用控制，往往會存有一種本質上的衝突矛盾關係，律師事務所的訴訟律師的主要任務是協助客戶準備訴訟，而由律師事務所向客戶索取訴訟所需的律師報酬，這也是事務所收入來源，因此越多法律方面的服務，律師在訴訟上所花的時間越多，就可以向當事人請求越多的律師費用，律師事務所就會有更多的收入。因此，接案的律師事務所，本質上自然不大會想控制訴訟費用，所以訴訟費用的控管，通常必須讓企業法務去執行訴訟費用控制的計畫。因此，企業面臨美國專利訴訟時，若欠缺企業法務執行專利訴訟管理計畫，那麼至少應該尋求外部法律顧問來控管訴訟費用以及處理專利訴訟中的蒐證程序，單單依照接案律師事務的職業道德，將可能發生整個訴訟費用不受控制的結果，嚴重可能會造成在訴訟結束前就會被該事務所解除委任，或在未來專利侵權訴訟中不再被客戶所委任(註7)，或是發生訴訟費用的爭執。

限縮訴訟爭點與費用控制

了解訴訟可能開銷與費用控管的重要性，那麼企業法務又將如何進行訴訟費用之控管呢? 基本上，專利訴訟是很昂貴的訴訟，每個取證程序、訴訟程序都涉及高昂的費用。因此，若一個訴訟為相當必要，但是企業本身訴訟預算有限時，就必須靠許多方法節省開銷，與費用直接相關的一個因素，就是訴訟當中的訴訟爭點數量，雖然花費與成果是互為影響的要件，花費高當然可以就很多爭點爭執，但是是否每個爭點都必須爭執呢?在訴訟費用有限的情況下，公司法務與訴訟律師應該要由鎖定專利的核心爭議開始，放棄不重要的爭點，否則公司即使勝訴，但高昂的訴訟費用可能拖垮整個公司；公司雖然勝訴，但是也破產了。針對鎖定專利核心爭議，至少有以下幾點建議(註8)：

(1)判別並排除可能無效的專利請求項
(2) 避免將案件的侵權與損害賠償爭議分離，因為這樣可能會造成訴訟期間延長。
(3)限制訴訟當事人的數量
(4)限制與專利侵權直接相關的原告訴訟請求
(5)確認關鍵證人並且儘早取得其證詞
(6)組成一個小型訴訟團隊，並且清楚區分各自的職責，使訴訟團隊可以有效管理訴訟以及應付證據蒐集與必要問題的回應。
(7)將對造可能提出之證據，事前預作沙盤推演，避免訴訟上突襲。
(8)將被侵害的專利請求項整理出來，並列出可以支持的證據，可以有校管控事實、法律爭點、與證據。
(9)排定並確認相關訴訟事務，安排團隊的工作。
(10)在事務所行政費用(例如影印費、製作訴訟資料費用等)以及專業費用(撰寫訴狀與答辯狀、有限的法律研究)上編列預算，並且經常檢閱
(11)排除與訴訟無關的爭議
(12)以協議限制證據蒐集程序之範圍
(13)以協議限制證據蒐集的基本規則與時間限制，可以避免證據蒐集漫無目的的問題。
(14)限制法院裁定之請求(motion practice)，可以降低請求裁定的費用。
(15)減少緩期或延長時間之請求，避免訴訟費用增加。
(16)在證據蒐集時鎖定關鍵爭議，避免不必要證據的蒐集費用。
(17)使用已公開之資訊，避免調查費用的產生。
(18)確認雙方不爭執的事實，而不要浪費在不爭執部分。
(19)儘早且時常尋求和解的機會，以減少訴訟支出，但因謹慎評估和解的適當時點與和解條件，以避免影響公司未來的發展。
(20)圖表或模型的製作人員應以該公司員工為主，較能掌握爭執所在
(21)著重在最主要的訴訟目的上，避免較小爭議，以節省費用。

隱藏的訴訟費用可能是一大支出

給付予律師的酬金與訴訟支出之費用僅為訴訟費用之一部分，潛在的費用包括訴訟支出、損害賠償金額與訴訟對於企業日常營運所生之影響也同樣是訴訟費用。負責專利侵害訴訟案件管理人應該考量企業整體的支出，而不只是每個月給付律師的費用，一個有經驗的公司法務會了解到節省訴訟律師費用及訴訟應有的支出可能會造成龐大損害賠償金額，以及對於企業日後收益造成長期的損害。因此，企業法務對於訴訟相關的支出與管理，需要考量訴訟律師基於訴訟結果所作的開銷控管策略，這樣的成本效益分析一定要經由充分的了解案件事實與企業的商業策略才能達成(註9)。

定期檢視帳單與實際服務的合理性

律師報酬的爭議一旦出現時，通常會很快的影響到這個訴訟團隊的效率，而這種爭議問題若不盡快解決，只會越演越烈，在檢視訴訟律師之單據時，公司法務應該注意以下問題，並提出疑問(註10)：

(1)誰參與該案，是否有新進人員？
(2)工作時數與行政費用與工作成果相比是否合理？
(3)有多少蒐集資料與公司內部會議的時間列入計算？
(4)訴訟律師的差旅費與公司法務到相同城市時相比，是否合理？
(5)加班與快遞費用是否合理？
(6)影印、傳真費用與影印數量是否合理？是否過度使用快遞？
(7)是否合理的運用外部顧問？
(8)是否為立即請款，還是有超過60天以上請款之情況？

企業有任何關於律師費用上的問題，應立即反應給訴訟律師，使訴訟律師可以回應。訴訟律師應先整理客戶問題，並於回函時，第一頁就開宗明義說明所有的非例行費用之支出，最好能預先將重要的例行費用則須支出之前就提出，事務所的帳單如果有意料之外的費用，與帳單遲延狀況，都會使律師與客戶雙方的信賴基礎與工作關係造成損害，而失去互信的基礎。基本上，客戶都會及時付帳，也願意支付合理的費用，那麼當訴訟律師費用相關爭議產生時，客戶方的說法比較值得採信。而律師方面，應隨時知會客戶有關預先花費，那麼才能在日後遇到費用爭議時，能夠減少對於律師之疑慮(註11)。

律師事務所帳單格式應提供必要資料

專利訴訟相關帳單的形式應該是由付款方決定，而作為與訴訟律師初步協議的一部分，公司法務應該明確說明帳單的形式，以下就是帳單所應該包含的資訊(註12)：

(1)聯繫、案件或事件的名稱。
(2)帳單發出的期間。
(3)律師事務所地址與繳稅號碼。
(4)詳細記載每份完成的工作內容，每一項工作時間應單獨列出(in single-activity time entries)、工作完成日期、由誰完成的、律師每小時服務費用(applicable rate)、工作所花費時間、與該工作一般之收費標準。
(5)帳單所紀錄之律師工作時間，除非是為了正確計算與其他成員共同工作的時間，否則原則上以六分鐘(0.1 小時)為單位計算。
(6)當有需要預先核准的費用時，需記載批准者、及詳載每筆花費，如日期、頁數、份數、電話號碼、里程數、票價、飯店、餐點、郵遞公司、都需分別詳列。
(7)於每位付款對象上詳列關於收費標準、總時數與費用、收費等級(合夥人, 律師事務所律師，法務人員等)之概述。
(8)每項工作的預算以及付款後的客戶原先支付之金額之餘額。

帳單上有關每項工作的描述，至少應該說明(註13)：

(1)參與通話、通信、開會之對象，與討論的議題。
(2)法院審訊或會議之目的，及參與人員。
(3)每位作證與會面之人。
(4)檢閱審判筆錄或證詞之目的
(5)所調查研究的具體爭議
(6)建立的非經宣誓證詞與工作性質
(7)所完成的具體審判準備工作
(8)對該具體工作所作之行動與工作性質
(9)所檢閱的檔案與資料

大型企業客戶通常期望訴訟律師會節制開銷，就如同公司期望其員工一樣，而客戶也僅能依照訴訟律師所提出之單據來判斷律師是否有真正在節制其開銷，因此訴訟律師應與公司法務尋求共識，以了解客戶會用何種參數去分析解讀各項費用支出，公司法務也應盡量確保訴訟律師揭露與這些參數相關之資訊(註14)。

許多企業客戶會使用矩陣分析來尋找單據上闕漏，並且比較各不同訴訟律師之花費，而將單據中必要的資訊擷取出來建立一個花費比較的矩陣是相當花時間的，比較適當的方法是善用電子單據，直接把它帶入花費比較的軟體中。這些動作將為訴訟律師與客戶間建立一個良好的關係(註15)。

訴訟後酬之協議(contingent basis retainer agreement)

在專利訴訟的實務上，有些事務所是可能接受當事人勝訴才支付訴訟費用，而這種收費方式最重要的是如何界定勝訴與敗訴，以及當訴訟結果介於兩者之間時，應如何支付費用，這時就必須以當事人的道德標準作為界線，訂出一個令人滿意的收費協議(註16)。

在洽談後酬的協議時，企業法務應該考慮到(註17)：
(1)由誰支付？
(2)若訴訟目的或結果是為了取得禁制令而非損害賠償時？那麼後酬如何計算?
(3)事務所可以從全部所得之損害賠償取得幾成？
(4)若訴訟和解時，應如何支付律師報酬？
(5)律師何時能取得報酬以及支付方式？
(6)若有後續上訴，是否會影響訴訟律師的支出費用(cost)？

附註

1. ALAN R. THIELE ET AL., THE PATENT INFRINGMENT LITIGATION HANDBOOK 65 (American Bar Association 2011)
2. Id, at 65.
3. Id, at 66.
4. Id, at 66.
5. Id, at 66.
6. Id, at 67.
7. Id, at 67.
8. Id, at 68.
9. Id, at 69.
10. Id, at 69.
11. Id, at 69.
12. Id, at 70.
13. Id, at 70.
14. Id, at 71.
15. Id, at 71.
16. Id, at 67.
17. Id, at 67.

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