專利權賦予權利人排除他人實施專利內容，當然也有權利決定是否授權；除了符合公益的情況，專利人無授權他人實施專利之義務。換言之，專利權人可以單方拒絕授權。然而，專利權人決定是否授權，以及以何種條件授權的決定自由，在產業標準專利的領域中受到限制。專利權人因為提供專利技術予標準機構，同時並承諾標準機構當所提供之專利技術被選為標準之一部分後，專利提供人須以合理條件將專利授權予使用該專利之廠商。在此情形下，專利權人授權決定的自由度將受限制。今年年初美國聯邦商業署(Federal Trade Commission，FTC) 與Google進行行政和解，本案處理爭執已久的標準專利權利人之授權義務與法律救濟的問題，自此有較為明確的見解。就在FTC終止對於Google 與 Motorola 合併案之調查乙案後，美國司法部在不到一週的時間內即發表聯合聲明，以及EU對於標準專利人的法律救濟都有類似的聲明。本文將探討專利權人救濟方式、分析FTC與Google和解及美國司法部與專利商標局的聯合聲明之內容，並觀察EU與中國政府對於標準專利的立場，檢討這些觀點後續對於專利權利人之影響，以及企業對於全球專利戰應有之調整。

專利侵權救濟方式

在談論FTC與Google和解案之前，讀者應該對於專利權利人的救濟方式有一些基本了解，才能對於案件的影響有深一層的解讀。因此，在此先簡要說明美國專利權利人之救濟方式。(註1)

美國提供專利權人向聯邦法院請求二種救濟(remedies)，一種是請求金錢賠償(monetary remedies)，包括損害賠償、懲罰性賠償、律師費、訴訟成本，另一種，原告可請求禁制令。另外，進口物品如果侵害專利，專利權人也可以向美國國際貿易商業署 (International Trade Commission，ITC) 提起訴訟，限制侵權產品輸入美國。(註2)

專利權利人金錢損害賠償之權利

根據美國專利法第284條第一項之規定，專利權人在遭受到專利侵權的時候，法院將給予其足夠的補償，而損害賠償的金額至少不能少於侵權人在使用該專利時應付出的合理權利金，並且加上法院所定利息及訴訟費用之數額。這代表專利權人在提出證明的情況下，可要求侵權人補償專利權人所受的損失(Lost Profit)，以彌補專利權人之損害。但如果當專利權人證明所受之損害無法證明金額時，權利人或者至少可以請求合理權利金(Reasonable Royalty)。

所受損失 (Lost Profits)

專利權利人主張Lost Profits時，該專利權人首先必須就該損失與專利權侵權行為之間顯示事實上因果關係。換言之，美國法以BUT_FOR test來檢驗所受損失之範圍，也就是專利權人必須證明若無被告之侵權行為存在，專利權人將可獲得之利益。對於原告所受損失之證明，美國法以Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works Inc.(註3)案之法院見解，認為專利權人必須提出該案中具有以下四種因素存在才能主張：

1. 專利產品確實具市場需求　(the existence of a demand for the patented product)
   
2. 並無可替代專利產品的非侵權產品之存在　(the absence of acceptable non-infringing substitutes)
   
3. 專利權人滿足需求的製造及銷售能力　(the patentee had the manufacturing and marketing capability to meet the demand)
   
4. 如果專利不被侵權，則專利權人可獲得利益總額 (the amount of the profit that the patent holder would have made)。
   

通常原告要證明上述之事實，舉證相對困難。因此實務上原告多以請求合理權利金居多。

合理權利金的估算 (Reasonable Royalty)

在專利權人無法按照Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works Inc.所建立主張之lost Profit要件提出上述所需的證明時，專利權人可請求合理權利金。所謂合理權利金就是有意製造、販賣或利用該專利以創造利潤的人，在市場上可接受的權利金額度。合理權利金也是專利侵權損害賠償金額的下限，至少專利權人可獲得如合理權利金這樣的賠償。

但如何推算合理權利金？在美國實務上，合理權利金並無具體公式可以推估，因此如何提出合理權利金數額的估算，也面臨許多問題。按照美國專利法第284條，對於專利侵權人之賠償不得低於合理權利金，因此『合理權利金』為損害賠償最低之數額。1970年在Georgia Pacific Corp. v. United States Playwood Corp. 一案中，聯邦法院提出了影響合理權利金的15個因子以合理估算權利金。

懲罰性損害賠償金 (Punitive damages)

美國專利法284條亦有關於懲罰性損害賠償之規定，當侵權人屬惡意時(willful)，法院可增加損害賠償之數額到原本法院估定額之三倍，並且要求被告需負擔原告的律師費用，當然原告必須提出清楚且具說服力之證據，證明被告侵權是惡意的。

禁制令申請包括暫時禁制令 (preliminary injunction) 與永久禁制令 (permanent injunction)。一般而言，如果發現侵權，法律認為發給永久禁制令對於防止侵害專利權是合理方式，則地方法院可以核發永久禁制令。2006年前取得禁制令相當容易，但自2006年eBay v. MercExchange 案後，禁制令的核發必須符合較嚴格的標準，最高法院於該案表示，永久禁制令乃是根據衡平法則 (principle of equity) 而來，故法院認為原告若要求核發永久禁制令，必須就四項因素負舉證責任，原告必須證明：（1）原告已遭受到無法回復的損害；（2）法律所提供的其它救濟無法填補其損害；（3）在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的；（4）永久禁制令的核發並不會損及公共利益。

eBay案雖然使取得禁制令更加困難，但是專利權人仍有權決定是否提出禁制令之申請。然而，以下我們本文所要談的Google 與FTC 之和解，在相當程度上限制了標準專利權利人提出禁制令的權利。

Google 與FTC 之和解

2012 年 Google 以 125 億美金的代價買下Motorola Mobility (MMI) ，其中包括MMI所有的 24,000 個專利與正在申請的專利。這些Motorola的專利，經調查後有數百個屬於產業的標準專利，這些專利是用於無線傳輸與網路相關之技術。這些專利與智慧型手機、遊戲機、平板電腦、作業系統、以及一些提供無線傳輸系統的技術有關。(註4)

標準專利的使用與發展這種類型的標準專利對於許多高科技產業有其重要性，同時也鼓勵廠商對於高科技產業的投資。藉由同業使用標準專利可以讓企業確保許多裝置可以相容，對消費者有利。(註5)

FTC在其所發表公開聲明中表示，標準的設置後，可以使被標準涵蓋之專利，取得市場力量 (Market Power)。這些基礎專利縱然僅是裝置的一小部分，但也可能要求過高授權金。為了避免這樣的現象產生，科技公司參與標準專利的設置時會承諾將以公平、合理與不歧視條款 (Fair, reasonable and non-discriminatory term, known as FRAND term ) 授權給其他的使用者。

這次FTC對於Google 的調查發現，Google買下的Motorola專利中有許多標準專利，FTC認為Google 違反標準機構之承諾，不但未依照當初承諾標準機構的條件（也就是FRAND的條件）將標準專利授權使用人，反而向聯邦地方法院以及ITC提出禁制令，以排除競爭對手使用標準專利。FTC認為對於專利權人這種綁架標準專利，以提供禁制令手段來限制競爭公司的行為，如果放任而為將導致授權金的提高，而最後將由消費者買單，高額權利金費用將轉嫁至產品本身。最後，可能導制標準制度整個瓦解。

為了終止FTC繼續調查， Google簽下合意令(consent order)，2013年1月3日與FTC作成行政和解，該合意令限制Google 對於同意授權的公司向聯邦法院或是ITC請求禁制令，藉以排除其他公司使用先前已經同意以FRAND條件授權的使用者使用。換言之，Google必須與使用人以FRAND條件簽署授權契約。

值得注意的是，FTC在本案所作成合意令，並非依據Sherman 法案，而是依據 FTC 法第五條，即「管制企業以不正方法競爭之行為」 (unfair method of competition )以及不正行為(unfair acts and practice)，本條的主要立法目的是對消費者之保護。合意令指出只有以下若干的情況下，標準專利權人Google才可以向有關法院提出禁制令之聲請：(註6)

1. Google在美國司法管轄權外的地方申請禁制令或
2. 潛在授權人書面聲明或具證陳述將不會接受授權或
3. 潛在授權人拒絕接受法院終決確認 (Final Ruling of a Court) 該授權條件符合FRAND 授權條件。
4. 潛在授權人未即時書面回應標準專利權人所提供之FRAND 授權條件之信函。

許多人評論FTC的條件過於嚴苛，畢竟潛在授權人對於Google所提供的授權條件，縱然不想授權，也不會立刻以書面向Google表示，因此以後Google取得禁制令並不容易，而標準專利權利人想利用標準綁架專利，以禁制令的手段來威脅對手取得高額的權利金的策略將無法施展。

DOJ與PTO支持FTC見解之共同聲明

就在FTC與Google達成和解之後不到1週，1月8日美國司法部 DOJ (Department of Justice)與專利商標局 (PTO) 發表有關受限於FRAND條件之標準專利之救濟方式之共同聲明 (joint statement on remedies for Standard Essential Patents that are subject to FRAND commitment)。(註7)該聲明中同時轉發給ITC，向ITC建議，應該不要發給標準專利權人排除令 (Exclusion Order)。同時，共同聲明也表示對於法院核發禁制令予標準專利權利人也有適用。基本上，共同聲明度於SEP權利人取得禁制令的限制較為寬鬆，包括:(註8)

1. 在美國司法管轄權外的地方申請禁制令或
2. 潛在授權人拒絕協商合理授權金或
3. 潛在授權人堅持主張不合理授權條件。

DOJ與PTO的共同聲明的立場事實上較FTC與Google和解內容更為彈性，無須授權人書面向專利權利人表示拒絕授權。潛在授權人如果拒絕合理授權金、拒絕協商合理授權條件都可視為拒絕授權，而向法院申請禁制令。

歐盟

事實上，歐盟(EU)在2012年底也有類似美國FTC的動作。2012年12月21日，歐盟執委會(European Commission) 對三星因其擁有的標準化專利，進而尋求去禁止Iphone進入歐洲市場的舉動，發出了異議聲明(Statement of Objections)。執委會認為三星希望取得對蘋果產品的禁制令，是一種違反歐盟反托拉斯法的濫用獨占地位之行為。即便三星在執委會發表此聲明的前一天就撤回了其對於Iphone進入歐洲市場的異議，但執委會仍指責三星，表示這樣的行為仍無法使已受到傷害的市場復原。同時，執委會也對於Motorola積極的想要因其擁有的標準化專利來尋求禁制令的核發行為展開調查。(註9)

中國大陸

中國並未直接處理有關禁制令核發的問題，中國的專利局最近提出一項規則：如果已知是被專利或專利申請案所涵蓋，將會被禁止採用為國家標準，除非專利權人或申請人清楚聲明將樂意以FRAND的條件，授權給任何組織或個人。(註10)

結論

禁制令取得對於企業是一個相當強大且有效的工具，以延緩競爭對手進入市場的策略。取得禁制令、或是ITC排除令，使原告取得市場的優勢市場地位，因為受到指控的廠商暫時無法進入市場與其競爭。特別是，在目前科技產品生命周期變短、汰換速度加快的情況下，對廠商的影響更大。過去，美國法院對於原告取得禁制令相對寬鬆，因此當原告取得禁制令，一直到被告爭執成功；但禁制令案件結束之前，產品可能已經過了銷售旺季或是已經汰換新一代產品，縱使被告爭執成功，仍使商業利益損失龐大。美國2006年eBay案後，提高原告取得禁制令之證明責任，使得禁制令不再容易取得；但企業進行專利戰時，禁制令仍是廠商首先祭出武器，可藉此成功阻撓被告進入市場，取得更多財力資源。因此，在2006年後，禁制令申請並未從國際專利戰舞台上消失。

禁制令既然對原告而言是強大武器，那麼具有市場支配利益的標準專利權人更有藉此武器迫使被授權人接受較高的授權金之可能。科技標準設置有部分原因本來是為了協調特定技術差異性，鎖定生產與研發的方向，以降產品價格與研發成本，擴大消費者群。但是，如果標準專利權利人利用標準設置機制，以排除競爭，或是造成市場的傷害，則違反了標準設置的本意。

美國FTC、DOJ與PTO的立場或是EU的立場至少有幾點值得注意：

1. 達標準專利權利人之權利行使，因為標準設置具有保護消費者社會功能，而須給予適當的限制，以免因為標準專利權利人濫用專利訴訟，造成龐大的社會成本而轉嫁消費者的。
2. FTC與DOJ的聲明，使今後標準專利權人向法院申請禁制令，必須審查原被告雙方是否曾經進入實質授權談判，且因為可歸責於被告之因素，而絕無授權之可能，否則原告即有濫用市場影響力，使用不正競爭方法之問題。
3. 受到美國與歐洲行動影響，將對於產業界大規模專利戰的動作產生適度遏止效果，預料企業間國際激烈專利戰將趨於和緩，而走向另一平緩階段。

附註

1. 事實上，美國專利權利人救濟方式與我國目前專利法並無太大差別，但我國在2011年刪除懲罰性損害賠償金、且我國無律師費請求權。
2. Massimo Sterpi, Patent Litigation, 2nd ed. 2012.
3. Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works Inc.
4. FTC, Google Agrees to Change Its Business Practices to Resolve FTC Competition Concerns In the Markets for Devices Like Smart Phones, Games and Tablets, and in Online Search, 2013/1/3 http://www.ftc.gov/opa/2013/01/google.shtm
5. 同上註。FTC在2006年對於RAMBUS的判決對於標準專利也有類似分析。
6. Joint Statement Issued on Remedies Involving Standard Essential Patents, 2013 Emerging Issues 6927, Sheppard, Mullin and Richter & Hampton LLP., Feb 1, 2013
7. 過去美國司法部多與美國商業署發表政策綱領，包括Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual property,” “Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitions,” etc.
8. Thomas C. Carey, Limiting Remedies For Infringement of Standards-Essential Patents: An Emerging Global Censuses, 2013 Emerging Issue 6899, Jan 29, 2013
9. 同上。
10. 同上。

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