作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
（RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
原告Bern Unlimited公司起訴它的5個競爭對手產品商業外觀（Trade Dress）侵權 (註1)，Burton公司是其中被告之一。原告所生產銷售的運動安全帽都受「圓型輪廓的安全帽」和「與眾不同的遮陽板」的產品外觀保護。原先Bern Unlimited只針對該安全帽設計專利起訴Burton公司，但隨後修改告訴書為包括侵犯及稀釋產品外觀、和不公平競爭。
被告Burton公司同樣是做自行車，滑雪和水上運動使用的安全帽廠商，它要求法院做簡易判決(Summary Judgment)，並聲稱原告的產品外觀是功能性的，因此不應受保護。被告提出的證據是原告針對安全帽形狀功能性所做的頭盔廣告。例子包括對遮陽板的描述是「無論是在陽光明亮或下雨的日子，都提供給滑雪選手具保護和方便性的帽沿」、及形容頭盔的形狀「不是頂在頭上，而是符合人體工學的完全貼在頭上，提供全面的保護」等。
討論
地方法院根據In re Morton Morwich Product, Inc. 671 F. 2d 1323(CCPA 1982) 一案判例分析， 再評估所謂的頭盔的功能性，包括：
(1) 是否有申請與該功用性相關實用專利？
(2) 是否用廣告宣傳該特性是功能性？
(3) 競爭者是否在製造類似產品時可以找到取代此一特性的選擇？
(4) 此特性是否是減少製造成本所必需的？
被告聲稱在原告的廣告宣傳中發現原告強調頭盔設計的優越性及功能性。當法官檢視被告所提出的證據，依據Morton-Norwich案例中提出4項因素分析評估時，發現只符合第2項因素，其餘3個因素都不符；所以法院最終拒絕被告稱其並未侵犯原告產品外觀的簡易判決申請， 除了被告未能提供足夠的證據之外，法官也認定原告的反駁證據。原告指出遮陽板最初的設計是以功能性為出發點，但最終其外型也有加入原告獨特美觀設計的因素在內，因此是受到產品外觀保護的。
圖1. Bern Unlimited公司的安全帽設計專利圖式
 
Bern Unlimited公司的美國設計專利號D572865安全帽產品，近期至少牽涉4件專利訴訟糾紛。
圖片來源：USPTO
圖2. 原告Bern Unlimited強調本身的安全帽設計除了功能性也兼具美觀設計
資料來源：Bern Unlimited公司官網
結論
這個案例是非常值得注意的，因為它點出了就算提供強調產品功用性廣告如此重大的證據，這樣單獨的證據還是不足夠讓法官做出簡易判決；美國法官對決定簡易判決的原則是，只要原告及被告雙方，有任何可爭議處尚未解決，法官便不會允許簡易判決， 整個法律程序需進入「採證」階段，待採證完畢，如爭議處得以澄清，則雙方都可向法官再申請簡易判決。
註1: 商業外觀 (Trade Dress) 包括產品包裝和產品外形。美國的商標法沒有條文明確規定要區別對待產品包裝和產品外形，不過根據美國聯邦法院的判例，產品包裝和產品外形雖然都可能受到法律保護的，但其條件並不完全相同。一般而言，產品外形商業外觀所受保護的條件要比產品包裝商業外觀受到保護的條件更為嚴格。然而，迄今為止，仍未有任何判例給出了區分產品包裝和產品外形的明確的、可操作的標準或方法。(MBA智庫百科)
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