作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
（RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
原告Por- Shun, Inc. (以下簡稱Por-Shun) 對被告Bruce Jenks d/b/a Maple Valley Creamery (以下簡稱Jenks) 提出訴訟，指控其違反聯邦商標法（Lanham Act）的商標侵權及不公平兢爭。然而，Jenks 於2011年12月14日除了提出答辯外，更反駁指稱Por-Shun之「Sugar Maple Creamery」商標因是純描述性，應是無效商標。
Pro-Shun是一家位在麻州（Massachusetts）的公司， 於1983年開始營業，主要銷售冰淇淋和一些奶製品及食物。在2009年， Por-Shun推出新系列稱為Sugar Maple Creamery的冰淇淋；而Jenks也是麻州的一家冰淇淋公司，其店名為Maple Valley Creamery.
商標有3種 選錯商標易變無效
雙方無法就此名稱「Sugar Maple Creamery」的獨特性達成統一的看法。法院於是解釋商標必需要「有獨特性的」 (distinctive) ，此商標才受聯邦商標法保護；商標使用文字名稱，按美國案例可分為3種情形。
第1種是文字名稱與產品性質及成份無直接及間接關聯，這類商標名稱稱之為隨意性。例如著名商標萍果 (Apple) 本身與電腦及電子產品無關聯。第2種商標文字名稱是暗示性，譬如將美容產品申請使用「西施」做商標，就是暗示性商標。最後一類商標文字名稱是純描述性的，譬如說茶店申請商標「大碗茶」來推銷所賣的茶「俗擱大碗」，便是純描述性，這類商標不受美國商標法保護；除非消費大眾一聽到「大碗茶」便知道是指那家店或那家公司。另一方面，商標文字名稱要是隨意的，便可受到商標法保護，暗示性商標有可能受到保護，而描述性的商標是只描述產品的特性或成份。若商標只是純描述性的，商標應不受到保護，除非該商標已為銷費大眾認知。
法院解釋「Sugar Maple Creamery」最直接的意思是指有糖或楓糖口味的奶製品，所以認為「Sugar Maple Creamery」針對冰淇淋產品是純描述性的，因此認定此「Sugar Maple Creamery」是純描述性商標，下一步法官要視此商標是否已為消費大眾認知來滿足被保護的條件。法官檢查證據後，認定Por-Shun 無法符合要求。法官以下列的因素來考量消費大眾認知度：
- 商標的使用狀況和時間長度；
- 對商標所做的廣告和推銷；
- 商品的名稱或商標和此商品之間在民眾心目中的實際連接度。（這點原告需提出市場調察報告來支持）
Por-Shun 自2009年開始即使用「Sugar Maple Creamery」商標在它的冰淇淋和酸奶容器上，但Por-Shun並沒有僱用任何專業公關來推銷該品牌、沒有花廣告費、也沒有創建網站推銷該品牌。更何況Sugar Maple Creamery產品在麻州的200百萬美金冰淇淋類產品年銷售之中，只佔非常小的市占率。基於這些原因，法官認定Por-Shun的商標是描述性的，且無法達到消費大眾已認知的程度。也就是說原告的商標應是無效的，不受到商標法保護，最後判原告敗訴。
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