訴訟攻防對策

經前文所述之Claim Chart的製作與比對，若產品被專利權人（下稱原告）認定已經構成文義侵害而提告，被控侵權人（下稱被告）並非無計可施。

筆者認為，專利侵權訴訟的被告，在其產品被控文義侵害他人專利時，除了訴訟程序上的主張（例如有無管轄權與準據法的選擇等）外，針對原告專利，以及其申請專利範圍（請求項）等實體事項，基本上可以採取以下四種攻防策略(註1)，以作出反擊，主張自己並未侵權：

（一）主張該專利之權利取得或移轉過程有瑕疵而不能行使
原告若於專利申請過程中有不正行為，如非發明人列名其上、發明人未列名或濫用小實體優惠等，為專利取得過程之瑕疵，會造成專利權利的不能行使(Unenforceable)。

而有權提起專利訴訟係專利侵權訴訟或專利侵權反訴案件成立所必要的程序要件，若原告未擁有專利權或未取得該專利權的合法授權，都會造成法院不受理其案件。

還有，在專利訴訟中，如果涉及專屬授權的案件，如果授權人不是共同原告(即僅由專屬被授權人單獨提起的專利侵權訴訟)，在該類訴訟中，被告通常會引用聯邦民事訴訟法第19條規定，以授權人應該是該類訴訟中的必要共同當事人，而聲請駁回原告之訴。

所以，專利侵權訴訟的被告，於訴訟發生時應該先審閱美國專利商標局的移轉登記簿，看看是不是有專利取得過程之瑕疵，或者有無權利連續關係的瑕疵存在（權利中斷後，除於法定期間內補正情形外，視其為大陸法系或英美法系規定，權利即應為不存在Non-Existence，或屬不能行使Unenforceable），或有沒有部分權利移轉給其他共同專利權人（因專利侵權訴訟必須由「所有」專利權利共有人提起此必要共同侵權訴訟）的權利瑕疵情形發生，以便於未來訴訟中可以提出舉發與抗辯。

（二）設法找出該專利之缺陷，主張該申請專利範圍（請求項）並不具可專利性而無效
對於該專利（請求項）的有效性，在職權分立的大陸法系國家，被告僅能將該先前技術當作舉發證據，轉而向專利專責機關（如智慧財產局）提出舉發，期待舉發審理結果有利被告，並可請求法院停止訴訟(註2)，但在英美法系的國家，被告找到的先前技術則可逕於審理法院直接挑戰專利權的有效性，使該專利因喪失新穎性或進步性而無效。

1. 例如，主張專利申請日前已存在與該請求項類同或可輕易推知或簡單組合而得之先前技術，使該專利請求項因不具新穎性或進步性而無效。
2. 例如，主張某請求項不能得到說明書本文的支持，因而無效。
3. 例如，主張該專利說明書本文掲露不足或有錯誤，同業不能據以實施，使該專利因而無效。

（註：依照我國新制定之智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法等之規定，我國智慧法院亦能直接審理專利之有效性，並請智慧局提供意見(註3)。）

以被告舉發原告之專利請求項有先前技術或其簡單組合而無效為例，被告即可使用前期文章《談專利侵權文義讀取之因應作為（上）－何謂文義侵害？》所述之Claim Chart的製作與比對技巧，將該專利請求項解構為最左欄內容，而以所找到的數個先前技術之對應技術特徵及其佐證資料，為右方數欄之內容，再以最右一欄標示其為簡單組合或直接對應，即可使法院或專利局容易理解所述之先前技術與該專利請求項之關聯性，與為何其不符新穎性或進步性的要求，而應為無效等等。

總之，既然該專利請求項已經無效，被告的產品自無侵權該專利請求項之可能。

（三）主張對己有利的文義解釋
雖然依據侵害鑑定流程，法院若已判定被告「文義侵害」（Read-On Claim），則理應無須繼續判斷是否構成「均等」（Doctrine Of Equivalence；DOE）侵權，更無須討論「禁反言」（Estoppels）原則；然因並非原告主張被告產品文義侵害其專利，法院即會照單全收；因此，本案被告雖已被原告主張文義侵害，其於抗辯時仍然可以對於原告專利申請範圍技術特徵的真正「文義」，向法院提出對其有利的解釋與證據。

被告更可配合原告專利之說明書內容與其「全案申請答辯紀錄」（File Wrapper）的仔細核對，於進行Claim Construction時，使用前期文章《談專利侵權文義讀取之因應作為（上）－何謂文義侵害？》所述之Claim Chart的製作與比對技巧，依照申請禁反言原則，主張該專利技術特徵之真正涵義，並不包涵涉嫌侵權物之技術特徵，或要求法院正確的進行文義讀取，以作出對被告有利之判斷，即認為被告的產品並未對原告所提告之專利請求項構成文義侵害。

（註：有人認為申請禁反言原則僅於均等論侵權時才有適用(註4)，而不適用於文義侵權的情況，恐係誤解。對於技術特徵文義的正確解釋，專利權人申請時自為的解釋或限縮，法院當然應該考慮進去。）

因此，專利權人於取得申請至維護過程中，於補充、修正、更正、申復及答辯等專利申請歷史檔案所為之限定或排除，如與可專利性相關，並減縮申請專利範圍，足使公眾對之產生信賴，本於誠信原則，無由容許專利權人於專利侵權訴訟再為相反之主張，此稱為「禁反言原則」。

1. 例如，主張該申請專利範圍請求項構成要件（技術特徵）之真正文義，其正確之解釋究竟為何，並非如原告所作之解釋，所以並不包含被告產品的構成要件（技術特徵）之涵義。
2. 又例如，主張原告專利範圍所述術語之定義，並不同於業界通用之涵義，而與被告產品技術特徵之一般涵義不同。
3. 再例如，主張原告專利範圍所述術語之涵義，經過核駁答辯或修正而限縮，而不包含被告產品技術特徵之一般涵義。

總之，被告等於就是比照著原告所提出的Claim Chart，自己製作一份Claim Chart，也將原告所述的專利請求項解構欄，然後進行自己的解釋（Interpretation）並記錄其於解釋欄，再與被告自己的產品相應技術特徵做比對，詳細說明為何其與請求項構成要件有所不同，以利法院採納而核駁原告的主張。

（四）依逆均等論主張有實質不同的部分
若被判定文義讀取，仍可於進行Claim Construction時，同樣使用前期文章《談專利侵權文義讀取之因應作為（上）－何謂文義侵害？》所述之Claim Chart的製作與比對技巧，主張該產品之技術特徵，雖皆文義讀取，但有一「實質不同」，應適用「逆均等論」，而判斷不侵權。

「逆均等論」原則（Reverse Doctrine of Equivalent）又稱為「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大專利範圍之文義範圍，而對專利範圍之文義範圍予以限縮，不包含「實質不同」之部分。故對於使用與其發明內容「實質上不同」之技術手段而完成之發明，法院應依逆均等論認為專利權人並不能因此獲得專利權的保護，而認定未侵權(註5)。

所以，若被控侵權物品或方法為專利範圍之文義範圍所涵蓋，即經全要件原則判斷認為係有文義侵害，被告仍可主張其涉嫌侵權物品或方法係以「實質不同」之技術手段達成實質相同功能或結果，若該主張被法院接受時，依照逆均等論原則，則被控侵權物品或方法並未侵害專利權人之專利範圍。實務上，也是於被告所製的Claim Chart裡，在該專利請求項構成要件與產品技術手段比對欄位對此緣由詳加解釋，以利法院採納而核駁原告的主張。

由於個別專利侵權訴訟之攻防策略，實務上還有許多程序面與實體面的因素需要考量，如前期文章《美國專利訴訟管理的重要性》所述，北美智權將從教育訓練著手，特別針對台灣企業界專利、法務、智權部門人員的實務工作需求進行課程設計，推出美國專利訴訟「訴訟程序」、「攻防解析」與「管理實務」系列實務課程，使學員能迅速了解美國專利侵權訴訟因應對策，並能掌握美國專利訴訟所據的法律原則與攻防要點。若學員參加此些課程，就能學習世界級企業的專利訴訟攻防與管理之道，並可配合自身公司需求與個案狀況作出正確判斷與適時調整。因此，由於篇幅所限，筆者不能也不在此詳述這些專利侵權訴訟之攻防策略。

總之，如上所述，專利侵權訴訟的攻防，其實都是圍繞著Claim Chart在進行，所以讀者首先就要能熟悉與理解各式用途的Claim Chart的製作。在公司產品被控文義侵害他人專利時，筆者認為可以採取以上四種基本的攻防策略，本文也已簡述如上，可為各位業界先進作為你與你的訴訟代理人進行個案會談時之參考。

附註

1. 本文所述，僅供讀者參考，關於個別訴訟案例的攻防策略，無論訴訟程序或實體爭議，尚有多種訴訟攻防策略可供選擇，又由於個別客戶與其訴訟代理人之考量與選擇本即有異，且依其案例事實差異，各國實體與程序法律規定的異同，與法院認定事實適用法規所得之心證不一，究竟其訴訟應採何種因應措施，實不能一概而論，而其訴訟結果又會為何，亦無預測之可能。
2. 然而，兩造若對智慧局審理結果不服，尚可向行政院訴願會提起訴願，而舉發案件平均需約二年的審理時間，且若不服訴願決定，還可向智慧法院與最高行政法院提起上訴，才能確定。新修正專利法規定，智慧局應優先加速審理涉訟之舉發案。民事訴訟法第182條第1項規定，訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。
3. 新制定智慧財產法院組織法，將智慧財產之民事、刑事及行政訴訟，統一由智慧法院各專庭審理之，新制定智慧財產案件審理法第34條第2項復規定，辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。
   而新制定智慧財產案件審理法第33條亦規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關（即智慧局）就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。
4. 於Weber Elec. Co. v. E.H. Freeman Elec. Co.案中，美國聯邦最高法院認為，專利權人限縮申請專利範圍以獲准專利，之後不得再經由解釋或應用均等論原則，主張其專利範圍與未修正其申請專利範圍相同。
   於Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.案中，美國聯邦最高法院認為，禁反言原則係以「拋棄理論」(abandonment and disclaimer)為基礎，專利權人既然修正或拋棄其部分之申請專利範圍，其就原申請專利範圍與修正或拋棄之申請專利範圍間的差異部分，視為全部拋棄。
   於Festo案中，美國最高法院表示若請求項曾經過修改，則應可合理認定專利權人已將請求項文字改寫至最合理之狀況，因此專利權範圍推定僅包含文義範圍，而無均等論之適用。
5. 於Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.案中，美國聯邦最高法院認為，被控侵權之物品或方法雖構成文義侵害，但是被控侵權之物品或方法使用「改變」自專利範圍所述之原理，並非「單純之重製」專利之發明或創作，自不成立專利侵權。
   於Graver Tank v. Linde Air Products Co.案中，美國聯邦最高法院認為，被控侵權之物品或方法雖落入專利權人之申請專利範圍的文義內，但被控侵權之物品或方法係以「實質上不同」方式達成相同或類似之功能時，得以適用逆均等論原則，限制專利權人之申請專利範圍，而不成立專利侵權。
   於Mead Digital Systems, Inc. v. A.B. Dick Co.案中，美國聯邦巡迴上訴法院肯認Graver Tank v. Linde Air Products Co.案中關於均等論的判斷方式，並進一步認為，均等論除在無文義侵權時可用以判斷某裝置是否侵權外，並可於於符合文義侵權時，用以判斷是否不侵權；亦即，被控侵權裝置雖與專利權人之裝置具有文義侵權，但被控侵權裝置只要係以不同之方式或功能（different way or function）而達成相同之效果者，則無侵權之問題。

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