作者簡介：
葉雲卿
學歷：
美國舊金山金門大學 法律博士(SJD)
美國華盛頓大學 法律碩士(LLM)
國立政治大學 法律碩士
國立台灣大學環境工程所 工程碩士
現職：
世新大學 智慧財產權研究所助理教授
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
經歷：
台灣科技大學專利所 助理教授
美國舊金山 Suzan See Law Office法務
美國矽谷 Vivian Lu Law Office法務
台灣建業律師聯合事務所律師
台灣環宇律師事務所律師
產學合作計畫：
美國訴訟管理產學合作計畫
代表著作：
營業秘密刑事責任
中小企業智慧財產權管理制度建置
專利意見書在訴訟上之運用
證照：
律師、台灣專利代理人、環境工程技師、仲裁人、ISO14000管理師 |
2013年8月4日，美國總統歐巴馬罕見的行使否決權（Veto），否決美國商業調查署6月所簽發的排除令（Exclusion Order）(註1)，使蘋果部分舊型的i-Phone與iPad不會因為ITC的簽發排除令而被禁止進入美國市場(註2)。此後可預見ITC排除令的審查將與聯邦法院同步。
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當美國專利權受侵害時，可以透過聯邦法院系統請求救濟，在一審勝訴判決確定後，專利權人更可以聲請永久禁制令排除侵權商品。專利權人也可到ITC法院請求法院調查，於確定侵權事證後，請求ITC核發產品排除令。自從eBay案件之後，聯邦法院嚴格審查永久禁制令之核發，因此專利權人到ITC法院請求調查案件有增加的趨勢。(註3)今年8月美國總統行使否決權，反對ITC發出排除令，是否代表ITC將來核發排除令將採不同標準。本文將分析ITC排除令核發標準、總統否決權以及將來未來ITC排除令之發展。
美國最高法院eBay案件禁制令核發標準
2006年美國法院在eBay案件中，對於專利權人聲請永久禁制令建立指標性的見解。在2006年以前，通說認為基於美國專利法，專利權人於一審獲得勝訴判決後聲請禁制令，除非有例外狀況，否則法院應核發禁制令排除侵權產品。2006年，美國最高法院，在eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.案中強調專利權人取得勝訴判決後，法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令。最高法院認為，是否發給永久禁制令，並非強制性，而必須根據衡平法則（principle of equity）。最高法院進一步指出，是否核發禁制令，法院應審核原告是否就4項因素負舉證義務：（1）原告已遭受到無法回復的損害；（2）法律所提供的其它救濟無法填補其損害；（3）在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的；（4）永久禁制令的核發並不會損及公共利益。最高法院之規定使專利權人取得永久禁制令之條件趨於嚴格。
由於ITC的法院系統屬於行政體系，與聯邦法院的司法體系不同，因此ITC核發排除令無須受到聯邦法院見解的拘束。也因此在2006年以後，ITC仍然並未採取eBay案件所建立法則，所以核發排除令時較聯邦法院要件為寬鬆。包括產、官、學對於ITC採用聯邦法院不同標準以決定是否核發禁制令的做法多有批評。
ITC排除令與公共利益的審查
當專利權人請求ITC調查專利侵權事件時，ITC於啟動調查後，如發現被告侵害專利，ITC提供原告4種可能之救濟方式(註4)：1.限制性禁制進口令（Limited Exclusion Order）、2.一般性禁止進口令（General Exclusion Order）、3.暫時性禁止進口令 (Temporary Exclusion Order)、4.制止令（Cease and Desist Order）。這4種裁判之法律效力主要在於防止侵害而非賠償損害。而排除命令是為了預防侵權產品進入美國本國市場，會產生與永久禁制令相同之效果。因此，排除令對於市場有很重大的影響。當ITC法院作出排除令決定，公司就必須遵守排除令的規定而退出該市場並修改其產品之設計，以避免再次侵權。
過去，ITC調查後如確認調查案件確有侵權事證，於決定是否發除排除令之前，必須審酌公共利益。按照過去實務分析，ITC對於公共利益的審酌因素包括「公共衛生」、「公共福祉」以及「競爭狀況」之潛在的影響力(註5)基本上，ITC法院審酌這些因素時，是以一種彈性且公平的標準去審酌。因此，ITC會判斷專利權、終端成品之間的關係，及考量專利權人是否實施專利之類的事證，以決定是否核發排除令。而事實上，ITC關於公共利益的考量，必須進行個案判斷，也就是每一次案件都必須審酌是否符合公共利益。
歷史上，ITC因為公共利益的考量而拒絕給予排除令的案例並不多件。在1979年美國有燃油危機，因此在自動曲軸磨床(Automatic Crankpin Grinders)的例子上，ITC依據燃油效率的公共利益的，認為對汽車製造商主張如果沒有曲軸磨床的話將會造成危險，因而駁回排除命令聲請。ITC指出，倘發給排除令，國內產業勢必無法在合理時間內滿足需求曲軸磨床，且總統及國會已經明確建立了增加燃油經濟的政策，因此依據公共利益考量，應該拒絕排除令之核發。
1980年，ITC對Certain Inclined-Field Acceleration Tubes及其組件也因為公共利益而拒絕排除令聲請。本案面臨單純科學研究以及知識進步的公共利益的問題。ITC對侵權產品Dowlish tubes做出決定，認為其與其他同業相比較之下，有明顯的進步且減少鉅額成本的優點，而這對於公共利益而言是必然不可或缺的研究。因此，ITC相信公眾會基於健康及社會福利的理由需要這樣的侵權產品，因為如果發給排除命令，將使該產品不能夠被利用，就必須忍受成本較高的方式。
長久以來，ITC對於何種公共利益的情況可以拒絕發出排除令，都設有一定衡量標準。例如，如果爭議是有關於供應商不能提供相類似的產品，或是以該產品與公眾的健康及社會福利有重大影響，這些必須是與藥品供應相關的消費者的利益，才能以公共利益為由，拒絕發給排除命令。但是，如果專利權人可以提供全國需求量，只是專利權人的藥品價格較高，消費者無法以較低價位取得藥品，此時ITC並不會因此拒絕核發排除命。ITC認為所謂公共利益不包括必須提供較低價格之藥品。因此，在審酌排除令的發給是否符合重大公共健康利益時，必須再加上無法供應消費者使用，否則並不足作為拒絕發給排除令之理由。
2011年ITC透過執行時間延後，緩合排除令對於市場的影響
傳統上，ITC因為不能夠判給損害賠償，只能夠透過排令，因此導致ITC傾向發排除令，因為如果因為考量公共利益而拒發排除令，將使專利權人無法透過ITC取得救濟。因此，過去ITC較少考慮公共利益的問題，但因為3C消費產品訴訟增加，而有時訴訟的專利僅占產品很小部分，ITC也開始考慮專利權人排除令核發適當性問題。在2011年，ITC對於智慧型手機案件的排除命令，已將排除命令開始執行時間延後，作為納入公共利益考量的措施。
過去當調查結果符合發給排除命令時，排除命令是立即生效的。但是，最近ITC會在60天的總統審閱期間(presidential review period)，由答辯方提出足夠的保證金為其在審閱期間之間的銷售做出補償，而暫停執行；相對而言降低排除令的影響，因為延期也允許了迴避設計。
總統否決權
美國總統對於ITC判決具有的行政審查權是ITC訴訟特有的機制。當ITC法庭作出裁判後，ITC裁判書會直接轉給美國總統，由美國總統在60天之內考量政策因素，決定是否否決ITC決定(註6)。由立法過程來看，所謂政策因素，將考慮：（1） 公共健康和社會福、（2）在美國經濟中所具有競爭條件、（3）是否在美國有競爭或類似的產品、（4）是否與美國消費者相關
法律雖然賦予美國總統行政審查權，但否決ITC之決定的情況非常有限。歷史上，美國總統否決ITC決定不過5件，其主要都是涉及國際貿易的事件(註7)。
2013年8月4日，ITC針對蘋果侵害三星手機的案件(註8)，核發排除令（Exclusion Order）(註9)，於60天審閱期間，總統行使否決權（Veto），不贊同ITC的決定。其理由是因為三星之專利為標準專利。
否決ITC排除令意見中，多次重申聯邦貿易委員會 (FTC) 於1月8日美國司法部DOJ（Department of Justice）與專利商標局（PTO）發表有關受限於FRAND條件之標準專利之救濟方式之共同聲明（Joint Statement on Remedies for Standard Essential Patents that are Subject to FRAND Commitment），(註10)該聲明中於當時同時轉發給ITC，向ITC建議，應該不要發給標準專利權人排除令（Exclusion Order）。共同聲明表示標準專利權利人一些特殊情況下，仍可取得禁制令：（1）在美國司法管轄權外的地方申請禁制令或、（2）潛在授權人拒絕協商合理授權金或、（3）潛在授權人堅持主張不合理授權條件。
事實上，這份否決ITC排除令內容並無意外，因為稍早在6月份時候，白宮的行動計畫中，白宮就特別指出ITC核發排除令的標準應與聯邦法院發給禁制令標準相當，應適用傳統的禁制令發給的4個因素，以及在eBay vs. MercExchange案中加強標準的一致性應用，而在去年，Posner法官也駁回標準權人聲請禁制令。美國總統這次行使否決權，將有助於統一有關禁制令審核標準，也將調整美國專利權人救濟的政策，遏止箝制專利以排除競爭之行為，以發揮專利功能，促進產品的創新。
附註
- Notice of Final Determination in Inv. No. 337-TA-794, also available at http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf, last visited Aug 1, 2013.
- BRENT KENDALLAnd IAN SHERR , Patent War Adds Front in U.S.--Obama Administration Faces Veto Decision on Ruling in Apple-Samsung Fight, Wall Street Journal, July 29, 2013. Also available at http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324170004578633702773124388.html, last visited Aug 1, 2013.
- Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Handbook, 2nd Ed, 586-589 (2005).
- 19 U.S.C Section 1337 (d)-(f)
- Grossman & Hoffman, supranote 123 at 591.
- Id at 591-592.
- BRENT KENDALLAnd IAN SHERR , Patent War Adds Front in U.S.--Obama Administration Faces Veto Decision on Ruling in Apple-Samsung Fight, Wall Street Journal, July 29, 2013. Also available at http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324170004578633702773124388.html, (last visited Aug 1, 2013).
- Notice of Final Determination in Inv. No. 337-TA-794, also available at http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf (last visited Aug 1, 2013).
- United States department Of Justice And United States Patent & Trademark Office, Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Committee, Jan. 8 2013, http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf (last visit Sep. 2, 2013).
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