作者簡介：
陳宜誠 律師
現任：北美智權教育訓練處
處長／首席研究員
經歷：
美商諾曼第燃料電池 技術長
英商英特維數位科技 董事長特助
台灣電腦專案事業部 負責人
東吳大學法律研究所 碩士
台灣大學電機研究所 碩士 |
我國法院實務所用之「專利侵害鑑定要點(註1)」，為經濟部智財局所製作，對於法院並無拘束力，惟其係參酌當時美國法院最新實務判例所製作，因此為我國法院實務參酌採用於審理專利侵權訴訟案件。
如前期文章《台灣專利侵權訴訟案例剖析（五）》所述，該要點中關於新式樣(設計)專利侵害的鑑定原則，所規定之「視覺性設計整體是否相同或近似」及「是否包含新穎特徵」兩步驟，且皆成立才屬侵權，係參酌美國設計專利兩個重要的侵權訴訟判例，一為西元（下同）1871年美國聯邦最高法院的Gorham Co. v. White案(註2) （以下簡稱Gorham案）判例，另一為1984年美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC）的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案(註3)（以下簡稱Litton案）判例所製作。
但是，此二判準已被美國CAFC於2008年Egyptian Goddess v. Swisa案(註4)（以下簡稱Egyptian Goddess案）中，經過其全院聯席庭(en banc)判決，所修正與廢棄。
因此，這個Egyptian Goddess案判例，對於美國設計專利侵權訴訟之影響相當廣泛與深遠，而筆者也認為我國法院實務所用之「專利侵害鑑定要點」亦應有所因應與變動，因此為文介紹其詳細內涵與提供因應建議如后。
Gorham案「實質相同」判準
首先，我們介紹用來決定「視覺性設計整體是否相同或近似」的Gorham「實質相同」判準究竟為何。
在圖一中，左方為Gorham公司的專利銀器設計，右方為White公司的兩個被控侵權餐具產品。雙方設計是否為「實質」相同，亦即被控產品的設計，是否落入專利設計的均等範圍內，即為爭點。
圖一，Gorham案專利設計（圖左）與侵權產品（圖中，圖右）
（圖片來源：http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/deathofgorham.pdf）
美國聯邦最高法院早於1871年，就藉由Gorham案的審理，確立了「普通觀察者檢測」（ordinary observer test，亦稱「實質相同檢測」）的設計專利侵權判斷原則，即法院應以普通觀察者的觀點，對於被控產品之設計及該專利之設計施予一般購買時之注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，使其產生混淆誤認，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者為實質相同，被控產品之設計就侵害了該設計專利權。(註5)
也就是說，在Gorham案中，美國最高法院是以「市場上的購買者」（a purchaser in the marketplace）來定義「普通觀察者」（ordinary observer），認為所謂的普通觀察者，係一法律虛擬的人物，為該案件事實的認定者，無論由法官或陪審團來擔任，「必須以一般觀察者於購買該等產品時的觀點，去判斷產品設計與專利設計，兩者的外觀是否實質相同（即產生混淆誤認），該等人士並不需要具有專業知識，觀察時亦不必考慮設計專利的新穎特徵」。
Litton案「新穎特徵」檢測
但是，美國CAFC於1984年的Litton案開始，除使用前述的「普通觀察者檢測」原則來判斷產品設計與專利設計的近似度外，又創設了所謂的「新穎特徵檢測」（point of novelty test）原則，來檢測被控侵權物是否包含專利設計之新穎特徵。而且，要這兩者都成立，才能判定為侵權。
在圖二中，圖左及圖中為Litton的設計專利之正面與背面圖式，圖右為被告Whirlpool的產品。
 
圖二，Litton案專利設計與侵權產品（圖片來源：台灣專利侵權訴訟案例剖析（五））
美國CAFC於該Litton案判決認為，被控侵權物品必須竊用設計專利之全部新穎特徵，始構成侵害。也就是說，該特徵必須是設計專利異於先前技藝的裝飾性特徵，且被控侵權物必須包含全部新穎特徵（此為全要件原則），但不必完全相同，只要達到近似之程度即足。
而且，該等新穎特徵通常係依專利申請歷程檔案（file wrapper）予以確定，而新穎特徵之分析應與顯而易知性之分析相同，得依申請、維護專利之程序中所引用的先前技藝，確認申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵，並非與先前技藝僅有「細微不顯著差異」（the asserted point of novelty was not a “non- trivial advance” over the prior art），此稱為「非細微差異檢測」（non-trivial advance test）。
再者，新穎特徵的解釋係法律問題，應由法院決定。因此CAFC判定，該案雖經前述Gorham普通觀察者測試法，認為兩者外觀設計為實質相同，會造成一般購買者的「混淆誤認」，但是因為Whirlpool的產品並未包含Litton之特定新穎特徵，或具有顯著的新穎特徵，而不侵權。（請讀者自己看圖，自己判斷，看看你會不會也得到這個結論。）
美國CAFC在本案確立了除前述的「兩者外觀設計造成一般購買者的混淆誤認」的「普通觀察者」測試法外，還要經過「被告設計必須竊用設計專利之全部新穎特徵」的「新穎特徵」測試法，始構成設計專利侵害之兩段式判斷原則。
如許多學者所批判的，如此一來，CAFC就架空了原美國最高法院確定的「普通觀察者」測試法，並不是以一般市場購買者的整體視覺效果是否產生混淆誤認為判準，而以其自創的新穎特徵測試法為準，流於個別所謂新穎特徵的一一比對。如此一來，變得只要被控侵權產品的設計有一外觀特徵（法院於進行專利範為建構(Claim Construction)時，甚至常把外觀特徵與其功能特徵互相混淆），與設計專利的某一外觀特徵稍有不同，或具有所謂顯著新穎特徵(Point of Novelty)，法院就認為其未竊用專利設計的全部新穎特徵，就不會構成侵權。
例如，下圖三所示發生於1992年的Braun Inc. v. Dynamics Corp.案(註6)（下稱Braun案），就屬一典型法院判斷與常識不同之案例。
圖三，從左到右，為Braun案的專利設計，被控產品設計，與最近的先前技藝的圖式。
（圖片來源：http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/deathofgorham.pdf）
於Braun案中，雖然美國CAFC認為被控產品的整體外觀設計（圖三中），明顯極為近似Braun的專利外觀設計（圖三左），而與最近之先前技藝（圖三右）不同，但因其並未具有專利設計頭部不同部分之外觀特徵，而獲判不侵權。
又例如，圖四所示為2004年的Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Int’l.案(註7) （下稱Minka案），其為另一法院判斷與常識不同的案例。
圖四，圖左為專利設計，圖右為被控侵權產品的設計
（圖片來源：http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/deathofgorham.pdf）
雖然Minka案中，法院認為專利設計與產品設計兩者的外觀視覺效果明顯相同（筆者也認為是這樣），僅於葉片根部連結處的設計有少許不同，德州地院仍以其建構之請求項功能特徵一一比對，發現有少許不同，而判其不侵權。而且，美國CAFC也以被控產品的設計具有新穎功能特徵(註8)，而認其不侵權。
美國法院實務過去這個在審理設計專利侵害訴訟時，不待當事人申請，法院必須主動進行的「雙重檢測」（two-fold test）法則，即前述的「普通觀察者檢測」及「新穎特徵檢測」法則，這兩個檢測都要成立，被控侵權物才會被法院判定侵權，造成法院的判斷於普通常識有違，只要產品設計稍有差異，就能逃脫設計專利侵權的指控，而遭受眾多學者的批判。
而此舊判準現已被美國CAFC於2008年Egyptian Goddess案的判決修正與廢棄，筆者將在下期文章中，對這美國實務的設計專利最新判準繼續說明之，敬請期待。
附註
- 經濟部智慧財產局於民國93年10月4日在網站上發布「專利侵害鑑定要點草案」，並送司法院。司法院秘書長於93年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函將該要點送各法院參考；臺灣高等法院嗣於93年11月8日以院信文速字第0930107665號函，將該要點送各法院提供法官參考。嗣後，我國法院實務在法院專利侵權民事訴訟案件中，無論是原、被告所出具之專利侵害鑑定報告，或兩造合意由法院指定鑑定機構所出具之鑑定報告，概依該要點所載之內容。參台灣專利侵權訴訟案例剖析（一）。
- Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871).
- Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984).
- Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562, 543 F.3d 665 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc), http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/06-1562.pdf.
- “If in the eye of an ordinary observer giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.” See note [2].
- Braun Inc. v. Dynamics Corp. of America, 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 1992).
- Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Int’l., Inc., 2004 U.S. App. LEXIS 770 (Fed. Cir., unpub., 2004).
- “the drawings contain features that are not part of the patented design, e.g. if the drawings contain functional features or if there is a point of novelty to consider.” See note [7].
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