作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
（RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
| 推翻幾十年來的相關案例，第九巡迴上訴法院最近裁定，商標所有人尋求初步禁令（Preliminary Injunction）時，法官不再假設商標擁有人享有不可彌補的損害的推論（a presumption of irreparable harm）。鑒於美國最高法院在專利方面的案例，對專利擁有人提出侵權告訴時，最高法院對專利擁有人可以享有此一侵權行為造成其受到不可彌補損害的推論，也同時提出疑問。 |
在Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida Entertainment Management一案中 (2013年12月2日)，第九巡迴法院最終直接面對此問題：「那些尋求禁令緩解的，必須提供有利的證據，以建立無法彌補的損害的可能性。」
過去的方式是：如果商標侵權可能成立，那商標擁有者便遭受到無法彌補的損害的推論
一般原告在尋求初步禁令時，通常必須證明若沒有申請禁制令，會造成他們不可彌補的損害；幾十年來商標擁有者一旦他們的侵權索賠有成功的可能性，他們便在商標侵權訴訟中享受侵權已造成其不可彌補損害的推論。在2006年和2008年，兩個美國最高法院的裁決對推論提出了質疑。首先，在eBay Inc. v.MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006年) 一案，最高法院認為專利案件中一審法院不應該在專利有效時和侵權確定後，馬上允許原告申請，就發出永久禁令。其次，在Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008年) 一案，最高法院認定（一個非專利情況案件），當事人尋求禁令，必須證明無法彌補的損害的發生是「極可能的」（likely），而不僅僅是「可能的」(possible)。
面對美國最高法院這些涉及與專利及非專利案的決定，但在商標案件中判定「無法彌補的損害的推論」該使用什麼標準還是不清楚。在eBay案之後不久，第九巡迴上訴法院引用相關案例來判永久性商標禁令，但是沒有仔細討論在判決中不可彌補的損害的推論使用的標準。Reno Air Racing Ass’n, Inc., v. McCord, 452 F.3d 1126, 1137–38 (9th Cir. 2006) 。數年後，第九巡迴上訴法院維持一審法官使用該“不可彌補損害的推論”頒發初步商標禁令，但判決書中並沒有討論那兩個美國最高法院案例eBay or Winter. Marlyn Nutraceuticals v. Mucos Pharma GMBH, 571 F.3d 873, 877 (9th Cir. 2009) 案的影響。
因此有些律師認為，Marlyn Nutraceuticals象徵著該推論仍持續存在，至少在類似申請初步禁令的情況下，第九巡迴上訴法院後續的決定告誡不要只依賴Marlyn 。在Flexible Lifeline Systems, Inc. v. Precision Lift, Inc., 654 F.3d 989 (第九巡迴上訴法院 2011年)案，第九巡迴上訴法院指出，Marlyn Nutraceuticals 的「推論的總結，沒有考慮eBay and Winter案的影響，但並不能代表法院應該繼續使用「推論」。
但接著Flexible Lifeline一案後，許多一審法院認定美國最高法院在eBay and Winter案例中原則，足以確立「無法彌補的損害的推論」必需根據eBay and Winter案例。從第九巡迴上訴法院在Herb Reed案的結果來看，此種推論已正式死亡。
Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida Entertainment Management牽涉到商標權「The Platters」（五黑寶合唱團），一個20世紀50年代成功的合唱團體名稱的爭端。原告Herb Reed Enterprises, LLC獲得初步禁令，禁止任何合唱團體使用與「The Platters」商標相關的名稱後，被告提出上訴。第九巡迴上訴法院維持了一審法院的決定，認定原告雖然證明對訴訟成功的可能性，卻發現一審法院在判原告在侵權中宣稱遭到無法彌補的損害錯誤要求頒發永久禁令時，使用判決標準不對。
圖片來源：http://blockade-runner.com/wp-content/uploads/2014/01/The-PlattersMilton.jpg
第九巡迴上訴法院因此確定了新的相關規則：「我們現在加入其它法院遵守eBay的原則，應用在商標侵權申請案初步禁令，即原告必須提出足夠證據來建立不可彌補的損害。」雖然第九巡迴上訴法院發現地方法院已經確定了正確的法律原則，即所謂的損害不再只是被假定，但第九巡迴上訴法院認為地方法院會因為太依靠原告的 「關於 [原告] 可能會受到損害的沒有實質根據和結論性的陳述」而犯錯。第九巡迴上訴法院了解「商業信譽的失控」和「商譽損害」是會構成無法彌補的傷害，但必需提供證據，而不能單憑原告隨便說說來支持這種論點。巡迴上訴法院提醒當事人的是，雖然在一審法院初步禁令的聽證會上，不必受證據規則約束，且傳聞也可能可支持不可彌補的損害的索賠，但法官做出判決前，還是需要原告提出更多的證據用以支持其頒發永久禁令。
討論
繼「Herb Reed」案的決定，對於商標案的初步禁令，一審法院很可能將提高審查核准永久禁令的標準，並會仔細審查對信譽或商譽損害以判定訴訟結果。若被告反對初步禁令，應該說明原告案件證據的不足，並指出有關商標侵權的損害，光是老生常談是不足夠的。
另一面，商標案原告應強調在一個公司成長的關鍵時期具體的事實，以支持不可彌補的損害的要求，如客戶的抱怨，被破壞的廠商關係，或市場利潤分享的威脅。透過強調被損害商譽及聲譽風險的特殊事實的說明，原告才具有較強的侵權案勝算條件，也將更有可能取得禁令。
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