台灣原則上和美國一樣,訴訟雙方都各自負擔自己的律師費用,敗訴方不用賠償勝訴方的律師費用。但是,台灣的專利審查品質低,導致有問題的專利很多。而專利權人也常常拿著有問題的專利到處興訟。但在智慧財產法院的判決上,大多數的專利權人,最後都以敗訴收場。這中間,部分侵權訴訟的提出,根本沒有勝訴可能性,甚至只是作為一種商業手段,透過訴訟拖延或騷擾競爭對手。若台灣能思考,專利權人有專利濫訴行為時,由敗訴方支付勝訴方律師費用的制度,或許可以抑止一些無意義的濫訴行為。 |
濫訴方需要賠償勝訴方律師費用
美國的專利訴訟與台灣一樣,勝訴或敗訴的雙方,各自支出自己的「律師費用」,但敗訴的一方需支付給法院的「訴訟費用」。不過,在少數例外情形,若敗訴一方的訴訟行為太過惡劣,美國法院偶爾會判決敗訴一方,必須賠償勝訴方所支出的律師費用,以彌補自己濫訴而造成對方請律師的損失。
469萬美元律師費的代價
Highmark, v. Allcare就是近年的典型案例。Allcare公司控告Highmark公司的系統,侵害了Allcare的2項專利。2010年,德州北區地區法院,判決Highmark公司的系統並沒有侵害Allcare的這2項專利。地區法院反而認為,Allcare隨意提出毫無根據的訴訟,乃是一種濫訴,而根據美國專利法第285條規定,判決其必須為濫訴行為負責,因而判Allcare必須賠償Highmark公司因本案而支出的費用,包括469萬美元的律師費用,以及另外20萬美元的訴訟支出(註1)。
Allcare公司不服,提起上訴, 2012年8月,美國聯邦巡迴上訴法院判決了Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc案,認為Allcare公司的確有部分濫訴行為,而需要賠償Highmark公司的律師費用。不過,在該案中,聯邦巡迴上訴法院也釐清了,在何種情況下,專利訴訟敗訴的一方,需要賠償勝訴方所支出的律師費用。
Allcare是一家醫療器材公司,擁有美國專利號第5,301,105 號專利(簡稱 '105號專利),是一種管理健康照顧系統,用來連結與整合醫師、醫療照顧設備、病人、保險公司和金融機構的系統。其中,這項專利特別有關於「利用審查」(utilization review)的系統。在美國,所謂的利用審查,是健康保險公司用來判斷,是否同意對某一病人的特定治療,所作的審查。簡單地說,該專利的請求項,乃是一個方法,判斷在特定情況下,是否需要使用利用審查,並判斷所建議的治療是否適當。如果需要進行利用審查,此一方法可以避免授權和支付,等到判定該治療的適當性且核准該治療後,才需進行授權和支付。本案中,該專利最主要的2個請求項,分別是第52請求項和第102請求項。
Highmark則是一家賓夕法尼亞州的保險公司。它在賓州西區地區法院,對Allcare提起確認訴訟,聲請法院確認Highmark並沒有侵害Allcare的'105號專利,或宣告該專利無效。本案移轉管轄至德州北區地區法院後,Allcare 提出反訴,控告Highmark侵權,主要控告其侵害'105專利的第52和第102請求項。
圖一. Allcare美國專利號第5,301,105 號專利之請求項示意圖
圖片來源:USPTO
美國專利法285條規定
美國專利法第285條規定:「法院在特殊例外情況下,可以判給勝訴方合理的律師費用。(註2)」專利訴訟的勝訴方,若想要主張敗訴方支付其律師費用,在證明上有2步驟。(一) 勝訴方必須以清楚且具說服力的證據,證明該案件乃屬於特殊例外情形(註3)。若敗訴方屬於專利權人,此時所謂的特殊例外情形,包括其告訴是否屬於無意義請求(frivolous claim)、對美國專利商標局欺瞞取得專利、或在訴訟上有不當行為(misconduct during litigation)。(二) 如果證明此案確實屬於特殊例外情形,法院必須判斷,判給勝訴方律師費是否適當,且決定賠償金額(註4)。至於其金額的高低,則由該案的特殊例外情形而定(註5)。本案中,Highmark屬於勝訴的一方。因此,法院接下來則需要判斷後續2個步驟(註6)。
訴訟在客觀上欠缺基礎
本案的核心問題,就是Allcare對Highmark 提出的反訴主張(控告其侵權),是否屬於無意義請求。過去在專利法第285條的適用上,如果並非訴訟上的不當行為,或是在取得專利上的不正行為,根據聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案,則必須滿足下述2要件:(一)專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意(bad faith), (二)該訴訟在客觀上欠缺基礎(objectively baseless)(註7)。而客觀上有無基礎,並非取決於當事人在提出訴訟時心中所想,而是客觀上評估其訴訟是否有理(註8)。而要認定一個訴訟客觀上欠缺基礎,必須證明,沒有一個合理的訴訟者會合理的期待可贏得該訴(註9)。而證明了客觀上欠缺基礎後,在主觀上,也必須證明專利權人明知或明顯地可得而知該訴訟欠缺基礎(註10)。聯邦巡迴上訴法院認為,在判斷專利權人提起該訴訟是否在客觀上欠缺基礎,不只是以起訴時作為判斷點,而是從事後的角度,回顧整個訴訟過程,判斷其是否所有基礎,亦即是否可能會贏(註11)。不過,在主觀的判斷上,則可以在訴訟過程中區分不同時間點,判斷其是否為善意還是惡意(註12)。最後,在判斷是否為無意義的請求,必須對每一個訴訟請求分別判斷(註13)。亦即,在本案中,必須對侵害第52請求項之侵權請求,以及侵害第102項之侵權請求,分別判斷是否為無意義請求。
明顯未落入專利申請範圍
為何法院會認為,Allcare所提出的反訴中,控告Highmark侵害其’105號專利的第102項請求項,屬於無意義之請求?原因在於,第102請求項的前言(preamble)如下:「管理整合健康照顧管理系統的一方法,該系統擁有投入工具、支付工具和記憶儲存,包含下述構成元件:…」法院認為,請求項的前言,乃該請求項的限制要件,故必須界定何謂前言中所謂的「整合健康照顧管理系統」。而根據說明書的內容可知,整合健康照顧管理系統,必須可與病人、雇主互動。
但Highmark所使用的系統,並不可與病人、雇主互動,故很明顯地,並不會侵害第102項請求項。因此,法院認為,Allcare控告Highmark的系統侵權,在客觀上欠缺基礎,或者在客觀上並不合理(objectively unreasonable)(註14)。至於在主觀上,法院也認為,Allcare具有惡意,亦即其明知或明顯地可得而知,其訴訟欠缺基礎。
專利申請範圍解釋爭議並非客觀上欠缺基礎
但是,對於Allcare在反訴中所提出的另一項侵權主張,乃是主張Highmark 侵害其’105號專利的第52項請求項。其中,關鍵在於,第52請求項的元件 (c)要求「輸入病人症狀的資料,以暫時地界定治療方案…」。這段說明,可稱為「智慧診斷系統」,亦即醫師只要輸入看到的病人症狀,電腦就會自動提出建議的治療。但是,Highmark所採用的系統,並非這種智慧診斷系統,而是傳統的「利用審查智慧系統」,其求醫師輸入看到的症狀,以及輸入可能的診斷和建議的治療,然後才進入後續的利用審查。
因此,地區法院在解釋Allcare的請求項範圍後,認定Highmark的系統並沒有侵權,進而判定Allcare對第52項的侵權主張,客觀上欠缺基礎。但聯邦巡迴上訴法院卻認為,雖然地區法院對請求項的解釋正確,但其實,第52項請求項的文字,並不排除如Allcare所主張的,可能包括同時要輸入症狀及治療方案。因為,若參考Allcare當初的說明書,說明書中雖然提出智慧診斷系統,但也提及另一種實施方式,亦即可以輸入症狀和治療方案的系統。聯邦巡迴上訴法院認為,不能僅因為請求項的解釋不被法院所接受,就認為Allcare在客觀上完全不可能如其所主張的請求項範圍,因此,其在第52項請求項的侵權主張上,不能說其在客觀上欠缺基礎(註15)。
遏止專利蟑螂的濫訴行為關於敗訴方須賠償勝訴方律師費用的問題,近年來在美國引起高度討論。尤其,美國近年來出現專利蟑螂的濫訴現象,不少學者提出建議,認為應該引進歐洲普遍採取的敗訴方賠償勝訴方律師費用的制度,來遏止這種濫訴行為。因此,在法律方面,也有一些國會議員提出了修法草案,希望擴大專利法第285條的適用範圍。在前述的2012年Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc案中,原本地區法院認為Allcare公司的2個侵權請求,在客觀上都欠缺基礎,構成濫訴,故須賠償Highmark公司所支出的律師費用。但上訴到聯邦巡迴上訴法院後,上訴法院卻部份推翻地區法院判決,認為只有其中一個請求,是在客觀上欠缺基礎。
主筆該判決的Dyk法官認為,敗訴方的濫訴行為,是否構成專利法第285條的特殊例外情況,屬於事實及法律的綜合問題,而上訴法院有權重新自為審理(de novo review),不須尊重地區法院的認定。但本案的Mayer法官卻提出不同意見,認為是否構成濫訴,應尊重地區法院判決,頂多檢查地區法院是否「濫用裁量權」。由於另外也有幾個案件涉及同一問題,引起美國最高法院關注,目前美國最高法院已經受理此一問題,將在2014年做出判決。
台灣應思考如何遏止專利濫訴行為
台灣原則上和美國一樣,訴訟雙方都各自負擔自己的律師費用,敗訴方不用賠償勝訴方的律師費用。但是,台灣的專利審查品質低,導致有問題的專利很多。而專利權人也常常拿著有問題的專利到處興訟。但在智慧財產法院的判決上,大多數的專利權人,最後都以敗訴收場。這中間,部分侵權訴訟的提出,根本沒有勝訴可能性,甚至只是作為一種商業手段,透過訴訟拖延或騷擾競爭對手。若台灣能思考,專利權人有專利濫訴行為時,由敗訴方支付勝訴方律師費用的制度,或許可以抑止一些無意義的濫訴行為。
附註
- Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., 706 F. Supp. 2d 713 (N.D. Tex., 2010).
- 35 U.S.C. § 285 ("court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.").
- Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2003).
- Forest Labs., 339 F.3d at 1328.
- Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 269 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2001).
- Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., 687 F.3d 1300 (Fed. Cir., 2012).
- Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005).
- Id. at 1382.
- Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. v. OSRAM GmbH, 524 F.3d 1254, 1260 (Fed. Cir. 2008).
- In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007); see also iLOR, LLC v. Google, Inc., 631 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2011).
- Highmark v. Allcare, 687 F.3d at 1310-1311.
- Id. at 1311.
- Id. at 1311.
- Id. at 1311-1312.
- Id. at 1313-1315.
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作者: |
楊智傑 |
現任: |
雲林科技大學科技法律所 副教授 |
經歷: |
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授 |
學歷: |
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士 |
專長: |
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法 |
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