本案牽涉的進口商直接從日本進口Hokuto日本公司生産的非有機蘑菇，在美國以Hokto名稱銷售，而該日本公司在美國的子公司於美國註册「Hokto」商標，以Hokto名稱銷售其在美國生産的有機蘑菇。被告Concord Farms 從 Hokuto Japan 進口非有機蘑菇，這些進口蘑菇幷不符合COS（美國有機認證）標準。
原告，Hokto USA 在發現Hokuto Japan出産的日本生産非有機蘑菇在超市貨架上與Hokto USA的美國生產有機蘑菇並排銷售之後，原告對進口商被告Concord Farms提出商標侵權起訴。美國聯邦法院以簡易判决發出對Concord Farms的永久禁令。Concord Farms於是提出上訴。美國第九上訴法院以簡易判决對美國子公司做出有利的判决，因爲這些進口的非有機蘑菇在材質上是不同於在美國生産的有機蘑菇，但却有著同樣的商標且極易造成消費者的混肴。Hokto Kinoko Co. and Hokuto Co., Ltd. v. Concord Farms, Inc., Case No. 11-56461 (9th Cir., Dec. 24, 2013) (Wardlaw, J.)
Hokto USA及 Hokuto Japan均在其美國成立的全資子公司中，於其美國工廠培養有美國認證的有機蘑菇。在2009年分公司美國工廠完工以前，Hokto USA均是從Hokuto Japan 進口蘑菇的。2009年後便在美國生産有機栽培蘑菇以滿足美國銷費者的喜好，幷且符合美國有機認證的標準(U.S. Certified Organic Standard(COS)) 。
Concord Farms進口Hokuto Japan的蘑菇是「灰色市場貨品」因爲它們是買了日本Hokuto公司産品。一個「灰色市場貨品」除非是真正的（genuine）此類産品在市場銷售時，如果會造成消費者的混肴就是商標侵權。第九上訴法院發現Concord Farms進口Hokuto Japan的蘑菇幷不是「真正的」Hokto USA蘑菇，在品質，語言和包裝上都是不同的。例如，Hokto USA蘑菇是有機的，生産和包裝上都是因美國市場而在嚴格條件下控制的。
當Hokto USA從Hokuto Japan進口有機蘑菇時，Hokuto Japan提供的蘑菇是採用了美國的COS栽培. 但Concord Farms從Hokuto Japan進口的蘑菇是依照日本的標準栽培，不符合美國的COS.法院認定Concord Farms進口Hokuto Japan的蘑菇幷不是「真正的」 Hokto USA蘑菇之後，第九上訴法院再根據傳統的Sleekcraft 案例列出的因素來分析是否有商標侵權。儘管本案原告幷沒有提出實際市場調查證據顯示有確實混肴，第九上訴法院認定Hokuto Japan的進口蘑菇確實讓消費者認爲是Hokto USA的蘑菇, 幷指出被告使用Hokto與原告注册商標是相同的，這兩種産品是相關的，在類似的營銷渠道銷售且在直接競爭，而蘑菇本身是一種低成本的産品，消費者購買時會仔細監督及檢查的效果不高。
最後，由於Hokuto Japan和Hokto USA有「密切的工作關係」來控制蘑菇的品質，由後者在美國銷售，被告反駁中指出Hokuto Japan允許美國子公司注册使用Hokto品牌時 ，僅僅是名稱許可，幷沒有附帶一個明確品質控制的機制條件做爲使用此商標的要求；所以不應該用品質控制的機制來區分「真正」及「灰色市場」商標産品的條件，但其論點無法說服第九上訴法院。
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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