| 「依美國大衆的共同認知，『Tiffany Setting』只是鑒別一種戒指鑲嵌的方式」。Tiffany的商標已經成爲「通用化（genericide）」的犧牲品？ |
紐約南區聯邦法院近日否决了Tiffany＆ Co.（Tiffany）對Costco Wholesale Corp. (Costco) 的反訴做出的簡易判决要求。Tiffany對Costco在銷售戒指上使用「Tiffany Setting」字眼來形容其戒指提出商標侵權訴訟，但Costco認爲用「Tiffany Setting」來形容戒指樣式「由多個細長的戒托向上伸展成爲寶石的底座」的設計已成爲通用形容戒指描述名詞。Tiffany & Co. v.Costco Wholesale Corp, 2014 BL 13746 (January 17, 2014, SDNY).
訴訟源於Costco銷售的兩種款式的訂婚戒指和Tiffany的設計一模一樣，Costco戒指並不是由Tiffany & Co.製造的，但Costco 用「Tiffany Setting」來描述戒指形狀。Tiffany提出其擁有97個與Tiffany有關的註册商標，並聲稱「Tiffany Setting」是指其戒指設計由一個單顆鑽石嵌入6個戒托是Tiffany的商標。對此，Costco提出反訴，强調「依美國大衆的共同認知，『Tiffany Setting』只是鑒別一種戒指鑲嵌的方式」。
爲支持反訴，Costco提供了字典中摘記「Tiffany」和「Tiffany Setting」的定義，也提出一般其他首飾製造商和零售商使用「Tiffany Setting」這一名詞的證據，並指出一般刊物雜誌使用「Tiffany Setting」的例子，和初步的詞典編纂專家報告來支持其訴訟。Tiffany的商標已經成爲「通用化（genericide）」的犧牲品，强調簡易判决僅適合在一些狹窄的情况下，如簡易判决提出者能够證明「如根據Costco提供證據，可以證明這是『已知事實』並無爭議，法官可以根據法律條例直接判决」，法院必須對非提出者作出最合理的推論，一個名詞是否已通用化的問題被普遍認爲是個事實問題，紐約南區聯邦法院的結論是：Costco的初步證據足以建立，在大衆對相關於戒指鑲嵌的認知中,「Tiffany」和「Tiffany Setting」已變成是一個大衆社會通用名詞，用來形容某種戒指的造形。法院命令，除非Tiffany能提出新的證據，否决針對Costco提出的證據，不然Tiffany 對Costco 針對Tiffany Setting商標侵權訴訟無效。
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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