前期文章提到生物科技與醫藥專利實用性的標準，不同於一般產業，只要證明專利具有一般的利用性即可，而是採取較一般產業實用性標準更為嚴格的標準。當美國法放寬基礎醫學的成果，在符合一定要件下也可以申請專利，轉而要求生醫科技領域的實用性需要更具體指出其應用性，也就是實質應用性(practical utility)，以避免過於抽象或過於基礎生物醫學的研究被申請專利而阻礙科學的發展。2001年美國專利局有關實用性的判斷要件，也就是後來審查基準的2107條，此一基準較先前一版(1995年)的審查基準較為嚴格。2005年美國聯邦上訴法院，在In re Fisher案例中第一次確認美國專利局審查基準所採取的見解。本期文章將延續上一期生物醫學專利實用性主題，除了深入分析In Re Fisher案件外，更由實際案例了解「實質實用性」的內涵;並藉由介紹一些常在生物醫學領域中所引發的實用性問題的實際案例，包含研究實驗數據是否足以證明實用性、臨床試驗的數據支持發明實用性、以及化學介質是否可證明發明具有實用性等，深入探討實質實用性的問題。

In Re Fisher 案

In Re Fisher（註1）案件中，所涉及的專利是關於若干純化的核酸序列(purified nucleic acid sequences)，又稱之為”expressed sequence tags”或簡稱為ESTs。由Fisher申請643專利項第一項記載的內容來看（註2），Fisher 事實上並不知道基因確實的功能或結構。於專利審查期間，審查委員以獨立項第1項欠缺實用性，以及構成實施例揭露不完整而駁回申請。而後，Fisher上訴到專利局上訴委員會(PTO Board )，仍維持原決定。Fisher再向聯邦上訴法院提起上訴，而後聯邦上訴法院仍維持原判而確定。

Fisher案中，聯邦上訴法院重申1966年美國最高法院在Brenner vs Manson（註3）所建立的實用性標準:「申請的發明必須具有特定(specific)與實質(substantial)實用性以符合專利法第101條之要件」（註4）。所謂專利法第101條之要件，即是可專利性之要件。

本案在聯邦上訴法院判決中，首席法官指出，雖然在專利請求項每一段EST與經由轉錄而來的每一個基因相對應，但是並未指出基因的功能。Fisher雖然在專利申請中指出七種用途，但是沒有一個功能與基因有關。最後法院認為，專利申請人所主張的ESTs不過是研究中間物(research intermediates)，其有助於科學家分離特殊的基因，可以進一步進行基因實驗。法院也拒絕Fisher將EST比喻為顯微鏡，因為顯微鏡具有光學功能並能顯現被觀察物體之結構，但是EST只能偵測與EST具有相同結構的物質，因此不能類比（註5）。

Fisher案的判決對於確認2001年PTO審查基準具有重大的意義，然而上訴法院仍然停留在個案討論，對於實質實用的標準並未提出清楚的判斷標準，因此有關如何判斷是否具有實質的適用性仍有待進一步澄清。（註6）生物科技專利的實用性判斷涉及資料的評價，因此是否具備實用性要件，往往必須個案釐清，由個案事實的呈現藉由該領域技藝之人的觀點來判斷是否具有實用性。分析涉及不同態樣實驗資料之專利實用性爭議案例分析，有助於釐清美國對於生物科技專利對於實用性要件要求背後的法理，進一步可以協助確認專利之有效性。因此，以下分析體內、體外、人體試驗數據證明發明具有實用性之必要性、或以化學介質作為專利標的又如何克服實用性之問題。

體內與體外實驗數據

實驗室的研究數據分為體外(in vitro)和體內(in vivo)的實驗，但是不論是在聯邦上訴巡迴法院成立前，Nelson v. Bowler（註7）法院判決或是聯邦巡迴上訴法院成立後，聯邦上訴巡迴法院在Cross v. Iizuka（註8）一案中，都認為體內的與體外的研究數據都可以用來證明，其所主張的申請專利範圍具有醫藥治療效用。
雖然，體外和體內的實驗數據，都可以作為具有實用性的證據，但是PTO對於這些證據的內容有一定要求，需要考量相關因素，始可以支持專利符合實用性的要件。PTO分析實驗數據，係以「該技術領域技藝之人」的觀點，依據當時技術進行分析，申請人所提供的數據是否足以判斷該專利具有實用性。MPEP第2107.03條，指出判斷實驗資料是否可以證明實用性必須考量以下的若干要素：

1. 實驗測試的參數；
2. 實驗所選擇的動物；
3. 治療疾病與測試活動間之關係；
4. 化合物或組成物的特性；
5. 所提供的資料間相對重要性；
6. 申請人所提供之說明，包括這些資訊為何麼可以被相信，以及為什這些資訊為合可以支持實用性的。

2009年在In re ‘318 Patent Infringement Litigation（註9），聯邦上訴巡迴法院討論體內與體外實驗數據之間的關係，同時維持一審判決認為US專利號 4,663.318實施例揭露不完整因而無效之決定。本案深入討論申請人需提供何種實驗數據才可以滿足實用性的要件。

'318專利於1986年由Janssen Pharmaceutica N.V., Janssen L.P., and Synaptech, Inc.向美國專利局提出申請，而後取得U.S. Patent No. 4,663,318 (’318 專利)，該專利是一種以使用大量的雪花胺(galanthamine)治療阿茲海默症的方法，研究人發現阿茲罕默症與病人腦中某一種鹽類的濃度有關。

法院判決書指出318專利說書中有長達一頁摘要六個科學報告，這些報告內容提及有關人體或動物使用galanthamine的結果，然而專利說明書並未分析galanthamine與人類阿茲罕默疾病的關係。事實上，在專利申請過程中，專利審查委員認為318專利申請案與先前動物實驗數據相比較，並不具有顯著性。申請人則反駁，先前動物試驗中動物腦部實驗的數據是一般性的數據，並未指出與人類阿茲罕默疾病有何關係。因此，無法由動物實驗數據證明galanthamine可以用來治療人類的阿茲罕默疾病。申請人在專利申請過程中，甚至指出申請人並無有既有動物實驗得到galanthamine可以治療阿茲罕默症的知識，因此這項動物實驗仍在進行。這項實驗結果並為送到審查委員的手上。

2001年FDA核准，專利權人以galanthamine治療阿茲罕默症的新藥上市申請許可，隨後2005年，一些製造galanthamine學名藥的製造商，以ANDA以及Paragraph IV程序申請上市。專利權人Jassen控告這些學名藥公司侵害’318專利，而學名藥公司雖然承認侵權，但是主張’318專利無效，學名藥廠商指出該發明已被先前技術所揭露(anticipation)，欠缺顯著性(non-obvious)，實施例揭露不完整。地方法院判決，判定專利無效；但對於被告主張318專利欠缺新穎性、欠缺顯著性的主張並不採納，只有採納了實施例揭露不完整。

在判決中，上訴法院討論實施例與實用性的關係:「專利欠缺實用性是由於該發明無法操作(operative)或利用(useful)，此時也無法滿足揭露實施例之要求。（註10）」聯邦上訴法院在318專利中，係以實驗結果證明實用性。法院認為，雖然發明人無需以親自完成的動物實驗作為證據，且也並無必要以人體實證資料證明藥品的療效。法院認為一項體外試驗資料結合動物試驗資料足以證明實用性，以及疾病與藥品用途的關聯性。

本件案件審理法官提及發明人Bonnie David博士在專利審查期間，因為曾告知過PTO有關動物實驗galanthamine與阿茲罕默關聯性正在進行中，但因為實驗結果卻未遞交給專利局，因此法院認為申請階段中發明人並未滿足提供實施例的要件。法院認為318專利的申請案並未建立實用性的要件，因為專家證人也作證該專利書明書所揭露的實驗數據，並無法使該領域技藝之人認定galanthamine與治療阿茲罕默疾病有關，以及無法建立所謂的可信賴的實用性(credible utility)。因此，法院認為318申請案，所提供的實驗數據不過是單純的假設並提出實驗的建議，以確認假設是否正確，因此無法證明其具有實用性。

人體臨床試驗數據

除了體外實驗的數據，影響實用性要件審查之外，製藥業申請專利時，以人體臨床試驗資料支持實用性，也會面臨實用性審查的挑戰。然而，聯邦上訴巡迴法院表示，以臨床實驗證據建立其實用性尚無任何「當然」(per se)的要件（註11）。的確，一般技術領域之人合理的相信其在實驗室外或是甚至在實驗室外的製藥活動與化合物間的相關性，這些相關經驗及其結果將可符合專利法實用性的要件。

事實上，如前所述，申請人也許會依賴體內或體外的實驗結果以確認醫藥用途，而可以滿足實用性要件，而不需要再進一步的提供人類的臨床試驗的證據。或者是，申請人也可因為化學結構類似，而建立實用性，無需再進一步提供人體試驗資料（註12）。

在實用性缺乏足夠實用性證據的情況中，主張可有效治療人類的藥物專利或是專利申請範圍，然後人類的臨床實驗數據也許是唯一可以示範實用性的方法。例如在Ex Parte Balzarini（註13）申請人主張申請專利範圍的不同藥學化合物可以用來治療人類愛滋病，當時申請人提出了體外實驗的結果，但是審查人員認為該領域技藝的人無法認同體外實驗的成功的結果，就可以證明可以治療人類的疾病。審查官進一步解釋，在本案的申請日，1987年10月8日前，該技術領域之人並未成功地成功的聯結有關愛滋病體外治療和體內治療的結果的可能性，因此申請人並未滿足實用性的要件。專利局上訴委員會也指出：「雖然我們不要求提供臨床實驗結果，但是如果該技術領域之人認為臨床實驗是不可或缺的資料，此時臨床實驗結果將是非常重要的。」（註14）

在專利申請案，如果專利申請人已經擁有人類臨床實驗數據，PTO會認為申請案應該被視為已經滿足實用性的要件。理由在於藥品的人類臨床實驗需要FDA的許可才可以進行，而在FDA核准藥品的人體試驗，藥品的上市申請人必須向FDA證明該藥品是具有效果。因此，FDA允許進行人類臨床實驗，就事指該領域技藝之人相信該藥物是有效，所以足以證明該藥物具有實用性。

化學介質(intermediates)

製藥業在藥物製造上，時常會使用化合物作為介質以合成新的化合物，但該介質並非提供終端消費者，因此作為介質的化合物是否具有實用性，引發爭議。並非所有的化合物都會被使用作為化學介質，然而，假如化合物的主要的使用方式是用來製造最終的產品，則該化合物可以被認為是化學介質。

根據Brenner v. Manson及其後的發展，化合物可將被用來生成其他化合物，並無法證明該化合物介質具有實用性。如果使用介質，是為生成他化學合成物，而該化合物具有已知的用途，則會被視為已滿足實用性的要件。反之，若介質生成的化合物不具備已知的用途，則無法滿足實用性的要件。

在1967年，有兩個CCPA的決定，關於化學介質可以生成化合物具有已知用途，是影響化學介質可否專利之重要因素。在In re Kirk中，申請人主張化學物的介質可以生成芳香類固醇賀爾蒙及其他生物有用的合成物，審查官以缺乏實用性駁回專利申請，因此申請人並未指出所生成產品如何有用。

結論

2013 年美國最高法院在Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics案中針對人類基因是否可以專利問題作出判決，認定人類基因為自然界的產物(nature of product)，而不具可專利性。事實上，這個判決並無阻斷所有基因申請專利可能，對於科學家加工過的基因仍可以專利。這個判決引發許多討論與爭議，也勢必影響未來生物科技發展的方向。

從專利標的的角度來看，美國最高法院向來採取最大寬容的態度，因此在1980在Diamond v. Chakrabarty乙案中，為可專利的標的，作成經典的註解：「anything under the sun that is made by man。」然而，所謂所有在太陽底下經由人類所作成的事物究竟所指為何?在不同生物界領域，似乎也有不同的解讀。由政策面來看，去年最高法院判決相當程度將阻斷一些基因專利申請，似乎最高法院限縮過去見解，以避免基因專利過度氾濫，而影響基礎科學之研究。

事實上，近年來日趨嚴格的實用性要件，也是在避免生物科技可專利標過於寬廣，而採取嚴格標準，藉以排除一些不適當的標的取得專利，其目的也是在避免對於基準研究造成障礙，而抵觸專利促進發展的目的。理論上，藉由調控實用性要件的寬嚴，與限縮human made的定義，將可以達到引導生物科技產業效果，但實際上是否有這樣的效果，有賴進一步實證研究方可證明。

附註：

1. 421 F.3d 1365
2. Claim 1: A Substantially purified nucleic acid molecule that encodes a maize protein or fragment therefore comprising a nucleic acid sequence selected from the group consisting of SEQ ID NO:1 through SEQ ID NO:5.
3. 383 U.S. 519. (1966)
4. 421 F.3d 1365 at 1371.
5. John R. Thomas, Pharmaceutical Patent Law, 2nd Ed, page 79 (2010).
6. Tashica T. Williams, In Re Fisher: Raising the Utility Hurdle for Express Sequence Tags, Berkeley Technology Law Journal, Vol 21:123, Issue 1 , page 124 ( 2014).
7. 626 F.2d 853.
8. 753 F. 2d 1040.
9. In re ’318 Patent Infringement Litigation, Nos. 08-1594, 09-1070, -1088 (Fed. Cir. Sept. 25, 2009),
10. In re ’318 Patent Infringement Litigation, Nos. 08-1594, 09-1070, -1088 (Fed. Cir. Sept. 25, 2009),
11. In re Cortwright, 165 F.3d 1353, 1355.
12. In re Jolles, 628 F.2d 1322.
13. 21 USPQ2d 1892.
14. Id 1897

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