但對於如此浮濫地申請電腦軟體專利,美國近5年來,法院開始出現批判聲浪,並開始出現重要判決。首先,美國最高法院在2010年的Bilski v. Kappos案中,判定某種商業方法透過電腦軟體執行,不具有專利適格性(註1)。而在2014年6月,美國最高法院又在最新的Alice v. CLS Bank案中,認為純粹的商業方法專利不具有專利適格性(註2)。以下本文介紹2014年6月美國最高法院的Alice v. CLS Bank案的最新判決結果,透過此案讓我們了解電腦軟體專利之重要發展。
本案聯邦最高法院作出判決,乃屬於全體一致意見。其先指出,美國專利法第101條,對於專利適格性,並沒有做太多限制,其規定:「任何人發明或發現一新的、有用的程序、機器、製造物、組合物,或任何新或有用的改良,符合本法其他條件或要求下,就可取得專利。(註9)」從條文上來看,其對可專利的事項並沒有排除任何項目,但美國最高法院在2013年涉及人體DNA之專利適格性的Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics案(註10)中,卻再次重申,法院根據長久以來的判決,自行建立了三種例外,分別是自然法則(Laws of nature)、自然現象(natural phenomena)與抽象概念(abstract ideas)。
最高法院在1972年的Benson案,系爭專利請求項乃是一種演算法,將二進位制編碼的十進位數轉化成純粹的二進位數字的方法。最高法院認為,該專利實質上就是想將演算法本身申請專利,而認為其不具專利適格性的抽象概念(註13)。另外,在1978年的Parker v. Flook案(註14)中,系爭專利涉及的是一個數學公式,乃在化學反應過程中的計算其「警告上限」的一種數學公式,法院也認為其乃是不具有專利適格性的抽象概念。
而在2010年時,最高法院判決了Bilski v. Kappos案(註15)。該案涉及的專利,乃是一種對抗價格波動財務風險的避險方法。該案的請求項1,描述了一系列的避免步驟,包括:(1)啟動財貨提供者和消費者間的一系列財務交易。(2) 界定對同一財貨有反風險的市場參與者。(3)啟動市場參與者與財貨提供者間的一系列交易,以平衡第一系列的消費者交易的風險位置。請求項4則將請求項1的概念,寫成簡單的數學公式。剩餘的請求項則是提出在其他商品和能源市場的避險案例。最高法院全體大法官在該案中一致同意,Bilski案中的系爭專利只是一抽象概念,系爭專利只是描述避免的基本概念而已(註16)。
但專利權人認為,所謂的抽象概念,只限於過去就已經存在的基本事實,且是不需要人類運作的原則(preexisting, fundamental truths that exist in principle apart from any human action)。但最高法院認為,抽象概念並無此限制。例如,Bilski案中的避險概念,也不是一個既已存在的基本事實,而且其乃是一個組織人類活動的方法,而非關於自然世界的事實。此外,在Bilski 案中,其中一項請求項將該避險方法簡化為一數學公式,但該案中最高法院並沒有認為其就具有專利適格性。因此,最高法院認為,本案中的中介者交割概念,與Bilski案中的避險概念,幾乎一樣,都屬於抽象概念(註18)。
在前述的Benson案中,其涉及將一演算法,放入一般目的的數位電腦中執行。該案中指出,當演算法屬於抽象概念時,請求項必須要對該概念提供一新穎且有益的應用(supply a "'new and useful'" application),才具有專利適格性(註20)。但最高法院認為,以電腦執行某演算法,並沒有提供必要的發明概念,因此,該案中提出一重要原則,單純的將數學公式執行在硬體(電腦中),本身並非該原則的可申請專利的應用(註21)。
同樣地,前述Parker v. Flook案處理的原則也是將某一數學公式以電腦執行的專利。該公式本身是抽象概念,而電腦執行只是單純的慣例(conventional)。Flook 案中提出一命題:試圖限制該抽象概念的應用於特定的科技環境,並不因此就使其具有專利適格性(註22)。
將所有元件合併一起觀察(as an ordered combination),專利權人的方法請求項,只是指出將中介者交割的概念交由電腦執行。系爭方法請求項並不是想改善電腦本身的運作,或在另一個科技或技術領域中發揮改善的效果。因此,系爭請求項只是將中介者交割的抽象概念只是由某種電腦執行,並不足以將該抽象概念轉化為具有專利適格性的發明(註25)。